浅析外观设计专利近似侵权判定

作者：章建勤 张小娟 北京市隆安律师事务所

一、外观设计专利近似侵权的概念

《中华人民共和国专利法》（2009年10月1日起施行）第十一条第二款规定：“外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品”。第五十九条第二款规定：“ 外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计”。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（自2010年1月1日起施行）第八条规定：“在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上，采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利法第五十九条第二款规定的外观设计专利权的保护范围”。据此，任何单位或者个人未经专利权人许可，为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品，就构成侵犯外观设计专利权。更具体说，任何单位或者个人未经专利权人许可，为生产经营目的所制造、许诺销售、销售、进口的产品与授权外观设计专利产品种类相同或者相近，而且所述产品的外观设计与所述授予专利权的产品外观设计相同或者近似的，所述制造、销售、许诺销售、进口的行为就构成侵犯外观设计专利权。而构成侵犯外观设计专利权又分为：在与授权外观设计专利产品相同或者相近种类产品上，采用与授权产品外观设计相同的外观设计；在与授权外观设计专利产品相同或者相近种类产品上，采用与授权产品外观设计近似的外观设计两种情况。第一种情况，即制造、销售、许诺销售、进口的产品的外观设计与授予专利权的产品的外观设计相同的，被称为外观设计专利相同侵权；第二种，即制造、销售、许诺销售、进口的产品的外观设计与授予专利权的产品的外观设计近似的，被称为外观设计专利近似侵权。

请读者特别注意，本文所述的外观设计专利近似侵权的“近似”指的是被诉产品的外观设计与授予专利权的外观设计之间的近似，而不是被诉产品与授予外观设计专利权的产品种类之间的相近。

本文将对如何判定是否构成外观设计专利近似侵权予以解释。而对外观设计专利相同侵权的判定，请参见笔者的《外观设计专利相同侵犯的判定》一文。

二、法律及司法解释关于外观设计专利近似侵权的规定

除上文所引述的法律及司法解释的条文外，关于外观设计专利近似侵权相关规定还有：

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（自2010年1月1日起施行）

第十条 人民法院应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力，判断外观设计是否相同或者近似。　

第十一条　人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断；对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征，应当不予考虑。

下列情形，通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响：

（一）产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位；

（二）授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征。

被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的，人民法院应当认定两者相同；在整体视觉效果上无实质性差异的，应当认定两者近似。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（自2016年4月1日起施行）

第十四条 人民法院在认定一般消费者对于外观设计所具有的知识水平和认知能力时，一般应当考虑被诉侵权行为发生时授权外观设计所属相同或者相近种类产品的设计空间。设计空间较大的，人民法院可以认定一般消费者通常不容易注意到不同设计之间的较小区别；设计空间较小的，人民法院可以认定一般消费者通常更容易注意到不同设计之间的较小区别。

三、构成外观设计近似侵权的要件

只有同时具备了下述三个要件，才能构成外观设计专利近似侵权，缺少其中任何一个要件都不可能构成外观设计专利近似侵权。当然，任何单位或者个人，其行为同时具备了下述三个要件，就构成了以近似方式侵犯他人外观设计专利权。

（一）行为要件

任何单位或者个人，未经专利权人许可，为生产经营目的实施了制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品行为中的一种，或者几种。

 特别需要注意的是，任何单位或者个人，使用授权外观设计专利产品，不论是否是为了生产经营的目的，都不构成侵犯专利权。这与为了生产经营目的，使用发明专利或者实用新型专利产品会构成专利侵权不同。

（二）被诉侵权产品与授权外观设计产品的种类相同或者相近

只有被诉侵权产品与授权外观设计产品的种类相同或者相近，才可能构成外观设计专利近似侵权。否则，就不可能构成侵犯所述外观设计专利权，当然也就不会构成外观设计专利近似侵权。根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（自2010年1月1日起施行）第九条规定，人民法院应当根据外观设计产品的用途，认定产品种类是否相同或者相近。

也就是说，此处所述的种类相同或者相近实际指的就是产品用途相同或者相近，只要产品用途相同或者相近，就可认定成种类相同或者相近。

同时，根据该第九条的规定，可以参考外观设计的简要说明、国际外观设计分类表、产品的功能以及产品销售、实际使用的情况等因素，确定产品的用途。需要特别强调的是，外观设计的简要说明、国际外观设计分类表、产品的功能以及产品销售、实际使用的情况等因素仅是判断产品种类是否相同或者相近的其中一个要素，要结合这些所有的要素综合判断。判断所述产品种类是否相同或者相近，对于构成外观设计专利侵权非常关键，要非常重视。一些专利权人就是在产品是否相同或者相近的判断上不够重视，出现了失误，导致发起错误诉讼，给自己和他人都造成巨大损失。

引起社会广泛关注，成为热点的北京知识产权法院作出的（2016）京73民初276号案例中，原告奇虎360公司主张被告江民公司向用户免费提供电脑软件的行为侵犯了其名称为“带图形用户界面的电脑”的外观设计专利权。对此，该判决认为涉案专利的产品为电脑，而被诉侵权软件并不属于外观设计产品的范畴，即使被诉侵权软件的图形用户界面与涉案专利的图形用户界面相同或者近似，被诉侵权软件亦未落入涉案专利权的保护范围。该判决正是基于被诉侵权产品与涉案外观设计专利权的产品种类不构成相同也不构成相近，而驳回了原告的诉讼请求的。尽管该案原告发动了大量权威人士说服审案法官“顺应民意”进行“创新”判决，但该判决还是恪守了判定是否构成外观设计侵权的基本前提，而认定不构成侵犯涉案外观设计专利权。

（三）采用了与授权外观设计近似的外观设计

构成外观设计专利近似侵权的另一个必不可少的要件是，被诉侵权产品采用与授权外观设计近似的外观设计。而何为采用与授权外观设计近似的外观设计，根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（自2010年1月1日起施行）第十条规定，人民法院应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力，判断外观设计是否相同或者近似；第十一条第三款规定，被诉侵权产品外观设计与授予专利权的外观设计在整体视觉效果上无实质性差异的，应当认定两者近似。因此，按照外观设计专利产品的“一般消费者”的知识水平和认知能力，被诉侵权设计与授权产品外观设计在整体视觉效果上无实质性差异，就构成了采用与授权外观设计近似的外观设计。何为“整体视觉效果上无实质差异”，法律、司法解释都没有更进一步或者更具体的说明，因此是外观设计专利侵权的难点所在，本文将在下述判定步骤部分，将司法实践中的做法及笔者的理解，根据相关判例努力进行解释说明。

四、判定是否构成外观设计专利近似侵权的步骤

判定构成外观设计专利近似侵权分三个步骤：

第一，判断涉案外观设计专利权是否合法有效；

第二，判断未经专利权人许可，为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口的外观设计专利产品（以下简称被诉产品）与涉案授权外观设计专利产品种类是否相同或者相近；

第三，判断被诉产品是否采用了与涉案授权外观设计近似的外观设计。

（一）判断涉案外观设计专利权是否合法有效

判断涉案专利权的合法有效对于发明专利、实用新型、外观设计专利是相同的，此处从略。

（二）判断被诉产品与涉案授权外观设计专利产品种类是否相同或者相近

产品种类是否相同或者相近，在通常情况下都会达成共识，不会产生争议，但在个别时候，也会引起争议，特别是在产品具有多种用途的时候。笔者根据所研究过的大量判例，特别是总结最高人民法院的判决后认为，只要被诉产品与涉案外观设计专利产品的用途有交集，就应当构成用途相同，进而就可认定种类相同或者相近。对于用途是否相同的判定主体，法律和司法解释都没有作出规定，笔者认为也应该设立类似于“一般消费者”这样的概念来指引用途是否相同或者相近的判断。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（自2010年1月1日）第九条规定，对于涉诉外观设计专利产品的用途判断，应当按照授权外观设计的简要说明、国际外观设计分类表、产品的功能以及专利产品实际销售、实际使用的情况等因素确定。更进一步，对于被诉侵权产品的用途，实务中则应当按照该产品销售、许诺销售的广告内容、产品说明书、产品销售时摆放的位置（传统商场中的位置或者网络商场中的位置），普通购买者认为的用途等要素进行综合判断。而普通购买者认为的用途应当作为考虑被诉侵权产品的关键要素。因此，用途判定的主体应该是被诉产品的“普通购买者”。

（三）判断被诉产品是否采用了与涉诉授权外观设计近似的外观设计

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（自2010年1月1日起施行）第十一条第三款规定，被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无实质性差异的，人民法院应当认定两者近似。据此，只要被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无实质性差异，就可得出被诉产品采用了与涉诉授权外观设计近似的外观设计的结论。但到底何为被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无实质性差异，本文将从判断主体、判断客体、判断方法、判断客体的关键要素四个环节予以解释说明。

1. 判断主体——“一般消费者”

 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（自2010年1月1日起施行 ）第十条规定：“人民法院应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力，判断外观设计是否相同或者近似”。据此，判断被诉产品是否采用了与授权外观设计近似的外观设计的主体是“一般消费者”。由于“一般消费者”不是任何具体的人，而是为了克服判断者的主观任意性而设立的一个法律概念，但在实际进行判断时，必然又是某一个具体的人，不论是专利权人、代理律师还是审案法官。设立此概念的目的实际是为了教导判断者在判定被诉产品是否采用了与授权外观设计近似的外观设计时，把自己当成“一般消费者”，或者用“一般消费者”所具有的法律特征约束导引自己，以便得出尽可能客观公正的判断结果。以便不同的判断者，特别是利益互相对立的判断者，也能够得出一致的判断结果，或者能够达成共识。以便尽可能的克服“屁股决定脑袋”的现象。

设立“一般消费者”的概念，还为了给判断者的共同的分辨力大小设定一个标准。站在“一般消费者”的角度，除了判断标准彼此统一外，还有一个判断者共同拥有的分辨力大小的问题。例如，对于色盲者，他们就分辨不出色彩的区别；对于高度弱视者，就分辩不出形状和/或图案的细微变化。因此，同样的两个比较对象，让分辨力弱的人判断，它们的整体视觉效果可能无差异；让分辨力强的人判断，可能得出的结论是整体视觉效果差异明显甚至巨大。

因此，“一般消费者”的分辨力也就是作为被诉商品消费者通常具有的分辨力，而不具有被诉产品有关的专业人士或者有特别兴趣的爱好者所具有的分辨力。

另外，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（自2016年4月1日起施行）第十四条规定：“人民法院在认定一般消费者对于外观设计所具有的知识水平和认知能力时，一般应当考虑被诉侵权行为发生时授权外观设计所属相同或者相近种类产品的设计空间。设计空间较大的，人民法院可以认定一般消费者通常不容易注意到不同设计之间的较小区别；设计空间较小的，人民法院可以认定一般消费者通常更容易注意到不同设计之间的较小区别”。据此，在判断被诉产品与涉诉授权外观设计是否整体视觉效果实质相同时，判断主体除了将自己当成“一般消费者”，进行客观判断外，还要按照判断对象所属领域“设计空间”的大小来调整自己的分辨力。关于“设计空间”概念的理解及应用详见笔者的《“设计空间”概念的理解和应用》一文。

2.判断客体

 判断客体即判断对象。在判断被诉产品是否采用了近似授权外观设计时，实际是要将被诉侵权产品与授权外观设计授权文件中表示授权外观设计的图片或者照片比较（使用状态参考图不是比较的对象）。

有时，为了方便，在原、被告双方同意的情况下，也可以将被诉侵权产品的照片分别与授权外观设计授权文件中的图片或者照片对应比对。但无论如何，不能将被诉产品或者被诉产品的照片与专利产品比对，也不能与专利产品的照片比对。

3.判断方法

 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（自2010年1月1日起施行 ）第十一条规定：“人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断；对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征，应当不予考虑”。据此，在判断被诉产品与授权外观设计在整体视觉效果上有无实质性差异时，应当将授权外观设计授权文件中的每张照片或者图片，与被诉产品对应的视图进行比对，例如主视图对主视图，将它们各自视图中能够给“一般消费者”留下视觉印象或者能够引起“一般消费者”注意力的各设计要素，到底是分别对应相同、近似还是既不不相同也不近似，一一作出判断，并逐一记录。在此基础上，综合考虑这些经过各自分别比较并记录的所有要素，得出被诉产品与授权外观设计视觉效果是否实质相同的结论。

另外，该条还规定了“对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征，应当不予考虑”。何为功能性技术特征及其对是否构成外观设计专利侵权的影响，最高人民法院针对高仪股份有限公司与浙江健龙卫浴有限公司侵害外观设计专利权纠纷案第(2015)民提字第23号判决的相关判理论述实在精彩，原文引述如下。笔者坚信读者对该论述认真阅读、用心体会后，“功能性技术特征的理解和应用”将不再成为问题。

“本院认为，外观设计的功能性设计特征是指那些在外观设计产品的一般消费者看来，由产品所要实现的特定功能唯一决定而不考虑美学因素的特征。通常情况下，设计人在进行产品外观设计时，会同时考虑功能因素和美学因素。在实现产品功能的前提下，遵循人文规律和法则对产品外观进行改进，即产品必须首先实现其功能，其次还要在视觉上具有美感。具体到一项外观设计的某一特征，大多数情况下均兼具功能性和装饰性，设计者会在能够实现特定功能的多种设计中选择一种其认为最具美感的设计，而仅由特定功能唯一决定的设计只有在少数特殊情况下存在。因此，外观设计的功能性设计特征包括两种：一是实现特定功能的唯一设计；二是实现特定功能的多种设计之一，但是该设计仅由所要实现的特定功能决定而与美学因素的考虑无关。

对功能性设计特征的认定，不在于该设计是否因功能或技术条件的限制而不具有可选择性，而在于外观设计产品的一般消费者看来该设计是否仅仅由特定功能所决定，而不需要考虑该设计是否具有美感。

一般而言，功能性设计特征对于外观设计的整体视觉效果不具有显著影响；而功能性与装饰性兼具的设计特征对整体视觉效果的影响需要考虑其装饰性的强弱，装饰性越强，对整体视觉效果的影响相对较大，反之则相对较小。”

要特别注意的是，材料、内部结构等，对视觉效果不产生影响时，才不予考虑。但如果对视觉效果产生影响，例如被诉侵权产品的材料是不锈钢，如果授权外观设计要求保护色彩，而且声明其要求保护的色彩是木材特有的色彩时，由于此时不同材料的视觉效果可能不同，因此就应该予以考虑。还有，对于能够直接观察到的内部结构，例如，外壳是透明材料，或者在使用状态时，外壳是开启的，这种情形下，内部结构因为能够被直接观察到，就对视觉效果有影响，就要予以考虑。

4.判断客体中一定要重点考虑的关键要素

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（自2010年1月1日起施行）第十一条第二款规定：“下列情形，通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响：（一）产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位；（二）授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征”。据此，判定对象中设计特征在产品上所处的位置不同，或者与相关现有设计中的异同点不同，对判断者整体视觉效果的影响大小是不同的，需要区别对待。对于构成近似侵权而论，要求被诉产品与授权外观设计要整体视觉效果无实质性差异，区分不同设计要素对视觉效果影响力的大小，对于是否构成近似侵权就非常关键。在进行近似侵权判定时要特别注意。

五、外观设计专利近似侵权判定的难点及解决

（一）外观设计专利近似侵权判定的难点

 如上文所述，构成外观设计专利近似侵权的必备要件之一是，被诉产品外观设计与授权外观设计要整体视觉效果无实质性差异。但何为“整体视觉效果无实质性差异”，则法律和司法解释都没有进一步的规定或解释，因此在司法实践中造成了相当大的困难，也引起了相当的混乱。

（二）外观设计专利近似侵权判定难点的解决方案及应用

1.外观设计专利近似侵权判定难点的解决方案

对此难题，笔者认为最高人民法院针对高仪股份有限公司与浙江健龙卫浴有限公司侵害外观设计专利权纠纷案，在(2015)民提字第23号判决中，通过对其判理的阐述，对于解决该难题给出了非常难得的判定方法和标准，其判理相关部分原文引述如下。该判决对笔者解决专利近似侵权判定中难点，即判定何为“整体视觉效果无实质性差异”，帮助非常大，期望对读者能有更大的帮助。

“本院认为，外观设计专利制度的立法目的在于保护具有美感的创新性工业设计方案，一项外观设计应当具有区别于现有设计的可识别性创新设计才能获得专利授权，该创新设计即是授权外观设计的设计特征。通常情况下，外观设计的设计人都是以现有设计为基础进行创新。对于已有产品，获得专利权的外观设计一般会具有现有设计的部分内容，同时具有与现有设计不相同也不近似的设计内容，正是这部分设计内容使得该授权外观设计具有创新性，从而满足专利法第二十三条所规定的实质性授权条件：不属于现有设计也不存在抵触申请，并且与现有设计或者现有设计特征的组合相比具有明显区别。对于该部分设计内容的描述即构成授权外观设计的设计特征，其体现了授权外观设计不同于现有设计的创新内容，也体现了设计人对现有设计的创造性贡献。

由于设计特征的存在，一般消费者容易将授权外观设计区别于现有设计，因此，其对外观设计产品的整体视觉效果具有显著影响，如果被诉侵权设计未包含授权外观设计区别于现有设计的全部设计特征，一般可以推定被诉侵权设计与授权外观设计不近似”

“另外，对于非设计特征之外的被诉侵权产品外观设计与涉案授权外观设计相比的区别设计特征，只要其足以使两者在整体视觉效果上产生明显差异，也应予以考虑。”

综上所述，笔者认为，只要被诉侵权设计未全部包含授权外观设计区别于现有设计的全部设计特征的，一般就应当认定被诉设计与授权外观设计整体视觉效果有实质性差异，不构成外观设计专利近似侵权。另外，即使被诉侵权设计包含了全部授权设计区别于现有设计的设计特征，但只要被诉侵权设计包含了使其与授权外观设计整体视觉效果上有显著差异的设计特征的，一般也应认定为两者在整体视觉效果上具有实质性差异，不构成外观设计专利近似侵权。

据上所述，在判定被诉设计与授权外观设计在整体视觉效果上有无差异时，应当确定使授权外观设计区别于现有设计的设计特征。同时确定被诉侵权设计中使其与授权外观设计整体视觉效果上具有显著差异的设计特征。在此基础进行综合判断。如果被诉侵权设计未包含授权外观设计区别于现有设计的全部设计特征，一般可以推定被诉侵权设计与授权外观设计不近似。或者只要被诉侵权设计包含了使其与授权外观设计整体视觉效果上有明显差异的设计特征的，一般也应认定为两者在整体视觉效果上具有实质性差异，不构成外观设计专利近似侵权。由于被诉侵权产品在使用状态时，容易被直接观察到部位的设计特征，对整体视觉效果有显著影响，因此对于被诉产品与授权外观设计对应的在使用时容易被直接观察到的设计特征中的区别点要给予充分重视。

2.外观设计专利近似侵权判定难点的解决方案在专利侵权诉讼中的应用

为了确定授权外观设计区别于现有设计的全部设计特征，就应该对于现有设计进行检索。在其他要素一样的情况下，授权外观设计区别于现有设计的设计特征越多，构成外观设计近似侵权的可能性越小，对被告越有利。相反，则对原告越有利。

因此，对于被告来说，就要挖掘出涉案授权外观设计区别于现有设计的尽可能多的设计特征。为此，对涉案外观设计专利提起无效宣告申请，是被告应对构成外观设计专利近似侵权的非常好的策略。在无效宣告审理过程中，就算涉案专利最终不能被无效掉，但专利权人为了保住其专利，就会主张并证明其涉案专利具有尽可能多的区别于现有设计的设计特征。

此会在侵权诉讼中，判定被诉产品是否构成近似侵权时，给被告提供很大帮助。

对于原告而言，在其他条件不变的情况下，特别是权利稳定性不受影响的前提下，涉案授权外观设计区别于现有设计的特征越少越好，因此，在主张涉案授权外观设计区别于现有设计的设计特征时就要尽量慎重。

对于法官来说，先要求原、被告双方各自对涉案外观设计区别于现有设计的设计特征进行举证，并组织质证、认证；在确定了涉案外观设计区别于现有设计的设计特征之后，再进行整体比对，综合判断。

此对准确判定是否构成外观设计专利近似侵权至关重要。