平面商标的商标专用权能否延伸到商品形状？

视觉上可感知的商标分为平面商标和立体商标（三维标志）。前者即一般的文字、图形，后者往往以商品外形、商品包装（如瓶、盒之类）的特有形状来表示。[1]近几年，因商品形状与他人平面商标相同或近似产生的纠纷有不断增加的趋势。为此，笔者认为有必要就平面商标的商标专用权能否扩大到商品形状进行探讨。

一、平面商标的保护范围是否涵盖商品形状

《中华人民共和国商标法》第四十八条规定：

“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”

目前，相关法律法规及司法解释并未明确规定前述“将商标用于商品”是否包含“将商标用作商品形状”。

国家工商行政管理总局商标局2018年8月13日发布的《提供商标使用证据的相关说明》中规定：

“一、商标使用在指定商品上的具体表现形式有：1.采取直接贴附、刻印、烙印或者编织等方式将商标附着在商品、商品包装、容器、标签等上，或者使用在商品附加标牌、产品说明书、介绍手册、价目表等上；……”

从前述规定看，商标局并未规定将平面商标作为商品形状属于商标使用形式之一，而是认为商标是附着在商品上，不包含商品本身的形状。

笔者认为，平面商标的保护范围，不应扩大到商品形状，主要理由如下：

01、平面商标和立体商标是不同的两类商标，取得商标注册的限制条件也不同。

平面商标和立体商标是不同的两类商标，取得商标注册的限制条件也不同。依据《商标法》第十二条“以三维标志申请注册商标的，仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状，不得注册。”之规定，立体商标的注册有特殊的限制规定，某个平面标志虽然符合申请注册平面商标的条件，但并不必然可以作为立体商标申请注册。因此，平面商标的保护范围如果扩大到商品形状，相当于权利人可以基于平面商标直接享有立体商标的权利。

02、商品形状属于工业品外观。

商品形状如果具有独创性并达到作品的创作高度，可寻求著作权保护。商品形状符合外观设计专利授权条件的，也可寻求专利保护。著作权及外观设计专利权均有一定的保护期限限制，而商标权可以通过不断续展得到无限期的保护。平面商标的保护范围如果扩大到商品形状，将会使某些本来应当由著作权或外观设计专利权进行保护的权利，变成了没有保护期限限制的商标权，显然有违公平原则。例如：将“鳄鱼”图形在玩具类商品上申请注册为商标，相当于垄断性地限制他人将和该“鳄鱼”图形商标相同或近似的形象制作成玩具，这显然也不是立法者所希望看到的。

3、商标侵权判定中的“近似容易导致混淆”、著作权侵权判定中的“接触+实质性相似”、外观设计专利侵权中的“相似”三种侵权认定原则差异很大。

相比较而言，商标侵权认定中关于“近似商标”认定的标准要比著作权侵权的“抄袭”以及外观设计专利权侵权的“相似”宽松得多。例如：各自独立创作的“鳄鱼图形”，认定著作权侵权的“抄袭”肯定比认定商标侵权的“近似商标”要严格得多。如平面商标的保护范围扩大到商品形状，也必然会不当限制公众的创作或表达自由，限制了公众对商品形状的开发设计。

4、现行法律法规及司法解释，并未明确规定商标侵权案件中混淆的具体情形。

通常认为，混淆包括对产品来源的混淆或者经营主体的混淆。司法实践中，支持平面商标的保护范围应扩大到商品形状的观点之一是从售后混淆的的角度予以分析。笔者认为售后混淆目前仅仅是学理上的探讨，且商标侵权认定是否应当考虑售后混淆存在诸多争议，不宜从售后混淆的角度支持构成商标侵权的主张。有学者认为，售后混淆理论表面看起来确实是针对混淆问题，但实则与传统混淆可能性理论相去甚远，甚至违背了商标法规制混淆侵权的基本精神和价值取向。如果任由其发展和使用，会损害其他参与市场竞争的主体和消费者的利益，给市场经济带来很多的负面影响。[2]

5、若某平面商标已经具有较高市场知名度，他人商品形状与其注册商标相同或近似容易导致混淆的，权利人也可引用前述规定从不正当竞争的角度主张权利。

《中华人民共和国反不正当竞争法》第六条第（四）项规定：“经营者不得实施下列混淆行为，引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系：……（四）其他足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为。”若某平面商标已经具有较高市场知名度，他人商品形状与其注册商标相同或近似容易导致混淆的，权利人也可引用前述规定从不正当竞争的角度主张权利。

二、能否将商品形状认定为商品装潢，并进而认定构成商标侵权

司法实践中，有当事人提出商品形状属于商品装潢，依据《商标法实施条例》第七十六条“在同一种商品或者类似商品上将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的，属于商标法第五十七条第二项规定的侵犯注册商标专用权的行为。”之规定，商品形状与他人平面注册商标相同或者近似，误导公众的，构成商标侵权。

《现代汉语词典》对“装潢”的解释为：

（1）装饰物品使美观（原只指书画，今不限）；

（2）物品的装饰。

《现代汉语词典》对“形状”的解释为：

物体或图形由外部的面或线条组合而呈现的外表。

笔者认为，“装潢”是指通过文字、图案、色彩或其组合对于物品进行装饰，而“形状”是指物品本身的外表。“形状”不能等同于“装潢”。

《国家工商行政管理局关于禁止仿冒知名商品特有的名称、包装、装潢的不正当竞争行为的若干规定》第三条规定：

“本规定所称装潢，是指为识别与美化商品而在商品或者其包装上附加的文字、图案、色彩及其排列组合。”

根据此规定，装潢并不包括商品形状本身。

平面商标的商标权人主张他人商品形状与其商标相同或近似容易导致混淆的案件，广州知识产权法院作出的（2018）粤73民终1530号判决，并未将商品形状等同于商品装潢，从商品装潢的角度认定构成商标侵权。

广州知识产权法院在判决中阐述：

“商标作为商品的标志，其基本功能是区别商品的不同。认定是否构成商标侵权，应严格执行法定的衡量标准，准确界定权利保护边界，不能随意扩大，否则就会影响市场秩序的规范稳定。在没有证据证明被告经营的店铺销售涉案商品时存在将与原告注册商标相似的商品形状作为“商标性使用”、误导消费者将案涉商品“混淆”为原告商品的情形下，依法就不能认定被告经营的店铺销售案涉商品的行为构成了商标侵权。”

综上，笔者认为，平面商标的保护范围，不应扩大到商品形状。平面商标若具有较高市场知名度,他人商品形状和平面商标相同或近似,容易导致相关公众混淆的,权利人应寻求反不正当竞争法保护为宜。

注释：

[1] 《知识产权论》之《商标法》，作者：郑成思

[2] 参阅《商标法售后混淆规则适用范围之反思与界定》，作者：姚鹤徽