浅谈中国企业如何进行海外商标布局

商标保护遵循地域性原则，在中国注册有效的商标无法在其它国家或地区自动获得保护。而要在其它国家或地区获得商标保护，则需在当地官方主管部门注册商标。随着走出国门的中国企业越来越多，海外商标布局成为时下热点。商标不仅作为企业重要的无形资产，搭载其产品声誉和企业商誉，而且是企业顺利生产经营、避免生产系列法律纠纷的重要权利载体。

企业可将商标权用作掌握主动权的手段，对在相同或类似商品和服务上使用与其注册的相同或近似商标的行为进行打击，也可将商标权作为防御手段，抵御他人可能主张的商标侵权滋扰。本文即从防御的角度，讨论中国企业在海外进行商标布局的问题。

一、 商标的选择

1.选择显著性强的标识作为主商标

海外商标布局首先是企业主商标的布局。企业主商标是指一个商标所有者，在相同的商品或服务上注册几个近似的商标，或在不同商品上注册几个相同或近似的商标中,主要使用的一个商标，亦称正商标，例如“华为”商标之于华为技术有限公司、“TCL”商标之于TCL科技集团股份有限公司皆是主商标。

商标的重要作用之一是区分商品或服务的来源，选择商标之初即应便于消费者辨认，从而建立起特定商标与其权利人之间的对应关系。企业在选择主商标时应尽量避免使用通用性或者描述性的词汇，例如“A1”这种通常用来表示产品型号的标识、“LED”在第11类电灯等商品上描述商品的发光原理或构成部件，都缺乏显著性，不宜作为主商标申请注册。企业可选择只暗示所提供的产品或服务内容的商标或者完全臆造的标识作为主商标，比如前述“华为”商标在第9类手机等商品上、“TCL”在第9类电视机等商品上没有含义上的关联性，具有很强的显著性。

2. 将常用标识申请注册为商标

对于走出国门的中国企业而言，有效规避海外商标风险，不仅需要提前做好主商标的海外布局，对于主标以外可能用到的产品型号、介绍产品性能的商标文字、宣传标语、包装图样等可能涉及商标侵权的事项都要提前做好应对方案，以保障企业海外经营的行稳致远。

以QLED为例，QLED是英文词组Quantum Dot Light Emitting Diodes的缩写，表示量子发光二极管，是目前利用量子点技术提高电视机显示器关键图像显示质量的技术。按照中国国内商标审理和审查标准，QLED在地9类电视机产品上因缺乏显著性，不宜将其单独注册为商标，各大电视机生产商往往将QLED作为介绍其产品技术参数的术语使用。但在乌克兰等国，QLED在电视机等商品上已被他人注册为商标,国内相关企业在进入这些市场时，若没有进行事先的商标布局，便不能随意使用QLED标识。

可见，企业对其可能用到的产品型号、介绍产品性能的商标文字、宣传标语、包装图样中可能涉及商标使用的文字和标识也应当提前做好海外商标布局，以规避可能产生的侵权风险。

3. 提前做好商标检索

商标检索是指对特定标识在选定的国家的商标数据库中进行检索，从而确定该标识的在先申请和注册情况。商标检索的作用如下：

一是确定目标国家是否已有与自己选定的商标相同或近似的商标，从而尽可能的避免新申请商标因在先障碍而被驳回的情况。

二是对可能用到的产品型号、介绍产品性能的商标文字、宣传标语、包装图样中可能涉及商标使用的文字和标识进行检索，降低在目标国家侵犯他人商标权的风险。由于各国商标审查标准存在一定差异，国内企业经常使用的标识可能已被他人注册为商标，若未提前做好商标检索排除风险，很有可能构成商标侵权。例如，通常用于表示产品型号的字母数字组合C6,P7,X8等，各类企业在使用时可能比较随意，不考虑商标侵权的问题，但在有些国家和地区，例如C6在第9类商品上在德国已获得注册、P7在第9类商品上在美国已获得注册、X8在第9类商品上在阿根廷已获得注册，国内企业在相关商品上若不进行事先检索，在相应国家使用这些标识可能面临商标侵权的风险。

4. 关注不同国家的特殊规定

不同国家的商标审理审查制度千差万别，在选定目标国家后，相关企业还应关注选定国家的特殊规定。例如，俄罗斯、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦官方一般不接受由不可拼读的英文字母组合商标的申请，除非在复审阶段申请人提供足以证明其商标已经获得显著性的证据，否则难以获得注册；越南官方不接受纯汉字商标的申请注册；埃塞俄比亚官方禁止商标中带有英文国名，除非获得该国名指定国家官方的书面同意。 国内企业在进行海外商标布局之前若不关注这些国家的特殊规定，则会面临注册失败的风险。

二、 申请策略

1. 咨询专业人士，选择稳妥的代理机构

国外商标申请是一项相对复杂、专业性很强的工作，申请人自身难以完全掌握具体情况，贸然提交新申请将会面临更高的申请成本、申请失败等风险，因此，在提交申请之前咨询专业人士十分必要。

此外，海外商标布局可能面临商标和商品的确定、目标国家的确定、期限监控、驳回复审等系列问题，选择稳妥的代理机构能够有效规避期间可能遭遇的问题，提高注册成功的可能性。

 2. 确定目标国家和地区

国内企业海外商标布局应当考虑目标市场和商标申请成本，不可盲目开展海外商标布局。像沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国等国家申请注册费用较高，如果企业自身业务不涉及这些国家或地区，大可不必在在这些国家或地区布局商标。企业在进行海外商标布局选定目标国时，可综合考虑以下因素：

（1） 营业收入来源国和消费对象所在国。这些国家往往是国内企业的重要产品市场，应当提前做好商标布局。

（2） 有实际经营业务的国家，例如在该国设有办公室、分公司，在该国具有经销商或重要的合作伙伴，主营产品的加工生产地等。

（3） 潜在的业务增长市场所在地。对于潜在的业务或产品市场，国内企业要提前做好商标布局，以为接下来的业务开展提供便利。例如，对于手机厂商而言，印度市场具有庞大的人口基数和稳健的经济增长趋势，可考虑提前做好印度市场的商标布局。而对于冬季运动用品厂商，则可优先考虑俄罗斯、欧洲等潜在市场的商标布局，而不必过多考虑印度、东南亚等热带国家的商标布局。

（4） 合作平台可能涉及的市场。例如，如果企业将来基于华为“鸿蒙OS”系统平台开发应用程序，由于欧洲市场是华为公司的关注重点，企业可考虑提前做好在欧洲各国的商标布局。

3. 申请方式

海外商标布局可通过各目标国主管局单独提交申请、通过马德里国际商标注册体系提交申请和通过指定区域组织的方式获得商标保护三种。

（1） 通过各目标国或地区主管局单独提交申请。采取该种方式提交新申请在各国和地区都适用，申请人需委托当地代理提交申请。这种单独提交的方式是通过委托当地代理直接提交新申请，当地代理比较了解当地商标申请注册的情况，在申请阶段会给出比较恰当的建议，从而提高注册成功的可能性。并且新申请提交比较及时，有助于申请人尽快获得授权。但是，当布局国家较多时，申请人除要承担商标申请的官费外，还要承担当地代理的服务费，成本会上升。

（2） 通过马德里国际商标注册体系提交商标新申请。马德里国际商标注册体系涵盖122个国家，中国是其成员国之一。通过马德里国际商标注册体系提交商标新申请的前提是申请人在国内已有申请或注册的商标。通过这种途径申请商标的优势在于申请人只需通过国内知识产权局提交一次新申请就可同时指定多个国家或地区，无须单独向各国主管局提交新申请，省去了申请阶段在各国指定当地代理的服务费用，如果指定的国家或地区较多，采取这种方式费用上比较划算。但是，有些国家和地区不是该体系的成员国，例如港澳台地区、缅甸等，在这些国家或地区申请商标需通过当地主管部门单独提交申请。

（3） 通过直接指定区域组织的方式获得商标保护。主要的区域组织包括欧盟(涵盖欧盟27个成员国)、非洲知识产权组织（OAPI，主要涵盖非洲法语区国家）、非洲地区工业产权组织（ARIPO，主要涵盖非洲英语区国家），申请人可通过这些区域组织获得商标权保护。

三、 规避商标抢注

商标抢注是指早于原商标所有者申请注册其商标以获取经济利益的竞争行为。对于国内已经具有一定知名度的商标，在海外被他人抢注的现象比较常见。对于走向海外的国内企业而言，需尽量避免在重要市场上被他人抢注商标。

1. 被他人抢注的后果

企业商标一旦在海外目标市场被他人抢注，可能面临以下后果：

（1） 当地商标抢注人可能阻挠国内企业带有抢注商标的产品在当地的生产、运输、分销和进出口；

（2） 当地商标抢注人可能在国内企业相同或类似的商品上使用或许可第三方使用抢注商标；

（3） 当地商标抢注人可能以持有的抢注商标迫使国内企业高价购买转让；

（4） 国内企业可能被迫在当地选择使用其他商标，从而中断构建全球知名品牌的努力，同时在当地已经建立起的商誉和对该品牌的认可也将难以延续。

2. 有效利用优先权

目前，世界上绝大多数国家采用申请在先原则，即两个或者两个以上的商标注册申请人，在同一种商品或者类似商品上，以相同或者近似的商标申请注册的，初步审定并公告申请在先的商标。可见，申请日期直接影响申请商标能否顺利授权，申请日的确定对申请人而言尤为重要。《巴黎公约》规定了优先权原则，优先权原则是指任何公约成员国的申请人，在向某一成员国首先提出商标注册申请后6 个月内，又向其他成员国提出同样申请的，其他成员国应以该申请人首次提出申请的日期为申请日，即享有优先权。在优先权期限内，即使有任何第三人提出申请或使用了该商标，申请人仍因享有优先权而获得商标专用权。

海外商标抢注的一个重要原因就是申请人在国内申请商标后未在海外及时申请商标，而被海外主体钻了空子，在与申请人相同或类似的商品上抢注相同或近似的商标。中国是《巴黎公约》的成员国，申请人可根据国内商标的申请日期在其他成员国主张优先权。同时，申请人也要关注主张优先权的期限，须在国内商标申请提交后6个月内及时在目标国提交商标新申请，否则无法主张优先权。

3. 在代理合同、许可协议等文本中列明商标条款

除了国外主体恶意囤积商标的情形，国内企业的商标经常被海外当地代理或经销商抢注，在事后的商标维权中遭遇不必要的麻烦。为规避这种情形，国内企业在与当地代理或经销商签订代理、经销协议时，可在协议文本中列明商标条款，对代理商、经销商的商标申请行为做出明确限制，避免因后续商标抢注而可能产生的纠纷。

4. 商标监视

商标监视的目的在于及时发现目标国家相同或近似商标的申请和公告情况，并及早采取应对措施。各个国家和地区的商标审理审查情况千差万别，国内企业需关注在重要市场上的近似商标申请和公告情况，及时采取维权措施。商标公告的目的在于为社会公众提供对新申请商标提异议的机会，即任何人认为官方公告的商标不具有合法性，在公告之日起一定时间内向官方提出不应给予以注册该商标的意见。商标异议制度给予了注册在先的商标权人及其他利害关系人一次保护自身权益的机会，尽可能的避免后续权利冲突的发生。而国内企业对在后申请商标提异议的前提是及时知晓该商标的情况，这就需要国内企业在重要市场上的商标申请情况进行监视。

目前，进行海外商标监视的途径有很多，国内企业可委托海外当地的代理机构进行商标监视，也可委托专业的商标监视机构进行全球商标监视，从而及时获取商标维权所需信息。

四、 规范使用注册商标

1. 按照获得授权的商标图样使用商标

国内企业要严格按照在海外获得注册的商标图样使用其商标，不可任意改动商标的使用样式。这样做的目的有以下两点：

（1） 避免商标侵权纠纷。改动商标图样后可能与他人已注册的商标在相同或类似商品上构成相同或近似商标，侵犯他人的商标权。

（2） 避免商标被撤销。多数国家都规定了商标连续三年或五年不使用撤销制度，如果国内企业在海外使用商标不规范，一旦在当地被他人提交不使用撤销申请，将面临举证困难，提交的使用证据若不被官方认可，国内企业在当地已注册的商标将被撤销。

2. 正确使用“®”“TM”“SM”角标

“®”“TM”“SM”这些符号通常在作为商标使用的标识右上方或右下方以角标的形式使用。符号“®”表示已被官方核准注册的商标；符号“TM”（表示商品标识）和“SM”（表示服务标识）则一般作为使用人将某一标识作为其商标使用的意思表示，通常情况下在某一标识正式被官方核准注册前，相关主体即可使用。有些国家对前述符号的使用有严格的规定，尤其是在未注册的商标上不可随意使用“®”角标。

此外，在相关标识上使用这些角标，能够向社会公众传达相关主体正在将相关标识作为商标使用的信息，从而警示第三人不要随意攀附已注册或未注册商标的使用样式。

五、 及时进行海关备案与对海外合作伙伴进行尽职调查

商标注册后可及时在海外各国进行海关备案，从而通过海关部门有效拦截假冒商标产品的进出口贸易。

对于海外合作伙伴，国内企业，尤其是代加工企业在对海外合作伙伴进行尽职调查时需有商标权的内容，判断合作伙伴是否是其使用商标的真实权利人，避免因合作伙伴的商标权瑕疵而可能造成的商标侵权风险。

以上是根据笔者工作经验对国内企业进行海外商标布局所做的简单分析，希望会对走出国门的中国企业有所借鉴和帮助。