平行无效宣告程序中权利要求修改的影响

平行无效宣告程序中权利要求修改的影响

——（2020）最高法知行终93号

【裁判要旨】

同一专利权的多个无效宣告请求审查程序中，专利权人在其中一个程序中修改了权利要求且该修改被国家知识产权局接受的，以修改前的权利要求为审查基础的在后被诉决定引发的专利确权行政案件，因审查基础已不复存在而无继续审理之必要。

此时，人民法院应当撤销有关在后被诉决定，但无需判令国家知识产权局重新作出决定。

【基本案情】

上诉人盖组织管理及投资股份有限公司（以下简称盖组织公司）与被上诉人国家知识产权局、原审第三人深圳纳斯威电子有限公司（以下简称纳斯威公司）实用新型专利权无效行政纠纷案中，涉及申请号为201390000237.9、名称为“头发矫直刷”的实用新型专利（以下简称本专利）。

专利权人为盖组织公司。纳斯威公司请求宣告本专利无效。

国家知识产权局作出第30338号无效宣告请求审查决定（以下简称被诉决定），宣告本专利无效。

盖组织公司不服被诉决定，向北京知识产权法院（以下简称一审法院）提起诉讼，请求判令撤销被诉决定并责令国家知识产权局重新作出决定。

一审法院认为，被诉决定审理基础为本专利授权公告时的权利要求，而盖组织公司在针对本专利的另一无效程序中修改了前述权利要求且该修改后的权利要求已被国家知识产权局接受，因此被诉决定的审理已不具有实质意义，判决驳回盖组织公司的诉讼请求。

盖组织公司不服，向最高人民法院提起上诉，主张在涉及本专利的两个无效决定均未生效的情况下，本专利的另一无效决定并未导致本案被诉决定的审查基础发生变化，仍应对本案被诉决定作实质审理。

最高人民法院于2020年12月3日撤销一审判决和被诉决定，驳回盖组织公司的其他上诉请求。

【裁判意见】

最高人民法院二审认为，在涉及同一专利权的多个无效宣告请求审查程序中，专利权人在其中一个程序中对权利要求进行了修改，且该修改符合专利法规定的，应当视为专利权人对原权利要求的放弃。

专利权人对其权利的处分，必然会对其他尚未完成的、涉及同一专利权无效宣告请求审查行政程序及后续的行政诉讼程序产生实质性影响。

在另案无效决定涉及的无效宣告请求程序中，盖组织公司作为专利权人修改了权利要求书且已被国家知识产权局接受，修改方式为删除权利要求1、4、9，将权利要求1、4、9合并为新的权利要求1，并相应修改其余权利要求的编号和引用关系。

上述修改构成对其修改前的权利要求的放弃，必然会对同时正在进行中的无效宣告请求程序，即本案涉及的无效宣告请求审查程序产生实质性影响。

在此情况下，本案的无效请求审查程序不应再基于本专利授权公告时的权利要求书即修改前的权利要求继续审查并作出决定。

另案无效决定于2016年10月18日作出，宣告本专利权全部无效，而国家知识产权局又基于授权公告时即修改前的权利要求于同月19日作出本案被诉决定宣告本专利全部无效。

本案被诉决定作出时，其审查基础实质上已不复存在而无继续审查之必要，故应对已作出的被诉决定予以撤销，且国家知识产权局也无需重新作出决定。

一审判决关于被诉决定的审理基础已经发生变化，针对被诉决定的审理已不具有实质意义的认定正确，但未对本案被诉决定作出处理，予以纠正。