专利先用权不包含公开使用权

    专利先用权指在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有的范围内继续制造使用。因此，这类先用权不包括超出原有使用范围的公开使用。

    简要案情

    吴铭华、袁勤俭、何海平于1994年7月20日向国家专利局递交“住宅油烟无阀排放管道”实用新型专利申请，1995年4月14日被授予专利权。授权公告日为同年6月7日，专利号为ZL94224338.2。其权利要求为：1.一种包含有一组与楼层数相同、楼层等高的竖向排气管和一个位于楼顶上的同顶层排气管对接的竖向通风管的住宅油烟无阀排放管道，其特征是：①排气管的侧壁上带有与该层住宅废气口直接相连接的进气管，进气管所在的排气管内壁上带有一块能将排气管内部空间分成主烟道和进气烟道的导板，导板垂直向上，其顶部开口处包含了一段可先使进气烟道截面急骤放大，然后又突然缩小的曲折段；上、下楼层的排气管截面积可以不等，且下楼层的排气管截面积比上楼层小，不等截面积的排气管之间可带有一块能实现排气管密闭连接的连接板；②通风管上带有风帽。2.如权利要求1所述的住宅油烟无阀排放管道，其特征是：所说的风帽可包含有底板、引风板、负压板和盖。3.如权利要求1或2所述的住宅油烟无阀排放管道，其特征是：所说的连接板可包含一个能在墙上固定的边框IV，边框上带有能承受上楼层排气管重量且可实现排气管之间对接的止口V。

  　　1998年6月12日，安徽省建设厅为贯彻住宅设计标准，解决住宅中油烟污染空气问题，确定了工程建设标准设计图集，夏德海自2001年10月始按该图集制售烟道等产品，该产品采用了本案所涉专利技术。吴铭华等人认为夏德海侵权，诉至合肥市中级法院。

    合肥中院认为：

    （一）袁勤俭、何海平、吴铭华的“住宅油烟无阀排放管道”实用新型专利为有效专利并符合专利三性要求，应在专利的有效期限内依法保护。该专利必要的技术特征为：1.排气管的侧壁上带有与该层住宅废气口直接相连接的进气管；2.进气管所在的排气管内壁上带有一块能将排气管内部空间分成主烟道和进气烟道的导板；3.导板垂直向上，其顶部开口处包含了一段可先使进气烟道截面急骤放大，然后又突然缩小的曲折段；4.上、下楼层的排气管截面积可以不等，且下楼层的排气管截面积比上楼层小，不等截面积的排气管之间可带有一块能实现排气管密闭连接的连接板；5.通风管上带有风帽。根据原告举证、被告自认以及法院调查取证，夏德海制售的烟气道产品与上述原告专利的必要的技术特征相同。被告并未经专利权人许可，以生产经营目的制造、销售其专利产品构成侵权。虽然组合式烟气道产品增加一项太阳能管道使用的内腔，但并非必要的技术特征，侵权成立。

    （二）关于侵权损失赔偿额的认定，根据夏德海的自认、参考权利人提供《工程造价审计报告书》可以证实夏德海因侵权获得的利润超出原告的诉讼请求，故应全额满足三原告赔偿损失的要求。

    （三）专利权是一种财产权而非人身权，原告要求被告在《马鞍山日报》上公开声明，承认侵权以消除影响的民事责任形式的适用有其特定的对象，因此不予支持。

    合肥中院依照《中华人民共和国专利法》第五十六条第一款、第六十条和最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、第七十四条的规定，判决：一、夏德海立即停止侵犯吴铭华、袁勤俭、何海平“住宅油烟无阀排放管道”实用新型专利权的行为并自一审判决生效后十日内销毁夏德海的侵权生产模具及剩余侵权产品。二、夏德海自本判决生效后十日内赔偿吴铭华、袁勤俭、何海平经济损失人民币43520元。三、驳回吴铭华、袁勤俭、何海平的其他诉讼请求。案件受理费1851元，由夏德海承担。

    夏德海不服原审判决，向安徽高院上诉称：一、其于2001年10月至2003年9月生产的烟道产品与本案所涉专利具有很大区别，如其按照建设部的要求用钢丝网变压板规定的基础上自行设计改进为多功能组合（增加太阳能管道等），而本案专利产品却是纤维布网、导向板功能单一的产品，明显没有其产品先进。二、本案所涉专利取得授权以前，其于1994年3月就生产烟道。当时依据马钢设计院所提供的资料，在排烟原理上参考了变压式排烟道。先后为马钢王家山小区、马鞍山市珍珠园小区安装了此类产品。根据专利法相应规定，在专利申请日前已经制造相同产品，或者已经做好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造使用的，不视为侵犯专利权。三、原审判决按照其在2001年10月至2003年9月的4万多元的业务量推定给被上诉人造成43520元的损失，显然未考虑到其成本费用支出。

    吴铭华、袁勤俭、何海平辩称：经2003年在安徽省专利局检索，他们仍是本案所涉专利的权利人；夏德海当时所生产的产品并非其2001年10月至2003年9月生产的侵权产品，其先用权抗辩不成立，更不存在所谓的自由公知技术问题；侵权产品添加太阳能管道是在专利技术的基础上添加的附件，仍然落入专利权的保护范围；侵权数额的确定完全合理。

    经安徽高院二审庭审查明，原审认定的事实属实，予以确认。

    二审期间，夏德海向安徽高院提交了以下证据：证据一，马鞍山市世荣房地产开发有限公司工程部提供的材料，证明其开发的安源小区一、二期工程采用了建设部变压式共用排气管；证据二，马钢集团设计研究院的说明，证明马钢花园住宅小区九组团使用的多功能排烟道由马鞍山佳平预制厂生产，采用了建设部推荐的变压式排烟道；证据三，马鞍山市佳达建筑安装有限责任公司第一工程处说明，证明在师苑新村三期工程施工中使用的排烟道不是皖98J107图集技术；证据四，马鞍山市永固预制厂说明，证明佳平预制厂的排烟道与其所生产的排烟道不同，不符合皖98J107图集；证据五，马钢设计研究院有限责任公司工程部说明，证明马鞍山市佳平预制厂曾向该院借阅国家建设部推荐的《变压式排烟道》产品说明书及录像带；证据六，专利委托书复印件，证明本案所涉专利的权利人委托安徽省建设技术交易中心全权处理该专利在安徽省范围内的有关使用权和侵权等事项。袁勤俭、何海平、吴铭华认为上述证据不是新证据，不予质证。

    安徽高院认为，一方当事人提供的所谓“新证据”，如果对方当事人不认可为“新证据”，提交该“新证据”的当事人应负证明责任。否则，依据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第四十三条第一款规定，当事人举证期限届满后提供的证据不是新的证据的，不予采纳。然而夏德海未能证明在二审期间提交的6份证据属于新证据，且证据一至证据四的证明目的与一审期间夏德海关于其自2001年10月开始按皖98J107图集制售烟道产品约4万多元业务的自认相矛盾，由于该四份证据均为情况说明，亦无其他证据佐证，因此并不足以推翻其自认，不予采信；证据五并不足以证明其与夏德海是否侵权的事实存在必然联系；证据六为复印件，没有其他材料可以印证，对方当事人又不予认可，且从内容上看，该委托书并不必然导致专利权人专利权的丧失，不予采纳。

    判决理由

    安徽高院认为，一、2003年安徽省专利局检索报告仍载明袁勤俭、何海平、吴铭华系本案所涉专利的权利人，并不存在袁勤俭、何海平、吴铭华丧失专利权的情形，因此，仍应认定他们系本案所涉专利的权利人。根据夏德海自认并结合一审期间马鞍山市教育局、马鞍山市建设监理事务所、马钢集团康泰置地发展有限公司、马钢（集团）控股有限公司房地产公司开发部花园小区项目办公室以及马鞍山十七冶房地产公司物质供应部所提供的证据，夏德海自2001年10月开始按皖98J107图集制售烟道等产品。而该图集系安徽省建设厅为贯彻住宅设计标准，解决住宅中油烟污染空气问题，所确定的省工程建设标准设计图集。该图集采用了本案所涉专利技术，并实行定点生产和准用制度，而夏德海并未提供其制售上述产品的合法依据，因此，可以认定夏德海自2001年10月起按皖98J107图集制售烟道等产品将本案所涉专利权利要求中记载方案的必要技术特征全部再现，落入了专利权的保护范围。而且根据全面覆盖原则，被控侵权物在利用专利权要求中的全部必要技术特征的基础上，又增加了新的技术特征，仍然落入专利权的保护范围。此时，不考虑被控侵权物的技术效果与专利效果是否相同。由此，夏德海以增加太阳能管道以及其产品先进为由辩称不构成侵权不能成立。

    二、当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。夏德海虽辩称在先使用不构成侵权，但始终未能提供在本案所涉专利申请日前就已制造与申请“住宅油烟无阀排放管道”实用新型专利的产品相同的产品，或者已经做了制造的必要准备的证据。因此，其辩称1994年3月就生产烟道并因此构成先用权抗辩缺乏事实依据。即使夏德海在本案所涉专利申请日前就已制造与申请“住宅油烟无阀排放管道”实用新型专利的产品相同的产品，或者已经做了制造的必要准备的辩解成立，也不构成专利法第六十三条第一款第二项所称的先用权。我国专利法所称的在先使用，即在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有的范围内继续制造、使用。因此，此类使用是指制造相同产品或使用相同方法等，并不包括公开使用相同的产品。而夏德海所辩称的在先使用能否成立只涉及是否影响本案所涉实用新型的新颖性。因此，夏德海以在先使用为由辩称其不构成专利侵权，也是对先用权制度的误解。

    三、关于侵权损失赔偿额的认定，根据夏德海的自认、参考权利人提供的《工程造价审计报告书》以及一审期间马鞍山市教育局、马鞍山市建设监理事务所、马钢集团康泰置地发展有限公司、马钢（集团）控股有限公司房地产公司开发部花园小区项目办公室以及马鞍山十七冶房地产公司物质供应部所提供的证据可以认定，原审法院判决夏德海赔偿吴铭华、袁勤俭、何海平经济损失人民币43520元合理。

    综上，袁勤俭、何海平、吴铭华就本案所涉专利获得国家专利局授权，依法享有专利权。夏德海自认按照本案所涉专利的技术特征的皖98J107图集制售烟道等产品，事后予以否认，并声称其属在先使用不构成侵权，但其并没有提供充分的证据予以证实，而且也未提供生产烟道等产品的合法依据，根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条第一款第（一）项之规定，其应承担不利后果。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

    判决结果

    安徽高院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项之规定，判决如下：

  　　驳回上诉，维持原判。

  　　二审案件受理费2221.20元，由夏德海承担。

  　　本判决为终审判决。

  　　（该案案号为[2004]皖民三终字第20号）