十大案件 | 评析“无线通信系统”发明专利无效案

无效程序中与权利要求修改相关的问题

OPPO广东移动通信有限公司（下称请求人）就专利权人夏普株式会社的第01819676.4号发明专利提出无效宣告请求。针对无效宣告请求人提交的无效理由和证据，专利权人将保护主题为无线通信系统的权利要求1中有关同步装置限定的技术特征补入到保护主题为基站的权利要求4中，并对权利要求4、6中认为是明显错误之处进行修正。请求人认为上述修改不符合现行的专利法实施细则第六十九条的规定。本案的争议焦点之一就是专利权人对权利要求所作修改是否满足《专利审查指南》（下称《审查指南》）关于修改方式中对权利要求进一步限定的要求，专利权人认为的“明显错误”是否明显。本文结合该无效宣告请求案，重点讨论具体如何掌握关于权利要求进一步限定的判断标准，并对明显错误的认定提供借鉴。

在无效审查阶段，针对请求人提出的无效理由，为避免专利权被宣告无效，专利权人希望以更加灵活的方式，将发明对现有技术做出贡献的技术特征限定到权利要求中，从而使其权利更稳定。出于维护授权专利权利要求的公示作用、平衡专利权人权利和社会公众的信赖利益等多方面考虑，专利法实施细则第六十九条以及《审查指南》第四部分第三章4.6节无效宣告程序中对专利文件的修改中对修改原则、修改方式及其限制作出规定。

专利法实施细则第六十九条规定：“在无效宣告请求的审查过程中，发明或者实用新型专利的专利权人可以修改其权利要求书，但是不得扩大原专利的保护范围。”具体如何修改，《审查指南》第四部分第三章4.6.1节“修改原则”中规定：“发明或者实用新型专利文件的修改仅限于权利要求书，其原则是：（1）不得改变原权利要求的主题名称。（2）与授权的权利要求相比，不得扩大原专利的保护范围。（3）不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。（4）一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。” 4.6.2节“修改方式”中规定，在满足上述修改原则的前提下，修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显错误的修正。权利要求的进一步限定是指在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征，以缩小保护范围。

专利权的保护范围以权利要求的内容为准，为保有其专利权，专利权人通常会在无效程序中采用进一步限定的方式修改权利要求，或者对明显错误进行修正。根据上述规定，权利要求的进一步限定，允许以补入其他权利要求中记载的技术特征的方式修改权利要求，并不等于允许对权利要求书中记载的技术特征进行任意的组合，其要求修改必须在实质上达到在授权权利要求保护范围的基础上进一步缩小原有保护主题的保护范围。关于明显错误，审查指南第二部分第八章5.2.2节“允许的修改”中对于符合专利法第三十三条规定的修改给出了规定，其中在第5.2.2.2节“对说明书及其摘要的修改”中对“明显错误”规定：“（11）修改由所属技术领域的技术人员能够识别出的明显错误，即语法错误、文字错误和打印错误。对这些错误的修改必须是所属技术领域的技术人员能从说明书的整体及上下文看出的唯一的正确答案。”基于相同的原则，权利要求中的明显错误也应是所属技术领域的技术人员明显就能够识别出的，并且其修改应当是唯一确定的。

本案中，现有技术存在移动站间直接通信和基站与移动站间通信的帧不同步，导致用户需要在两种模式间频繁切换的技术问题，涉案专利的移动站利用基站与移动站间通信的控制信息实现使基站与移动站间通信和移动站间直接通信的帧同步。授权专利的权利要求，其第一组权利要求保护的主题是“一种无线通信系统”，第二组权利要求保护的主题是“一种无线通信系统中的基站”。在无效程序中，专利权人对第二组权利要求中的权利要求4和6进行了修改。本案的审理焦点之一在于对无效审查文本的确定。

“权利要求的进一步限定”的修改要求——“缩小保护范围”

授权专利权利要求4要求保护一种无线通信系统中的基站，限定了在基站处执行的资源分配。虽然专利权人新增的有关同步装置的特征是本专利授权文本其他权利要求中记载的一个技术特征，从行为上看，满足了“权利要求的进一步限定”的形式要件，但从该修改行为带来的结果上看，仍需进一步分析这种限定是否实质上“缩小保护范围”。具体而言，专利权人在权利要求4中新增加了关于同步装置的技术特征，而有关同步装置的特征是对无线通信系统的限定，所谓的“同步”实际上是移动站根据基站移动站间通信所使用的控制信息来校准以达到移动站与基站、移动站与移动站之间的帧同步，“同步装置”的操作实际上是移动站完成的，移动站是否完成同步操作无需反馈基站，针对移动站的“同步”操作，基站也并不需要做出相应的调整以配合移动站的“同步”操作，同步操作也并不会对基站后续的资源分配造成影响。也即，基站实质上仍旧只是完成根据请求执行资源的分配，新增的技术特征并没有对与基站的构成或功能等有具体的限定作用，并不能有效地限缩保护主题为基站的权利要求4的保护范围。

考虑到授权公告的权利要求的公示作用：公示专利权人所拥有的排他性权利的范围，社会公众据此可以明晰专利权利边界，预测、评价自身行为是否侵犯专利权。如果权利要求在修改的基础上被维持有效，则该修改后的权利要求对社会公众而言也应当是可以预见的，即有脉络清晰的修改预期。根据授权专利权利要求的内容，社会公众并不能预见到在对要求执行通信资源分配的基站的保护中还应当包括有移动站执行与基站同步的装置，也就是说，专利人的这种修改并不是社会公众可以预期的合理修改方式。

从实体的技术内容上把握对明显错误的认定

在行政程序和司法程序中，均允许专利权人对属于明显错误之处进行修正性解释，现行审查指南中也明确规定可以对明显错误进行修正。如果属于明显错误，本领域技术人员应当是能够识别并唯一确认的，但在实际审查过程中，某些专利权人认为非改不可的内容并不都属于明显错误的范畴。对明显错误的认定需要结合具体的技术内容来把握。

具体到本案，首先，根据本领域技术人员对涉案专利技术方案的整体理解，权利要求4、6中的“帧内频带”，权利要求6中的“根据进行移动站间直接通信的终端的组合和分配给基站移动站间通信的上述第一频率，来选定分配给进行移动站间直接通信的终端的上述第二频率”无明显的语法错误、文字错误或打印错误。其次，“帧内带”不是本领域的公知术语，涉案专利说明书中也没有对“帧内带”做出具体的解释限定，根据专利权人的主张，本领域技术人员也无法直接地、毫无疑义地将“帧内带”具体理解为帧内的时间区域。权利要求4中仅限定了两种通信方式所使用的频率不同，权利要求6进一步限定根据进行直接通信的终端的组合情况和分配给基站移动站间通信的第一频率，来选定分配给直接通信的终端的第二频率，即具体分配的依据，并无矛盾或逻辑错误。专利权人将“帧内频带”修改为“帧内带”，将权利要求6的 “根据进行移动站间直接通信的终端的组合和分配给基站移动站间通信的上述第一频率，来选定分配给进行移动站间直接通信的终端的上述第二频率”修改为“根据进行移动站间直接通信的终端的组合和分配给基站移动站间通信的上述第一频率的帧内带，来选定分配给进行移动站间直接通信的终端的上述第二频率的帧内带”，上述修改后的内容并不是根据说明书的整体及上下文能唯一确定的技术手段，还存在作其他解释或者修改的可能。因此，上述修改并不属于《审查指南》规定的能够允许修改的明显错误的范畴。

由于专利权人对权利要求所做修改不能被认定为是对权利要求的进一步限定，或是对明显错误的修正，因此，其修改不符合专利法实施细则第六十九条的规定，合议组对专利权人提交的权利要求修改文本未予以认可。本案合议组经审理，在涉案专利授权公告的权利要求书内容的基础上，详细论述了涉案专利权利要求不具备新颖性、创造性的理由，并作出第46741号无效宣告请求审查决定，宣告本专利全部无效。

综上，权利要求的进一步限定是专利权人在无效程序中采用的会影响权利要求保护范围的主要修改方式，审查文本的确定，是无效审理的基础。为克服权利要求可能存在的缺陷，更好地保护发明创造，现行《审查指南》规定了专利权人在无效宣告程序中可采用进一步限定的方式修改授权专利的权利要求，但专利权人做出的这种被动修改也需要受到一定的限制。在审查实践中合理适用专利法、专利法实施细则以及《审查指南》关于无效程序中对专利文件修改的相关规定，既在较大程度上维护了专利权人的利益，鼓励发明创造，又兼顾了权利要求的公示作用，保护社会公众的信赖利益。