想以游戏纸娃娃系统专利主张暴雪的暗黑3侵权? 先过暗黑2这关!

本案经过

专利权人Game and Technology Co., Ltd于2015~16年间、以包含US8253743B2(以下称诉争专利)在内的美国专利起诉了暴雪娱乐公司(Blizzard Entertainment，以下简称暴雪)、Riot Games公司、以及Valve公司，主张以下游戏产品专利侵权：

• 暗黑破坏神3 (Diablo III)

• 魔兽世界 (World of Warcraft)

• 英雄联盟 (League of Legends)

• 军团要塞2 (Team Fortress 2)

随后暴雪及Riot Games于PTAB对诉争专利提出IPR复审，主张该专利缺乏创造性，最终PTAB及CAFC皆同意此主张，认定根据现有技术的组合，其全部权项(Claims)皆为显而易见而缺乏创造性，故专利被判定无效。

诉争专利简介

诉争专利US8253743B2的专利名称为「Method and system for providing character having game item functions」，原始申请人为韩国NHN公司(NHN CORPORATION，前身是Naver公司，拥有韩国最大的搜索引擎和门户网站，相关旗下公司还有拥有众多国际用户的Line软件)，该专利于2015年转让至本案原告Game and Technology Co., Ltd手中后随即于德克萨斯州东区地方法院、华盛顿西区地方法院、以及加利福尼亚中区地方法院对上述游戏公司提起专利侵权诉讼。 

此专利讲述的即为现代游戏中常见的纸娃娃系统，即角色装备不同道具后、外形和能力会随之变化的特征。根据专利说明书及附图之说明，游戏中的角色(avatars，专利说明书中称之为gamvatars)于道具商店购买道具后，可以穿戴上此道具(如下图之右上)、或是可以将该道具置于该角色一旁的背景中(如下图之右下)。

取自诉争专利US8253743B2之附图5

原告Game and Technology Co., Ltd就是根据上述纸娃娃系统特征主张暗黑破坏神3、魔兽世界、英雄联盟、军团要塞2四款游戏侵权。事实上严格说起来，有用纸娃娃系统的游戏实在太多了，只要是有关角色培育的游戏，还真难找出哪一款游戏完全没有使用此纸娃娃系统特征，因此诉争专利于被无效之前可谓是一个在角色扮演或育成类游戏中被广泛被使用的游戏元素。

现有技术及法院判决

诉争专利能被授权的其中一个原因也许是很早提出申请(最早优先权日为2004年8月27日)，也许在那个年代纸娃娃系统还没有如此流行，可能只有少数游戏开始逐渐生成纸娃娃系统概念、例如于2000年上市的暗黑破坏神2，而当初负责审查诉争专利的美国审查员明显看来没玩过暗黑破坏神2、因此诉争专利才有机会能获得授权。

于是、被起诉后的暴雪及Riot Games当然就使用暗黑破坏神2的说明书、结合一些其他前案于启动IPR程序主张诉争专利无效，PTAB以及CAFC也都认同该主张，最终诉争专利的全部权项皆为显而易见而缺乏创造性，故整件专利被判定无效。在IPR的判决书中，甚至直接用了暗黑破坏神2画面来说明纸娃娃系统概念早就已经被揭露：

取自IPR2016-01885判决书 (Final Written Decision) P.25~26

对于笔者来说，在判决书中看到这经典画面着实有特别深的感触，毕竟当初学生时期对于暗黑破坏神2这游戏特别着迷，没想到多年后竟然会在专业的法院判决文书中再次重温此画面。

结论

言归正传，随着这场专利大战落幕、现在各个游戏厂商就无需再担心被此专利主张侵权了。但是值得反思的是，既然纸娃娃系统可以被授予专利权，那么如果当初暴雪公司于暗黑破坏神2上市前就申请专利、是否就有机会垄断此游戏元素呢? 毕竟在现代游戏中，纸娃娃系统是个非常普遍的元素，要是暴雪当初就申请专利、或许现在就不用担心游戏销量是否下滑、靠收专利授权金就有很好的营收了(题外话，大家觉得此专利概念有专利适格性吗? 还是属于无法通过美国专利法第101条的抽象概念呢?)

另外，透过本案也可以知道，要主张某专利无效，除了查找在先申请的专利前案之外、查找在先的非专利文献例、例如早于申请日的产品的说明书也同样重要，尤其被诉产品的前身产品，只要其公开日期早于诉争专利，都可能是无效该专利的关键无效证据。