「捐献原则」在专利确权过程中的应用

【案情简介】 

案涉专利：专利号为201010602968.3、名称为“冷光片瓶贴及其防水制造工艺”的发明专利（简称本专利）。本专利中关于电池盒的设置方式包括两种实施方案：一、电池盒完全隐藏于瓶底；二、电池盒暴露于瓶底外。

专利权人：陈华清

无效程序：针对本专利，东莞明驰公司以本专利权利要求1-7不具备创造性为由，向专利复审委员会提出无效宣告请求。陈华清对权利要求作出修改，修改后的权利要求2中包含上述实施方案一，即电池盒完全隐蔽于瓶底。用于评价修改后权利要求2的创造性的证据1公开了上述实施方案二，即电池盒暴露于瓶底外。专利复审委员会经审理作出第27224号无效宣告请求审查决定，宣告本专利修改后的权利要求2无效。

一审：陈华清不服并向北京知识产权法院提起诉讼，请求撤销第27224号决定。北京知识产权法院判决驳回陈华清的诉讼请求。

二审：陈华清不服原审判决并向北京市高级人民法院提起上诉，请求撤销原审判决及第27224号决定。其主要理由为：第27224号决定在评价权利要求2的创造性时遗漏了区别技术特征“所述电池盒底座的外形设计为充分配合瓶子底部的形状，可以很隐蔽的装在瓶子底部”。

【裁判结果】

撤销国家知识产权局专利复审委员会作出的第27224号无效宣告请求审查决定。

【法律评析】

二审法院认为：专利权人在撰写权利要求2时仅记载了电池盒底座“可以很隐蔽的装在瓶子底部”，并没有要求保护“安放在底座上”的技术方案，对于明显排除在权利要求保护范围之外的技术方案，应视为“捐献”，不应读入权利要求中。因此，专利复审委员会在评价权利要求2的创造性时遗漏了区别技术特征“所述电池盒底座的外形设计为充分配合瓶子底部的形状，可以很隐蔽的装在瓶子底部”。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》规定：“对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。” 可见，捐献原则来源于专利侵权诉讼程序。通过引入捐献原则能够进一步明确权利要求的保护范围，从而为有效解决专利侵权纠纷提供帮助。

然而，本案中仅涉及专利的创造性判断问题，二审法院在涉及创造性判断的确权过程中引用捐献原则，这种做法是否合适呢？笔者持赞同态度。

对于在说明书中披露而未写入权利要求的技术方案，如果不适用捐献原则，虽然对专利权人的保护是较为充分的，但这一方面会给专利申请人规避对较宽范围的权利要求的审查提供便利，另一方面会降低权利要求的划界作用，使专利权保护范围的确定成为一件过于灵活和不确定的事情，增加了公众预测专利权保护范围的难度，不利于专利公示作用的发挥以及公众利益的维护。

具体到本案，引入捐献原则后，使本专利权利要求2中电池盒的设置方式明确解释为仅指“电池盒完全隐藏于瓶底”，同时明确排除本专利说明书和证据1中均公开的“电池盒暴露于瓶底外”这一实施方案，这就使权利要求2中“所述电池盒底座的外形设计为充分配合瓶子底部的形状，可以很隐蔽的装在瓶子底部”这一技术特征得到了更为明确的解释，也为该技术特征相对于证据1能够构成区别技术特征提供了更为有力的理论支撑。

当然，如果允许在确权过程中引入捐献原则，需要确保捐献原则在专利确权过程和专利侵权程序中应用的一致性。如果在专利侵权程序中使用捐献原则确定权利要求的内容，将权利要求朝着更小保护范围的方向解释，而在专利确权过程中又不使用捐献原则确定权利要求的内容，将权利要求朝着更大保护范围的方向解释，那么这显然对专利权人是不利的，专利权人将处于两头吃亏的境地。