地名商标“其他含义”的司法认定
要旨
《商标法》第十条第二款中的“其他含义”,包括地名本身及含有地名的商标整体具有除地名之外的另一种固定含义,和经过使用已经被公众认知获得第二含义的情形。对地名商标的认定应遵循整体认定原则,判断该商标是否具有显著特征,是否足以使公众将其作为区别商品或服务来源的标志加以识别。
一、案情
第59389642号“阿里灵杰”商标(下称诉争商标)由阿里巴巴新加坡控股有限公司(下称阿里巴巴公司)于2021年9月22日提出注册申请,指定使用商品为第42 类“技术研究;质量评估”等。
国家知识产权局于2022年11月7日作出商评字〔2022〕第342892号《关于第59389642号“阿里灵杰”商标驳回复审决定书》(下称被诉决定)。
被诉决定认定: 诉争商标为文字商标“阿里灵杰”,所含汉字“阿里”为中国县级以上行政区划的名称,故诉争商标的注册申请构成《商标法》第十条第二款规定所指情形,不得作为商标使用。其他商标获准注册的情形不能成为本案诉争商标获得初步审定的当然依据。依照《商标法》第十条第二款、第三十条和第三十四条的规定,国家知识产权局决定:诉争商标在复审服务上的注册申请予以驳回。
阿里巴巴公司不服,向北京知识产权法院提起行政诉讼。
二、审判
北京知识产权法院认为:诉争商标为“阿里灵杰”,所含汉字“阿里”为中国县级以上行政区划的名称,“灵杰”通常被理解为杰出的人才,诉争商标整体并未形成区别于地名的其他含义,违反了《商标法》第十条第二款的规定。因此,国家知识产权局认定诉争商标的申请注册构成《商标法》第十条第二款规定之情形并无不当。北京知识产权法院判决:驳回阿里巴巴公司的诉讼请求。[1]
阿里巴巴公司不服一审判决,向北京市高级人民法院提起上诉。
北京市高级人民法院认为:诉争商标中“阿里”为中国西藏自治区的地区名称,属于县级以上行政区划地名。阿里巴巴公司提交的相关“阿里”与该公司形成对应关系,以及诉争商标具有较高知名度的证据,尚不足以证明诉争商标整体形成了明显区别于地名的其他含义。因此,诉争商标构成《商标法》第十条第二款规定之情形。北京市高级人民法院判决:驳回上诉,维持原判。[2]
三、重点评析
《商标法》第十条第二款规定:“县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名,不得作为商标。但是,地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外;已经注册的使用地名的商标继续有效。”
该条款的主要内容自1988年《商标法实施细则规定》颁布以来,经1993年修正,增加但书“地名具有其他含义的除外”,该条立法本意在于地名因缺乏显著性而禁止注册。后2001年修正的《商标法》增加了地名作为集体商标、证明商标组成部分的例外规定,经2013年、2019年两次修正沿用至今。从但书可见,该条款并不绝对禁止地名作为商标,特别是作为商标的组成部分进行注册。[3]《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第六条亦对此予以确认,“商标标志由县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名和其他要素组成,如果整体上具有区别于地名的含义,人民法院应当认定其不属于《商标法》第十条第二款所指情形。”
虽然针对该条款属于禁止注册条款还是禁止使用条款存在一定争议,但从其因缺乏显著性的历史沿革及立法目的可推定其属于禁止注册条款,故该条款中的“其他含义”还包括通过使用获得第二含义的情形,审判实务亦采取该观点。实践中,地名具有“其他含义”的情形主要有以下三种:
(一)商标标志仅由县级以上地名构成,其非地名含义强于地名含义的,可以认定具有其他含义
县级以上行政区划的地名含义相对明确和固定,如果允许将其作为商标使用必然会淡化其地名含义,可能导致对地名的不恰当垄断并引起社会公众对其地名含义和商标含义的混淆。故对于那些既具有地名含义又具有其他含义的标志,不能因为其具有地名含义就一律禁止其作为商标注册,但通常只有在其非地名含义强于地名含义时才可以获得注册。[4]
例如在“红河”商标争议案件[5] 中,法院认定“红河”除作为我国县级行政区划名称外,还系越南境内一条河流的名称,可见“红河”具有地名以外的明确、公知的含义。同时,在中文“红河”还具有“红色的河流”等常见含义,更易为公众所接受,故“红河”具有有别于地名的其他含义,能够起到商标的识别性作用。此外,商标标志由县级以上行政区划地名名称构成,其含义指向地名的,宜认定构成该条款所述情形。在“川”商标权无效宣告请求行政纠纷案[6] 中,考虑到虽然“川”可被解释为“河流、平地”等,但通常伴随词组出现,其作为单字出现,容易被识别为“四川省的简称”,不应核准注册。
(二)包含县级以上地名但整体可与地名区分,相关公众不会因该地名产生地理位置上识别和联系的,可以认定具有其他含义
若商标已经通过增加其他构成要素等方式,能够保持与地名之间的必要距离,使得相关公众在看到商标时,不再因此而产生地理位置上的联想,也不会影响其他社会公众使用地名的表达自由,进而避免了商标申请人借助商标申请和注册行为不正当挤占公共资源的可能性,该种情形可以认定属于地名标志或者含有地名标志中地名具有其他含义。在“江苏园博园”商标驳回复审案件[7] 中,虽然该标志中包含与江苏省行政区划名称相同的“江苏”二字,但因“园博园”三个汉字的加入,使整体不具有对地名“江苏”的直接指向关系,结合在案证据,该商标形成了区别于地名的其他含义。在“秋林· 里道斯 正宗哈尔滨红肠 始于1900”商标驳回复审案[8]中,“秋林· 里道斯”为显著识别部分并系在先注册商标,具有一定知名度,“哈尔滨红肠”字体较小,并非显著识别部分,该商标整体已形成区别于地名的含义。另外,商标由地名文字及其他文字构成,但地名文字并非以完整形式体现,公众不易将其识别为地名的,亦可以注册。在“顺酒德米”商标驳回复审案[9] 中,“顺”“德”并非作为完整的地名元素存在于商标中,未指向地名广东省佛山市顺德区,可以注册。
(三)若商标通过使用已获得较高知名度,足以使公众与地名相区分,也可以认定具有其他含义
地名作为指代特定地理区域的一种符号表达形式,属于公共领域资源,系公共利益范畴。将地名作为商标使用,由个人独占享有商标权,系私人利益范畴。故对地名商标可注册性的判断,事关公共利益与私人利益如何考量。既要防止商标权人不正当地垄断公共资源,保障社会公众使用地名的表达自由,又要防止因商标申请人或商标权人产品并未来源于地名所指代地区、不会进而导致对公众产生的误认误购,但不予注册或对商标宣告无效损害商标申请人或商标权人利益的情形。基于此,判断诉争商标是否属于通过使用获得第二含义的情形,一般要求商标经过使用已获得较高知名度。在“米兰”商标权无效宣告请求行政纠纷案[10] 中,虽“米兰”作为意大利城市名称的含义为我国公众所熟知,但根据注册人提交的证据,足以证明诉争商标在其核定使用的“摄影”等部分服务上经过使用宣传,已经能够为我国公众认知,与其注册人形成稳定对应关系,进而获得地名以外的“第二含义”,不会导致认为上述服务来源于意大利城市米兰或存在特定联系。
本案中,诉争商标“阿里灵杰”的标志整体并未形成公众能够识别的区别于地名其他固有含义,阿里巴巴公司提交的证据亦不足以证明该商标中“阿里”经过使用在其指定的“技术研究”等服务上获得区别于地名的第二含义,故诉争商标不应当予以初步审定。
四、结论
县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名,不得作为商标使用和注册,是《商标法》长期以来坚持的基本规则。在《商标法》已有明确规定的情形下,商标注册申请人在申请注册商标时,应当合理避让,以避免相关公众误认或攫取不正当的市场竞争优势。对于地名是否具有第二含义的判断,最终目的在于确定商标是否具有显著性,是否可以作为商标注册,故对地名商标是否具有其他含义的判断应当遵循商标显著性判断原则。
注释
[1] 北京知识产权法院(2023)京73 行初5851 号行政判决书.
[2] 北京市高级人民法院(2023)京行终6202 号行政判决书.
[3] 孙柱永. 关于商标标志中地名“具有其他含义”的判断[J]. 中华商标,2021(8):35-38.
[4] 北京市高级人民法院(2011)年高行终字第400 号行政判决书.
[5] 北京市高级人民法院(2003)高行终字第65 号行政判决书.
[6] 北京市高级人民法院(2021)京行终6816 号行政判决书.
[7] 北京市高级人民法院(2022)京行终834 号行政判决书.
[8] 北京市高级人民法院(2021)京行终637 号行政判决书.
[9] 北京市高级人民法院(2020)京行终241 号行政判决书.
[10] 北京市高级人民法院(2021)京行终6471 号行政判决书.