知识产权多重使用许可法律问题探析

引言：

知识产权作为不同于物权的权利，因其无形性的特点，使得其使用并不依赖于使用对象的转让或占有。同时，知识产权又具有与债权不同的排他性特征，包括排他/独占/专有使用权在内诸多权利的行使具有排他性的内在需求，与债权可以设立多个相互兼容的债权不同。知识产权这样的特性导致实践中出现了大量相互冲突的使用许可，而对于这样的冲突，究竟如何认定相互冲突使用许可的法律效力高低，著作权、商标和专利在多重许使用许可效力的判定上有何不同，认定某一使用许可效力低于其他使用许可是否意味着该使用许可合同无效以及该被许可人应承担何种责任，本文将就这些问题进行探析，以供参考。

一、知识产权多重使用[1]许可存在的问题

（一）知识产权多重使用许可的定义

知识产权多重使用许可，从字面上理解，为针对同一个知识产权的使用设立多个许可，而且这些许可在范围、地域、时间，甚至被许可内容[2]等方面存在相互重合，导致被许可人行使权利时与其他被许可人之间存在冲突，对于不存在冲突的多个普通许可或非专有使用权许可，鉴于并不存在太多争议，暂不在本文的讨论范围。

（二）知识产权多重许可的可能情况

若先后设立的知识产权使用许可中有独占/排他/专有使用的类型，无论该独占/排他/专有使用是一个还是多个以及成立的先后，都会导致各个知识产权使用许可之间出现冲突。以是否存在许可备案，知识产权的多重许可可能存在如下情况：

1.先后设立且均未备案的几个使用许可之间的冲突。

2.先设立且已备案的使用许可与后设立但未备案的使用许可之间的冲突。

3.先设立但未备案的使用许可与后设立且已备案的使用许可之间的冲突

此外，以上的每一种情况中，根据在后的使用许可人是否构成善意，又可以再分为在后使用许可人构成善意第三人和不构成善意第三人两种情况。但因为若在后的使用许可属于非善意，无论是否经过备案，其效力低于在先使用许可并无太大争议，因此对于在后的非善意使用许可本文不再进行过多讨论。

二、知识产权多重许可不同情况的效力

(一) 先后均未进行备案的多重许可之效力分析

1.著作权

虽然著作权法实施条例第25条规定了“与著作权人订立专有许可使用合同、转让合同的，可以向著作权行政管理部门备案。”但是因为著作权的获权并不以登记为前提，导致大部分的著作权实际未经过登记，进行著作权专有许可使用合同备案更是少之又少，加上国家和地方的版权局均可办理著作权登记和备案，缺乏统一的机构，合同备案后的及时公示和便利查询无法保证。同时，该规定只是一个建议性的规定，且只针对专有使用许可，并非类似专利使用许可的强制性规定，更非类似商标使用许可备案可以导致无法对抗善意第三人法律后果的制度。这些因素导致虽然法律规定了著作权专有使用许可的备案，但是事实上并不具备权利公示的功能，因此在先的被许可人没有权利公示的公认途径和可以苛责的责任，前后的被许可人的合理信赖理由均不充分，二者的信赖利益也是相等的。

根据法律的相关规定，对于善意第三人适用的需要满足4个条件：1.有合理的信赖理由；2.第三人出于善意；3.第三人支付了合理的对价；4.使用许可行为本身有效，不存在欺诈、胁迫、串通损害第三人利益等因素。在著作权使用许可并没公认公示途径这个合理信赖理由以及在后的使用许可的信赖理由并没有强于在先的使用许可的情况下，著作权的使用许可应当不能适用善意第三人制度。

在著作权不能适用善意第三人制度的情况下，笔者认为，著作权多重许可效力应当是由最先的被许可人决定。因为对于在后的冲突使用许可，许可人已经将使用权全部或部分让渡给他人，再将权利许可他人使用属于无权处分的行为。而对于无权处分，根据法律规定属于效力待定的行为，权利人，此处为最先的被许可人，应当可以决定在后使用许可的效力。对此，北京市一中院针对杨臣刚“这样爱你”（后改为老鼠爱大米）案件作出的（2006）一中终字第2500号也表达了类似的观点。

2.商标权

上海高院的徐卓斌法官认为，此种情况下，因各个被许可人（最先的肯定属于善意）均属于善意，各个合同的效力并无强弱之别，即使合同签订时间有先后之分亦无影响，所以，建议所有被许可人皆享有使用权[3]。对于这种观点和处理方式，笔者持不同意见，商标法第43条第3款明确规定：“许可他人使用其注册商标的，许可人应当将其商标使用许可报商标局备案，由商标局公告。商标使用许可未经备案不得对抗善意第三人。”可见，若在先使用许可为普通许可，在后的为独占或排他性许可，判定前后两个许可都属于普通许可，实际上是认定在先的使用许可对抗了在后善意第三人，因为在先的使用许可并没有受到任何影响。因此，笔者认为这种情况下，在后善意的使用许可效力应优先于在先未备案的使用许可。理由是虽然在先的被许可人同样属于善意，但是因为法律明确商标使用许可未经备案不得对抗善意第三人，因此，在先的被许可人因为没有进行使用许可备案而存在了应当被苛责的地方，应承担在先的使用许可无法行使（在后的为独占或排他性许可时）或者使用许可方式变为普通许可的责任（在后的为普通许可时）的后果，徐法官关于商标使用许可共同存在的观点，笔者认为只有在在先的使用许可为独占或排他性许可，而在后的为普通许可的情况下才不会违反现行法律的规定。

3.专利权

虽然专利也和商标一样规定了使用许可的备案，但是二者存在明显的差异，笔者认为不能将商标“备案对抗”的制度直接适用在专利上，原因有四：第一，商标使用许可备案与专利使用许可备案在立法的目的上存在差异。商标的备案许可制度最早是在最高院在2002年发布的《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》进行规定的，规定一开始就明确了未经备案不得对抗善意第三人这样的法律后果，具有明确的解决使用许可冲突的目的。而专利的备案制度最早则是在1985年发布的《中华人民共和国专利法实施细则》中进行规定，且从1985年进行规定至今，条款的表述均只是专利实施许可合同在生效3个月内应该进行备案这样的管理性规定，而未对若未进行备案应如何承担何种法律后果进行规定，该规定应属于政府对于专利实施许可合同的行政管理性规定。第二，未经备案不能对抗善意第三人应属法律拟定事项，而非法理推定事项。法律设定了某一事项的登记或备案制度，并不能直接推导出未经过备案登记的就不能对抗善意第三人，政府的行政管理中，存在大量登记和备案事项的目的只是为了相关事务的管理。第三，专利在先的使用许可未进行备案的可责性相较于商标要低。在实践中绝大部分专利使用许可未进行备案，且法律未像商标使用许可一样明确规定的不备案不得对抗善意第三人的后果的情况。第四，规定在后使用许可效力高于在先的使用许可，同样会危害交易安全。善意第三人制度背后保护的利益是交易安全，但是若规定在后的善意第三人权益高于在先的善意被许可人，则意味着所有在先的被许可人都面临被在后的使用许可废止的巨大风险，同样会给交易安全带来巨大的负面影响。因此，笔者认为，对于均未进行备案的专利使用许可，其效力应当按照使用许可设立时间的先后确定使用许可的效力高低。对此观点，南京希科集团有限公司与珠海汇贤企业有限公司等系列纠纷案中，涉及相关案件审理的深圳中院、广东省高院、南京中院及江苏省高院在判罚中也持有相同观点，认定了专利存在多重许可时，最先成立的专利使用许可有效[4]。

(二) 先设立且已备案的使用许可与后设立但未备案的使用许可的效力分析

对于商标权，因为商标法和最高院的司法解释明确规定，未经备案的商标使用许可，不能对抗善意第三人。因此，对于在先设立且已经进行备案的使用许可，无论在后的被许可人是否构成善意第三人，均不能对抗在先已经备案的使用许可的效力。

至于著作权和专利权，如前文所述，在先未经备案的著作权和专利使用许可的效力都优先于在后构成善意的使用许可，因此，经过备案的著作权和专利使用许可的效力自然是高于在后的善意或非善意的使用许可。

(三) 先设立但未备案的使用许可与后设立且已备案的使用许可的效力分析

对于商标权，如前文所述，在后的未经过备案善意使用许可尚且高于在先未经备案的使用许可，通过类比推定，在后经过备案的善意使用许可效力自然也是高于在先未经过备案的使用许可的。此外，除了前述商标使用许可“备案对抗”的法律规定，这里还涉及备案制度效力和在先有效合同效力二者利益考量的问题。对此利益考量，可以对比同样是“登记对抗”动产抵押制度，根据物权法第188条的规定，动产抵押权自合同生效时设立，登记并不是设立要件，但若善意第三人在后签订了动产抵押合同且进行了登记，在该动产进行变卖时，享有优先受偿权的在后登记的第三人，至于在先登记的抵押权人，根据《全国法院民商事审判工作会议纪要》（以下简称“《九民纪要》”）的规定，可以主张要求办理抵押手续或要求抵押人在抵押物的价值内承担责任的合同违约责任。可见，对于已经规定了“登记对抗”制度的情况下，法律优先保护的是登记制度的效力，以促进登记制度推广施行，提前保障交易安全。这样的逻辑对于规定了“备案对抗”制度的商标使用许可行为，笔者认为同样适用，唯有赋予使用许可备案行为更高的法律效力，才可以激发被许可人获得商标许可后备案的积极性，形成商标使用许可备案的良好氛围，提前保障商标使用许可的交易安全。

对于著作权和专利权，因为法律并没有像商标使用许可一样明确规定“备案对抗”制度，因此，笔者认为，在法律没有赋予在后登记的使用许可更高效力的情况下，在先著作权或专利使用许可的效力并不会因为在后的著作权或专利使用许可经过了备案就受到影响，在先的使用许可效力仍然应当是高于在后的使用许可的。前述南京希科集团有限公司与珠海汇贤企业有限公司等系列纠纷案的判决亦持有同样的观点。

三、知识产权多重许可不同情况的法律后果分析

前述讨论了不同情况下多重使用许可效力高低的问题，但效力更低的使用许可是否因此无效，效力更低被许可人是否需要承担侵权责任，若需要承担的，将承担何种侵权责任？就这些问题，笔者观点如下：

(一) 效力更低的使用许可并不因此无效

根据民法总则、合同法等普通法的规定，合同无效的理由并没包括两个合同内容之间的冲突，知识产权的特别法也没有就多重使用许可规定特别的合同无效条款，因此，在多重使用许可的冲突并不会导致任何一个使用许可合同的无效，产生的影响应是效力更低的合同无法按照使用许可合同的约定使用对应的知识产权。构成善意的第三人可以向许可人主张合同解除、支付违约金等违约责任，对于非善意的第三人则可以根据其与许可方各自的过错程度及双方的约定确定相关的责任承担。

(二) 效力更低的被许可人至少需要承担停止或改变使用的责任

知识产权多重许可的意味着各个使用许可之间存在冲突，对于效力更低的使用许可，其权利的行使不应当影响效力更高的使用许可，若效力更高的使用许可为独占/排他/专有使用权，则效力更低的应当停止相关知识产权的使用，若效力更高的使用许可普通许可/非专有使用权，则效力更低的使用许可，可以请求变更为普通许可/非专有使用的方式继续进行使用。

(三) 基于信赖利益的保护和公平合理的原则，善意被许可人应当免于承担侵权赔偿责任

为保护销售者等知识产权侵权所涉及人员的合理信赖利益，著作权法规定复制品的发行者或者电影作品等复制品的出租者能够证明其合法来源的，不承担法律责任，商标法规定销售者能够提供合法来源不承担赔偿责任，专利法规定使用、许诺销售或者销售专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。因此，对于多重使用许可中效力较低使用许可的被许可人，若其能够证明自己属于善意第三人并提供合法使用许可证据，应该参照前述法律的规定，保护其信赖利益，免于承担侵权赔偿责任。但对其使用相关知识产权期间所获得利益，效力更高的使用许可权人应有权根据知识产权的贡献度，要求其适当返还。

四、结语

综上所述，对于知识产权多重许可的情况，若在后的使用许可非善意，则不能对抗在先的使用许可。若在后的使用许可构成善意，需要区分不同的知识产权类型：

著作权因为没有公认、统一和适用全部使用许可类型的备案公示制度，前后被许可人的合理信赖理由均不充分，二者的信赖利益也是相等的，不能适用善意第三人的制度，使用许可应按照设立的先后顺序确定效力的高低。

对于商标权，因为法律明确规定，商标使用许可未经备案，不得对抗善意第三人，若在先的商标使用许可未进行备案，法律上存在可责性，应当不能对抗在后的善意使用许可，无论在后的使用许可是否经过备案。

而对于专利权，虽然法律同样规定了使用许可的备案制度，但未规定未经备案不得对抗善意第三人，而且从该制度的立法历史和行文看，该规定更多是一个行政管理性的规定，不能直接将商标的“登记对抗”规定直接适用在专利上。因此，专利的多重许可，应当和著作权法一样，根据设立的先后顺序，确定冲突的使用许可效力高低

注释：

1.专利法对于专利许可使用的行为使用的是“实施许可”表述，商标法则是“使用许可”，二者含义大致一致，为了讨论方便，本文统一使用“使用许可”的表述。

2.一个知识产权出现不同被许可内容出现在专利和著作权中，例如存在多个权利要求的专利，只授权他人使用某个独权或某几个从属权利，一个连环漫画仅授权他人使用其中某个人物的形象或者某个章节的故事内容。

3.徐卓斌，《商标独占使用多重许可法律问题研究——帕弗洛公司诉艺想公司、毕加索公司商标使用许可合同纠纷案评析》，电子知识产权，2015年第12期，第93页。

4.相关判决具体参见（2001）深中法知产初字第 119 号、（2002）粤高法民三终字第 153 号以及参见 （2004）宁民三初字第 225 号、（2009）苏民三终字第 0027 号民事判决书