申请注册商标要强化“用而不炒”导向

2019年修订的《商标法》第四条规定，“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”。新增该条款，旨在坚决遏制“不以使用为目的”的商标恶意注册行为，坚决打击恶意囤积商标的行为，有效规范商标注册秩序，增强商标申请人的使用义务，使商标申请注册回归以使用为目的的制度本源。本文试图结合审查实践，阐述对这一条款的理解与适用。

一、基本案情

第546***94号“每幸MEIXING及图”商标（下称被异议商标），由张某申请注册在第29类“以水果为主的零食小吃；食用油脂；酸奶；肉罐头；鱼（非活）；蛋；加工过的坚果；豆腐制品；牛肉；食用燕窝”商品上。

刘某某（下称异议人）对该商标提起异议，主要理由如下：

1.被异议商标与异议人在先注册的第525***20号“每辛”商标、第414***01号“每幸”商标、第336***40号“每幸”商标、第525***50号“每辛”商标构成相同或类似商品上的近似商标，被异议商标的申请注册违反了《商标法》第三十条、第三十一条之规定。

2.首先，被异议人作为自然人，在短期内不间断申请注册了98件商标，且横跨多个关联性较弱的类别，其中还包括需要很强专业资质的特殊类别，其行为明显不符合商业惯例，明显超出正当经营需要和实际经营能力；其次，被异议人还申请注册多件与景点名称、著名电视剧名称、知名商标相近的商标，存在主观恶意；再次，被异议人及与其具有特定关系的自然人还将已经注册的商标在商标转让平台挂售。综上，被异议人的行为违反了《商标法》第四条、第七条之规定。

异议人提交的主要证据包括：被异议人申请注册商标汇总及与他人标识的对比；被异议人在商标转让平台的售卖信息及在时间戳平台的录屏视频；与被异议人存在特定关系的自然人的商标注册信息及其商标售卖信息等。

被异议人未在规定期限内作出答辩。

经审查，国家知识产权局商标局（下称商标局）认为：

被异议商标“每幸MEIXING及图”指定使用商品为第29类“以水果为主的零食小吃；食用油脂；酸奶”等。异议人引证在先注册的第525***20号“每辛”商标、第414***01号“每幸”商标、第336***40号“每幸”商标核定使用商品和服务分别为第30类“咖啡饮料；茶饮料”、第35类“通过邮购定单进行的广告宣传；广告”、第43类“住所代理（旅馆、供膳寄宿处）；咖啡馆”等。被异议商标指定使用商品与异议人上述引证商标核定使用商品和服务在商品的功能用途和服务的内容对象上有明显区别，不属于类似商品或服务。因此，双方商标未构成使用于类似商品或服务上的近似商标。异议人另引证在先注册的第525***50号“每辛”商标核定使用商品为第29类“腌制水果；油炸土豆片；以水果为主的零食小吃”等。被异议商标指定使用的“以水果为主的零食小吃；酸奶”商品与异议人该引证商标核定使用商品的功能用途相近，属于类似商品。被异议商标与异议人该引证商标在文字构成、呼叫和整体外观上相近，易使消费者误认为被异议商标所标示的商品来源于异议人或与异议人存在某种特定联系，从而导致对商品的误认误购。因此，被异议商标指定使用在上述类似商品上，双方商标已构成使用于类似商品上的近似商标。此外经查，被异议人在多个类别上申请注册了九十余件商标，且被异议人在互联网上多次发布商标售卖信息，被异议人未对上述行为作出合理解释。被异议人申请注册大量商标，明显超出正常经营需要，具有囤积、售卖注册商标以牟取商业利益的意图。该行为扰乱了正常的商标注册管理秩序，有损公平竞争的市场秩序，属于不以使用为目的的恶意注册。

依据《商标法》第四条、第三十条、第三十五条规定，商标局决定：第546***49号“每幸MEIXING及图”商标不予注册。

二、案件评析

《商标审查审理指南》明确，《商标法》第四条规定的“不以使用为目的”申请商标注册的行为是指，申请人在申请注册商标的时候，既无实际使用商标的目的，也无准备使用商标的行为，或者依据合理推断，无实际使用商标的可能性。

判断是否构成“不以使用为目的的恶意”，应综合考虑申请人所在的行业特点、经营范围、经营资质等基本情况；申请人提交的商标注册申请的数量、类别跨度和时间跨度等整体情况；提交的商标注册申请标志的具体构成、商标实际使用情况，以及申请人在先是否存在商标恶意注册及侵犯多个主体注册商标专用权等多方面因素，综合判断其申请是否明显不符合商业惯例、明显超出正当经营需要和实际经营能力，以及明显具有牟取不正当利益和扰乱正常商标注册秩序的意图。本案的审理重点，即被异议人的商标注册申请行为是否构成“不以使用为目的的恶意”，关键考量以下因素：

（一）被异议商标注册申请人的基本情况

《商标审查审理指南》规定，申请人的基本情况应当包括其存续时间长短；注册资本实缴情况；所在行业领域及经营范围的具体情况；经营情况是否正常，是否存在被吊销、注销、停业、清算等非正常情形。本案中，被异议人为自然人，申请注册商标时提交的经营主体类型为个体工商户，经营范围包括：日用百货、五金销售等,登记注册日期为2020年11月17日。

（二）申请人提交商标注册申请整体情况

《商标审查审理指南》规定，申请人提交商标注册申请整体情况包括：申请人累计申请商标数量及指定商品或者服务类别；申请人提交商标注册申请的时间跨度情况；申请人短期内新提交的商标注册申请的数量及指定商品或者服务类别等。本案中，结合异议人提供的信息，经审理查明，被异议人申请注册有98件商标，分布在13个类别，其中多个类别，如第3类、第5类、第10类、第41类的经营需要具备不同的资质要求。此外，被异议人上述商标的注册时间跨度较短，全部商标在不到一年的时间里提交注册申请，有时在一个月内提交超过20件商标的注册申请。

（三）商标的具体构成情况

《商标审查审理指南》规定，《商标法》第四条应当考虑申请注册的商标是否与他人有一定知名度或显著性较强的商标相同或者近似；是否包含行政区划名称、山川名称、景点名称、行业术语等公共资源；是否包含知名人物姓名、企业字号、电商名称、他人知名并已产生识别性的广告语、美术作品、外观设计等其他商业性标识等。本案中，结合异议人提供的信息，经审理查明，被异议人除申请注册本案被异议商标外，还申请注册多件如“满视明”“龄之屋”“正聚德”“贵人螺GUIRENLOU”“福巴佬FUBAOLAO及图”等与他人在先注册使用并有一定知名度或较强显著性的“满视明”“燕之屋”“全聚德”“贵人鸟”“乡巴佬”等商标或商号相近的商标。上述注册行为属于对他人在先注册使用具有较强显著性或知名度的商业性标识的摹仿行为。

（四）申请人申请商标注册过程中及取得商标注册后的行为

《商标审查审理指南》规定，《商标法》第四条应当包括申请人在申请商标注册过程中及取得商标注册后，将商标向第三方售卖或转让，且未能有效举证其售卖或转让前具有使用意图或就其不使用行为作出合理解释的；申请人申请商标注册过程中及取得商标注册后，具有出于牟取不正当利益的目的，积极向他人兜售或公开售卖商标、胁迫他人与其进行商业合作，或者向他人索要高额转让费、许可使用费、侵权赔偿金、诉讼和解费等行为的。本案中，结合异议人提供的信息，经审理查明，被异议人名下的98件商标中，有68件在商标转让平台公开售卖，且被异议人未提出答辩举证其具有使用意图。因此，被异议人具有牟取不正当利益的目的。

综上所述，被异议人存在短期内不以使用为目的大量申请商标的行为。该行为明显不符合商业惯例、明显超出正当经营需要和实际经营能力，且具有意欲借此牟利的意图，违反了诚实信用原则，扰乱了正常的商标注册秩序，已构成《商标法》第四条所指情形。

三、综合评述

中共中央、国务院印发的《知识产权强国建设纲要（2021-2035）》明确提出，“引导市场主体发挥专利、商标、版权等多种类型知识产权组合效应，培育一批知识产权竞争力强的世界一流企业。”《知识产权强国建设纲要（2021-2035）》描绘了知识产权强国的特征：制度完善、保护严格、运行高效、服务便捷、文化自觉、开放共赢。这就要求我们在建设激励创新发展的知识产权市场运行机制时，努力维护良好的商标注册秩序，使商标的注册、管理和保护等各流程的运行更加高效。对市场主体来说，只有自觉遵守诚实信用原则，共同维护规范的商标注册秩序，才能顺应时代潮流，不断提高自身的竞争力。