如果巴西专利90天授权，你准备好了吗？

美国专利商标局（USPTO）和中国国家知识产权局（SIPO）的专利审查周期平均约为三年，而在巴西专利商标局（BPTO），你却需要约10年才能获得专利授权证书！如此冗长的专利审查周期极大地影响了巴西的经济发展与技术进步。

近年来，BPTO开展了一些快速审查项目加速在巴西获得专利授权的过程，例如：绿色专利、新药发明、专利审查高速路（PPH），科研（S&T）院所，以及中小企业（S&Ms）等。但是，这些项目都没有显著地减少BPTO的审查积压。去年6月，依据BPTO发布的信息，等待BPTO审批的专利申请高达231,184件之多！

BPTO在过去几年雇佣了大量的专利审查员（目前BPTO有326名专利审查员）并且大幅提高审查工作量：2015年每个巴西审查员全年做出35个结案，2016年增长到每人45个结案，2017年预期增长到每人55个结案。尽管审查员们尽职工作，但是数据表明他们的努力距离解决如此之高的专利申请积压仍相去甚远。依据BPTO公布的数据，如果维持当前的积压频率、审查员数量与工作效率，至2029年巴西的待审专利将积压至令人担忧的349,080件之多！假设审查员工作效率加倍达到每人每年完成110项结案，至2029年的待审专利仍将增长至189,312件，积压也不会消除。根据BPTO的研究表明，即使专利审查员的数量翻番，估计仍需八年左右时间方能消除积压。由此不难看出形势的严峻。

解决积压迫在眉睫。因此，BPTO试图建立一个加快专利申请授权的程序，致力于通过一个特殊且临时性的快速审查方案来解决积压问题。依据这一方案，快速审查是可以选择的并且不会适用于在提案规定生效之后才提交的申请。

2017年8月，巴西发展、工业与对外贸易部（Ministry of Industry and Foreign Trade and Services，MDIC）和BPTO提出一项专利申请简单授权的“快速审查方案”草案，并于2017年8月21日前公开征求意见。
 
01 什么是“快速审查方案”？ 

“快速审查方案”草案建议了一个简易流程，根据该草案的规定，如果满足一定的条件，那么该巴西专利申请将无需实质审查在90天内即可被授予专利权。 

02 什么样的专利申请能够“快速审查”？ 

依据当前的“快速审查方案”草案，满足如下条件可以获得进入快速审查程序的“资格许可通知书”：
（1）不得是增补证书申请[1]、分案申请或医药产品及生产方法的专利申请（仍需实质审查）；
（2）专利申请或进入PCT国家阶段的请求需在该方案正式发布日之前提交；
（3）专利申请在该方案正式发布日已经公开，或在方案发布日后30天之内提交了公开请求；
（4）在该方案正式发布后的30天之内应当递交专利实审请求；
（5）按时支付年费无拖欠；
（6）BPTO尚未发布关于此专利申请的技术意见报告。

如果申请人不希望专利申请不经实质审查即被快速授权，根据草案的规定，申请人在告知其专利申请进入快速审查程序的“资格许可通知书”公布后的90天之内可以选择不参与该快速程序。

除此之外，需要注意的是，任何已经进入第三方观察或在“资格许可通知书”公布90天之内进入第三方观察的专利申请将不能进入快速审查程序。（注：“第三方观察”是指任何第三方在专利审查过程中，可以提交证据或法律主张向专利审查员证明该申请不应该被授予专利权。巴西1996年后已不设正式的专利申请抗议时限和程序。目前，任何第三方都可以在专利申请被审查之前提交“观察”） 

03 快速授权的专利内容是怎样的？ 

根据当前“快速审查方案”草案，在快速程序下专利申请将按照BPTO首次公开的内容获得授权。 

04 快速授权≠降低专利标准 

依照简化程序授权的专利同样可能受到行政无效程序或司法无效诉讼的挑战。快速授权并不意味着改变了巴西对可专利性、新颖性 （novelty）、创造性 (inventiveness)、工业实用性 (industrial applicability) 的根本要求。例如，巴西专利法第十条和十八条对可专利性的规定依然有效（发现，科学理论，数学方法，计算机程序本身，自然生物的部分或全部等不属于可授予专利权的主体）。虽然快速程序下授权时不对这些根本要求进行实质审查，但是实际不符合专利授权条件的专利可以在后续程序中被无效。

“快速审查方案”草案已于今年8月向公众征求意见，并于8月21日截止。许多巴西及全球知识产权从业者、企业就此重要问题提交了他们的意见。BPTO最近发布了一份672页的文件，包含了所有按规定时间提交的意见。从目前的情况来看，该草案仍然争议较大，巴西知识产权协会（ABPI）、巴西工业协会（ABAPI）、国际商会（国际性商务组织，https://iccwbo.org）以及其他一些组织对提案的部分方面提出了批评。主要意见建议聚焦在以下几个方面（这些意见建议被不同主体反复提及）： 

01 关于发文主体 

新规不应由BPTO发布。一些评论认为新规与巴西现行《工业产权法》部分法条有所冲突，BPTO不能在没有巴西国会授权的情况下对法条规定进行修改，即使只是作为对极少数案件的特殊处理，因此认为新规应当得到巴西国会的批准[2]。 

02 关于适用范围 

一些建议者提议BPTO只允许在某个特定日期（建议在2007年12月31日至2017年7月31日之间）之前提交的专利申请适用快速审查程序，以避免有人只是为了无需实质审查即可获得专利授权的目的提交新的专利申请。 

03 关于时间规定 

目前的提案对：
（1）决定不参与（即90天之内主动选择不参与快速程序）；
（2）提交第三方观察（即在“资格许可通知书”公布90天之内提出第三方观察，以防止专利申请进入快速审查程序）和
（3）请求对专利申请进行审查（即在方案正式发布后的30天之内递交专利实审请求，以符合进入快速程序条件）的时间规定有重叠。
为使申请人及其竞争方有时间分析情况，建议针对上述三类不同行为采用不同时间规定。 

04 关于授权数量 

对专利授予数量应当有所限制，以使竞争方能够更好地监测专利的发布。 

05 关于授权内容 

BPTO应当考虑申请人正当的修正请求，以及其他国家对涵盖相同权利主张的专利申请做出的决定，而非简单地授权如所公开的专利。比如，如果专利申请涵盖完全相同的权利主张，且外国主管机构已完成实质审查并做出决定， 那么BPTO就不应简单地按公开的专利申请进行授权，而是应该给申请人一个请求按照外国授权文本修改的机会（即体现在外国实质审查阶段做出的修改）。实际操作中可要求申请人提供外国决定的原件和葡萄牙语的翻译件。

目前，BPTO尚未对所有提交的建议给予全部研究和反馈。从目前的公众意见来看，当前的草案一些方面仍在商榷，尚有不成熟之处。这些意见建议在方案的下一稿或者终稿中是否会得以体现尚是未知数。

“快速审查方案”是否以及何时会生效也未有定数。巴西知识产权协会（ABPI）最近的会议中，BPTO在会谈中暗示希望能从2018年1月开始执行，但这并非官方消息。

尽管新规未见得将会最终实施，或者其中规定仍将被修改，但是，巴西政府已表明有意愿采用激进的措施来消除当前的积压。无论最终采用何种措施或规则，中国企业都可能面临如下机遇和挑战：

一是对于一直以来希望在巴西获取专利权却哀叹于其较长审查周期的中国企业而言，将有可能解决长久以来难以攻克的难题，前提是对巴西快速审查新规持续关注、深入理解并能够充分运用。

二是新规可能催生大量的巴西专利权，对在巴西生产经营的中国企业造成一定困扰。监控产业或竞争对手专利情况将变得更加艰难，专利丛林现象将导致稍有不慎便可能踩到专利地雷，而后通过行政或司法程序无效专利将可能耗费大量人力物力。

基于当前草案中提出的方向和内容，对中国企业提出如下建议：
 
01 持续关注新规进展 

“快速审查方案”中的规定仍然有很大可能被修改，最终的规则也可能与当前草案中有所不同，建议中国企业应当对新规发展保持密切关注。如果后续仍有针对规则广泛征求意见，建议中国企业积极反馈建议，参与规则制定。 

02 深度考虑策略选择 

通过简易程序有助于快速获得专利权，而经过实质审查的专利将在执法中更易执行，二者各有利弊。因此，建议中国企业做出巴西专利布局策略分析，逐案检验决定是否应选择简化程序。通常而言，对于即将进行实质审查的专利申请，中国企业可以考虑等待常规实质审查而非使用简化程序获得专利授权是否更有利。 

03 选择简化程序应做好充足准备
 
从目前的草案来看，新规一经正式发布后将仅适用于规定发布日之前已提交或是已进入国家阶段的专利申请，有强烈意愿希望通过简化程序快速获得专利授权的中国企业，应当提前做好准备以确保新规出台后能够从中受益，包括：
（1）在巴西提交专利申请或要求进入PCT国家阶段；
（2）请求提前公开，并要求对专利申请进行实质审查；
（3）足额缴纳年度费用。
 
04 充分运用第三方观察手段提交公众意见 

一旦提交第三方观察， BPTO就必须对该申请进行实质审查。因此，对自身发展影响较大的他人提交的巴西专利申请，可以通过提交第三方观察延缓其快速获权进度。 

05 加强产业和竞争对手专利监控
 
一旦新规实行，预期将会在短时间内催生大量专利授权决定。因此，中国企业应当严密监控产业及主要竞争对手知识产权态势，避免专利侵权纠纷。如果认定有潜在纠纷的授权专利稳定性不高，可以考虑是否迅速启动专利无效措施。

[1]增补证书用于批准对某专利或专利申请中发明客体的“改良”或“发展”, 即使该“改良”或“发展”本身不涉及任何发明步骤, 但是其必须在原专利或专利申请的发明概念的范畴之内。增补证书将附属于原专利并享受同样的有效期。该证书的主要目的是给予发明人为自己发明的改良和发展寻求专利保护的机会。如果没有该制度，此类改良和发展很可能由于原专利或原专利申请而无法得到保护。 
[2]巴西《工业产权法》规定符合可专利性、新颖性、创造性和工业实用性要求的专利申请才能被授权。在程序上，该法要求BPTO在驳回或授权专利申请之前必需先发布初步分析报告。而根据快速审查方案草案，将不对专利申请就上述根本要求进行实质审查，且授权无需发布初步分析报告。