从证明责任分担的角度探讨发明创造性的判断

作者：
欧阳石文 国家知识产权局专利局专利审查协作河南中心化学部
朱　　宁 国家知识产权局专利局专利审查协作湖北中心总审查师

一、前言

创造性是专利申请最为重要的法律条款，创造性也是发明创造的应有之义。在专利制度运行过程中，关于创造性的争议及其相关问题最为常见，这在情理之中。但在判断发明的创造性时，目前似乎是只能采用所谓的三步法来进行判断。但三步法本身是否能够解决所有的创造性问题，尚未得到解答的问题，虽然也有人明确三步法并非万能的，但鲜有较好的例证。从专利制度运行来看，关于创造性的判断标准各国其实都在不同时期发生着不同的变化，而从我国目前的形势来看，其创造性的审查也遇到一些难题，需要从理论和实践两个方面去加以完善，此为本文撰写的出发点，试图从证明责任的角度探讨解决目前存在的问题的解决办法。

二、当前专利审查中的相关问题及创造性对创新的指引作用

专利制度诞生时作用相对单一，即促进信息公开，技术交流，避免重复研究，鼓励发明人的利益（其实就是其积极性）等。但到目前专利制度的作用已经非常多元化。例如，随着全球化的发展，专利制度其实与国家利益紧密相关。当然更多的专利制度衍生的作用更为多元，例如基于防止竞争对手进入有关市场，或者为增加谈判的筹码等考虑，申请人需要基于核心发明申请众多的外围专利，形成所谓的专利池。尤其，在我国由于各地方对专利申请的资助，以及各种对专利数量指标的要求等，申请官费也较低的情况，导致专利申请的涌现，专利申请的数量相对于创新而言是非正常的增长。在这种形势下，有许多非基于创新本身而提出的发明创造，说得更直接一点，有些专利申请是编造出来的而不是真正创造出来的。这类专利申请的审查给专利局带来了较大的麻烦，当然对于一些撰写导致公开不充分，或者违背常理等而不具备实用性，此时可以采用这些条款来驳回相关的专利申请。但有相当多的专利申请并不直接违背这些条款，但由于其编造的原因，显然也不会存在直接教导其技术方案的现有技术。对于这类专利申请全部予以授权，显然违背专利法本来宗旨，这就需要合理理解和运用创造性条款来对其规制，避免低质专利申请，这就是本文的重点。

而专利审批不仅仅是对专利申请是否授权，以及授权文本的规范，其附带的重要作用是对发明创新的指引作用，专利申请质量的导向作用。其中起到指引作用的最主要条款就是创造性条款。合理把握创造性标准，有利于引导社会创新发展方向，尤其避免低质专利申请。例如，现有技术已经采用将苹果、梨、桃制成罐头产品，那么随后将这种三水果混合制成混合水果罐头，在没有获得任何特别的技术效果的前提下，从技术贡献来看，其不具备创造性。如果对其授予专利权，则对该领域导向一种低质创新的途径，就是将不同水果混合制成罐头都可能获得专利授权，也导致了低质专利申请。从这一个角度来讲，创造性条款也是规制编造专利申请的法宝。

三、申请文件对于发明具有技术贡献负有初步证明责任

发明是否具备创造性到底是何种态度，是审查员证明发明不具备创造性，还是审查员在审查时不能建立发明具备创造性，才能驳回专利申请。其中对于后者，则可能由于申请人在说明书中没有表明获得技术贡献的情况下，审查员即不能建立发明具备创造性。从宏观来看，这就是涉及举证责任的问题，其对于某些专利申请的走向具有决定性的影响。

以发明专利申请为例，专利法第39条规定：发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的，由国务院专利行政部门作出授予发明专利权的决定。从该法条来看，也没有给出明确的答案。专利法第36条规定在请求实质审查时，应当提交在申请日前与发明有关的参考资料，其也虽是为了方便专利局主要针对新颖性和创造性的审查，然而也隐含着申请人披露现有技术的义务。

从专利申请文件撰写的角度，包括专利法第26条第3款则仅规定说明书应当充分公开发明创造，专利法实施细则第17条的规定也仅涉及说明书各部分的撰写要求。因此，综观所有规定，法律并明确没有规定申请人需要在说明书中需要表明发明具备创造性，虽然暗含着应当有这一要求的。但在实质审查意见通知书的相关操作来看，在审查员提出发明不具备创造性质疑的情况下，申请人有义务提出发明具备创造性的理由。

对此，根据专利法的本质和出发点出发，从理论上来看，申请人以公开其技术来获得一定期限的排它权，其不仅需要充分公开其发明创造，还需要在一定程度表明其具备创造性，所谓一定程度上是指相对申请人本人掌握的现有技术而言，其应当能够提供其发明具备创造性即具备的技术贡献的理由或信息。例如，EPO申诉委员会决定T 0939/92中也提出如明发明的技术问题没有得到解决，则发明不具备创造性。[1]

在此基础上，还需要进一步澄清申请人表明发明具备创造性的途径，或者其这种声称有哪些方式。不同领域情况也有所不同，对于预期较强的领域，则基于某个技术特征相对容易得知其作用和效果（此时申请人在申请文件中不一定费多少笔墨来表述），而在预期性较差的领域，则需要在申请文件中明确写明乃至通过实验验证。因此，总的来说，只要申请人能够从某一个方面来表明或论证其发明具备创造性即应当符合基本要求，比如通过实验来证明发明获得了预料不到的技术效果，此时申请人不必在申请中交待或者甚至不需知道其获得该效果的具体原理、机理等。但显然，若没有在说明书中提供表明具备技术贡献的事实等，很可能在对审查员的创造性质疑的反驳中不能顺利引入作为支撑。

这种思路，对于专利申请人而言，在申请文件中应当提供基本的表明具备技术贡献的责任和义务（类似于USPTO所述的“表面确凿”的程度），具体来说至少可以从解决了什么技术问题或达到什么技术效果角度来证明，但显然不必非得要从原理或理论等角度说明（当然，申请中能够对此进行说明，有时也有利于创造性的成立）。这种责任和义务是要求申请人在申请文件中表明获得了技术贡献，但其技术贡献是否达到专利法所要求的创造性高度，则需要专利局审查时进行判断。

可能有人会提出，由于申请人所了解到的背景技术通常不同于审查员检索到的现有技术，因而也就难以针对后者事先在申请文件中提供对应的支撑发明具备创造性的信息。对此，笔者认为在通常情况下，申请文件中没有认为产生技术贡献的那些特征或手段，其作用和效果也就是常规的，审查员审查时可以据此进行审查。但是，如果申请人依据说明书中的信息能够提出有力的辩驳理由，仍然有可能支撑发明具备创造性，此时需要申请人提供信服的理由或证据。

四、创造性判断思路的完善

对应于上述举证责任分配，需要配套给出相应的判断思路。从审查角度可以这样理解，如果审查员通过判断，没有理由在心中建立本发明具备创造性的结论，则可以提出发明不具备创造性的结论，而不应当是在心中建立无法否定发明的创造性（即认为现有技术没有给出技术启示则认为具备创造性）。简而言之，申请人应在申请文件中证明发明具有技术贡献（其是否满足创造性的要求则由审查员审查确定），而不是审查员无法否定发明具备创造性即认可发明具备创造性。从审查标准的角度，可以概括为：对于发明的技术方案中没有证明产生技术贡献的技术特征不能用以支持发明的创造性。

而如果按照目前的审查指南的规定，尤其按三步法的表述，其文字体现的含义在于，如果现有技术没有技术启示，则不能否定发明的创造性。[2]但对于有些情形估计以此思路，则不能很好解决现实中存在的专利审查问题。例如，对于组合物的发明而言，在其中随意添加一些成分，或者故意添加本领域技术人员常根本不可能考虑要添加的成分（且添加这些成分并没有特别的考虑，也不能解决任何技术问题），此时如果教条的适用三步法，则这种发明无法否定其创造性，因为现有技术不存在添加这些成分的启示，因为其并不能解决任何技术问题而产生技术进步。但从创造性的本质来看，这种发明显然是没有创造性的，因为其没有解决任何技术问题，产生技术效果，在产业上也不会应用，即没有作出任何技术贡献，对此认可其创造性显然违背专利法的宗旨。

现实中经常出现一些难以直接适用三步法判断的情形。一种情况是教条适用三步法的情形，囿于技术特征的逐一对比，导致判断思路僵化。这种情况主要是权利要求撰写非常详尽，描述了众多的技术细节，审查员难以找到技术特征全面覆盖的现有技术，导致易于被认为具备创造性。另一种情况下，是为了申请专利而随意产生的发明。例如组合物中随意添加成分，蛋白质中的随意突变某一或某些位点得到的突变体但未给出获得的技术效果证明。审查员教条理解三步法，则会得出现有技术没有给出技术启示的结论而认可其创造性，但显然承认这种发明具备创造性显然不合适，容易催生编造的低质专利申请的情况出现。

然而，根据本文提供的审查立场则容易解决上述难题。例如，如果发明涉及的组合物中，添加了一种并不常见的物质（甚至本领域技术人员根本不考虑的物质），但申请中并没有对加入该物质解决的技术问题进行说明，也没有与达到的技术效果联系起来。这种情况下，审查员无需针对该物质提供现有技术的证据来表明添加的启示（估计很难或者说不太可能有这种现有技术），就可以提出添加该物质不能为发明带来创造性的质疑，相反为了更具说服力，可以提供该物质的特性作用等的相关反证来表明添加该物质并不能解决技术问题。但如果添加的所述物质，申请文件中表明其解决了技术问题，并达到了对应的技术效果，则申请人已基本完成证明具有技术贡献的义务，此时审查员只有提供给出添加该物质的技术启示的现有技术证据（或表明是公知常识）才能提出不具备创造性的质疑；或者审查员不能做到这一点，则应当认可发明具备创造性，除非能够找到相关的确切的反证表明申请文件中的上述记载其实是错误的（比如说申请人杜撰的），则可以提出该物质的添加不能支持创造性。但显然，这种情况下，需要审查员负有更严格的举证责任。

五、案例说明

为了进一步阐述上述提出的思路，下面通过两个案例来说明。这些案例的做法在审查实践已有审查员有采用，但本文引入进一步验证本文的思路，或者说为这种做法提供一定的理论依据。

1、案例一[3]

(1)案情介绍：某申请文件表明其解决的技术问题是，在不牺牲催化剂稳定性的情况下，提高催化剂的反应速度并减少醋酸中甲酸和丙酸杂质的生成，其采用的技术手段是在催化剂体系中添加无机碘化合物。其中权利要求1：降低杂质的醋酸生产的铑/无机碘化合物催化剂体系，醋酸制备采用甲醇与CO在液体反应介质中反应，其特征是：所述的无机碘化物为元素周期表IA族无机碘化物，液体反应介质的介质配比为：催化有效量的铑，碘离子的浓度2wt-15wt％，水3wt-7wt％，甲基碘8wt-15wt％，醋酸甲酯0.5wt-30wt％，其余为醋酸。

本申请权利要求1与对比文件1仅有的区别为碘离子浓度，从技术效果或解决的技术问题来看，本申请的说明书中未记载将碘离子浓度设定为2-15wt％使得本申请相对于对比文件1能够解决任何技术问题。从实验数据来看，本申请没有实验数据证明碘离子浓度的不同所带来的效果上的差异。对比文件1的碘离子浓度18.01-18.49wt％，仅稍高于本申请。在反应体系中其他条件基本确定的情况下，在较小幅度内调整某一加入料的用量是本领域技术人员的惯用手段，在对比文件1的基础上获得权利要求1的技术方案对于本领域技术人员来说是显而易见的。

(2)案例评析：上述案件中，基于所述的区别特征无法得知起到什么作用，因而也不好确定相对于对比文件1解决了什么样的技术问题。这时即可以认定其不能支持发明的创造性，也就不必教条地按三步法来确定其实际解决的技技术问题。实际上，EPO已明确有些情况下，不必严格按照其“问题-解决方案”判断法进行，例如T465/92指出有些案件不必确定最接近的现有技术和重新确定技术问题。[4]

作为专利审查而言，在该案例中需要审查时准确认定相关事实，即在确保认定所述区别特征所起作用无法建立的结论要正确，否则容易将具有创造性的发明误判为不具备创造性，当然就该问题也可以通过与申请人的沟通后，再行认定就更加客观准确。

2、案例二

(1) 案情介绍：某申请说明书记载，其要解决的技术问题：普通羊毛衫不具有拒水拒油效果的问题。获得有益效果是：经过本发明整理剂处理过的羊毛衫具有良好的拒水拒油功能。实施例1-3记载了，经过处理的羊毛衫的拒水等级都为5级，拒油等级都为4级。提供的技术方案以权利要求1为例：1. 一种含有阿拉伯胶的羊毛衫拒水拒油整理剂，其特征在于由以下成分组成：阿拉伯胶、乙醇、二氧化硅、琼脂、硫酸镁和水。

但根据本领域的知识可知，拒水拒油是改变纤维表面层，利用具有低表面能的整理剂，借表面层原子或原子团的化学力使水或油不能润湿，雨水的表面张力为53 mN/m，一般油类的表面张力为20~30mN/m，要使织物拒水，界面张力必须小于53 mN/m，要使织物拒油，界面张力必须小于20~30 mN/m（参考《纺织品染整工艺学》，范雪荣主编，出版日期，2006年月，第294-298页）。然而，本申请中乙醇、二氧化硅、硫酸镁都不具有改变织物表面活性的能力，不能达到拒水拒油效果；琼脂是由红藻类植物提取的亲水性胶体，是由半乳糖及其衍生物构成的长链形多糖，不具有改变织物表面活性的能力以及低表面能的原子团，也无法达到拒油效果；至于阿拉伯胶，在本申请浓度下的阿拉伯胶表面张力不低于油的表面张力20~30 mN/m，不能达到拒油效果（参考“桃胶与阿拉伯胶性质的比较”，尹楠等，食品工业科技，2006年12月31日第8期第146-148,165页）。（2）现有技术中虽有二氧化硅作为防水剂的使用，然而拒水整理和防水整理是有区别的，拒水整理是接表面层低表面能的原子或原子团（如氟）的化学力拒水，经过整理仍能保持透气和透湿性，而防水是在织物表面涂布一层不透气的连续薄膜，填塞织物的孔隙，借助物理方法阻挡水的透过。同时，二氧化硅本身也不能起到拒油作用。

经过上述分析，可知本申请虽然可以制备得到一种处理液，但并不能达到如其说明书中所声称的优良拒水拒油性能，甚至不具备基本的拒水拒油性能。从这个角度来看，其并没有对现有技术作出任何有益的改进，即没有作出技术贡献。从创造性评判的角度就可以认定技术方案中添加并不能解决拒水拒油的物质是随意添加的，并不能支撑发明的创造性以此来否定发明的创造性。例如，对于组合物中如阿拉伯胶、琼脂等用于食品而在羊毛处理液领域几乎不用的物质，由于说明书中也没有记载其能达到何种技术效果，亦即其实为对所述技术问题的解决方案没有贡献的特征，在创造性的评判中可认为仅是随意组合添加。

(2) 案例评析：该案例是比较典型的低质申请。对于发明提及的特征，其并没有交待解决什么技术问题（通常是泛泛提及好的效果），则直接认定不能支撑发明的创造性；或者即使申请人给出了相对明确的技术问题或达到的技术效果（甚至给出实验数据），但通过本领域的分析，其并不能达到所述效果，则应当通过证据来表明这一点，进而对其声称的效果不予以认可（正如本案例的上述分析过程中提供的相关证据），实际上也可以认为申请人并没有达到应负的证明责任。通过这种思路可以用创造性来解决相当一部分低质专利申请的问题。

六、创造性判断方法的完善建议

审查指南对创造性三步法判断的规定中指出：作为一个原则，发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础，只要本领域技术人员从该申请说明书中所记载的内容能够得知该技术效果即可。

从该规定可知，确定发明实际解决的技术问题需要依赖于本领域技术人员从该申请说明书中所记载的内容能够得知该技术效果。但指南的规定并没有对于如果说明书中根本不可能得知所述区别特征所能达到的技术效果，进而也无法确定其实际解决的技术问题时如何处理。

由于目前专利审查的相关规定或培训等中均还没有明确涉及这一点，因此导致审查时无法处理这种情况。但具体分析起来，其实至少有两种可能：第一种情况，该区别特征所能达到的效果能够从现有技术中容易得知，只不过说明书并没有对此进行说明而已。此时，可以根据现有技术知识来推导其实际解决的技术问题；第二种情况，该区别特征从说明书，以及结合考虑现有技术也无法得出其所能达到的技术效果。此时又可以有两种具体情形，一种是该区别特征到底能起什么作用无从得知，可以认为申请人举证不能；另一种是该区别特征是申请人随意采用的（或得直白一些就是申请人故意编造的），甚至违背本领域的常识，其根本不可能达到什么技术效果，因而也并不能成其为获得更好的技术效果而对最接近的现有技术进行改进的技术任务。

对于上述两种情况，对于第一种情况通常比较明显，随后应该可能容易的得出现有技术具有技术启示，进而得出待评价的发明不具备创造性的结论，即三步法第三步很容易判断保护的发明是显而易见的。

但对于第二种情况，如果直接进入第三步进行判断。由于现有技术不可能采用这种没有解决技术问题、获得技术效果的技术手段，因而根据目前指南的规定，其不可能找到现有技术以表明存在技术启示。那么是否就应该得出发明具备创造性的结论了呢？如果教条的按目前的指南第三步来解释，似乎应该认可其创造性，因为无法得出不具备创造性的结论。但如果反观创造性本身的立法宗旨，对于这种没有解决任何技术问题的发明应该不具备创造性的，这一点应该能够理解。

对此，为了解决技术贡献不明确的创造性判断难题，本文建议对创造性判断的三步法进行必要的修改完善。建议在三步法中第二步关于确定发明实际解决的技术问题而言，如果从说明书中记载的内容和现有技术不能得出该区别特征所能达到的技术效果，因而无法确定其实际解决的技术问题，此时应当直接得出该区别特征没有对现有技术作出任何改进，不必再行判断现有技术是否给出技术启示而直接认定其不能支撑发明的创造性，即认定发明不具备创造性。

对于上述建议，相对于审查指南关于三步法规定中第二步最后增加下述一段的规定：“在确定发明的区别特征后，如果从说明书中记载的内容和现有技术不能得出该区别特征所能达到的技术效果，因而无法确定其实际解决的技术问题，此时可以直接得出该区别特征没有对现有技术作出任何改进，不必再行判断现有技术是否给出技术启示而直接认定其不能支撑发明的创造性，即认定发明不具备创造性。”

此外，顺带对三步法中第二步中目前最后一句的表述予以完善，即应当修改为：“作为一个原则，发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础，只要本领域技术人员从该申请说明书中所记载的内容和本领域的普通技术知识能够得知该技术效果即可。”修改的理由在于，如前所述这里不仅需要考虑说明书记载的内容，还需要考虑到现有技术（但为了稳妥起见，这里建议需要考虑本领域的普通技术知识）。

值得提出的是，根据本文的思路，对申请人撰写申请文件的思路具有更明确的指导。例如，为了更好的获得专利权（最重要的是创造性得到认可），申请人在申请文件中应当提供必要的信息以表明发明的技术贡献，这有利于发明的创造性的建立，同时对于那些不能表明具有技术贡献的所谓发明就没有必要提出专利申请。这样也将非常有利于专利申请的质量的提升。 


参考文献：
[1] EPO T0939/92
[2] 专利审查指南2010，国家知识产权局，知识产权出版社，2010年1月
[3] 结合现有审查实践中的常见问题谈发明构思在创造性审查中的运用，专利局化学发明审查部培训资料
[4] T465/92