美国第三联邦巡回上诉法院释明盗用商业秘密的判断标准

2021 年 6 月 8 日，第三巡回法院在Oakwood Laboratories LLC 诉 Thanoo 案中“努力澄清根据《保护商业秘密法》（下称“DTSA”）提出盗用商业秘密索赔请求的构成要件。DTSA 于 2016 年实施，首次为寻求保护商业秘密的民事诉讼当事人设立了联邦私人诉由，允许原告在商业秘密遭盗用时寻求禁令救济和/或损害赔偿。虽然其他联邦上诉法院此前曾评论过 DTSA 与各州商业秘密法的相似性，以及联邦法规与某些州法之间的差异，但是否会采用Oakwood案的分析仍有待观察。与此同时，Oakwood案是快速发展的DTSA领域的一项重要判决，根据 DTSA 提出盗用商业秘密索赔请求的原告应该意识到这一点。

01 DTSA的背景

在 DTSA 颁布之前，通过民事诉讼寻求保护其商业秘密的当事人仅限于各州法律规定的权利。DTSA则规定，“被盗用的商业秘密所有者可以提起民事诉讼……如果商业秘密与用于或打算用于州际或对外贸易的产品或服务有关”，美国国会试图为商业秘密盗用制定统一的国家标准。

法院一般要求原告根据 DTSA 规定的三要素主张索赔：(1) 存在商业秘密，(2) 与各州之间或对外贸易有关，以及 (3) 盗用该商业秘密。DTSA 将“商业秘密”定义为对其已采取“合理措施”“保密”而“衍生出独立经济价值”“……且不为其他“能够从[其]披露或使用中获得经济价值的人”普遍知晓”或“通过适当方式易于确定” 的各种“信息”。DTSA将“盗用”定义为“不当”“获取”、“披露”或“使用”此类商业秘密。

根据 DTSA ，在商业秘密盗用案中胜诉的原告可以获得制止进一步“实际的或威胁性盗用”的禁令，并根据 (1) 原告的“实际损失”、(2) 被告的“任何不当得利”或 (3) 盗用的“合理使用费”获得赔偿。如果盗用系故意和恶意，原告则可以有权获得合理的律师费和两倍于原本可以得到的损害赔偿金的“惩戒性损害赔偿”。

02 Oakwood 案件事实

在Oakwood 案中，Oakwood实验室(一家制药公司)与其前高级科学家 Bagavathikanun Thanoo 博士及其新雇主 Aurobindo Pharma USA公司之间发生纠纷。在Oakwood工作了近 20 年后，Thanoo 博士跳槽到Aurobindo公司。Oakwood声称，Thanoo 博士在其就任特定制药技术的“微球项目”新职位时盗用了商业秘密。此外，Oakwood 和 Aurobindo此前曾就“微球项目”的可能合作进行过最终并未成功的谈判，Oakwood根据保密协议与Aurobindo 分享了某些专有信息。

Oakwood声称，在近 20 年的时间里，一支由 20-40 名全职Oakwood员工组成的团队在“微球项目”上花费了大量时间和约 1.3 亿美元。因此，Oakwood表示，如果Aurobindo没有盗用Oakwood的商业秘密，“微球项目不可能在四年内被他复制”。尽管如此， Aurobindo声称他已经做到了这一点，而Oakwood则声称，Aurobindo的明显成功必然印证了Oakwood的商业秘密被盗用。

在地方法院四次驳回了Oakwood的多次起诉（每次起诉都增加了早期版本中尚未提出的额外细节）后，诉讼双方的争议升级到第三巡回法院。地方法院最初认定Oakwood未能确定具体的商业秘密，随后认为，后来的诉状虽然充分主张了商业秘密，但没有适当地解释盗用行为以及因此如何对Oakwood构成任何损害。Oakwood第四次 没有修改其诉状，而是在第三次修改后的诉状被驳回后提出上诉。

03 第三巡回法院对DTSA的解释

Oakwood案的双方当事人主要就 DTSA规定的盗用索赔三要素（见上文）中的第一和第三要素的含义和应用存在分歧：商业秘密的认定和盗用。因此，第三巡回法院在讨论该法关于盗用定义之前，首先澄清了为盗用商业秘密抗辩所需的具体程度。法院还讨论了被告的抗辩事由，即Aurobindo 认为Oakwood仅主张推测性损害赔偿（指不能确定或者不能以合理的确定性加以证明的损害赔偿，因而法院不能判决给予此种损害赔偿。），因为 Aurobindo 尚未推出任何基于涉嫌盗用商业秘密的产品。第三巡回法院不同意地区法院对本案中每个系争问题的推理，认为Oakwood第三次修改诉状足以说明根据DTSA提出的商业秘密索赔主张。

为明确盗用商业秘密抗辩所需的具体程度，第三巡回法院依据加利福尼亚州法律解释说，虽然“商业秘密的描述必须‘具有足够的特殊性，使其与行业的常识或该行业专业人员的专门知识相分离，并允许被告至少确定秘密所在的边界’”，然而，原告“不必‘说明商业秘密的细节’以避免被驳回。”  在在这一过程中，第三巡回法院与其姊妹巡回法院一起指出，DTSA与许多州的《商业秘密法》“整体上基本相似”，对DTSA的解释可以为联邦法院对DTSA的解释提供信息。

第三巡回法院继续解释说：“根据DTSA，有三种方法可以确定盗用行为：不当获取、披露或擅自使用商业秘密。”，该法院将其分析局限于“商业秘密的‘使用’”，因为该案中与获取和披露有关的每一个基本事实都涉及到DTSA 2016年5月11日生效之前发生的事件。在解释“使用”一词时，第三巡回法院将“使用”“广泛”定义为“对商业秘密任何可能导致商业秘密所有人损害或使被告获利的利用”，包括“销售体现商业秘密的商品，在制造或生产中使用商业秘密，依靠商业秘密来协助或加速研发，或通过使用商业秘密招揽客户。换言之，法院认为商业秘密是通过任何“利用”商业秘密“获得经济利益、竞争优势或其他商业价值”的方式“使用”的。第三巡回法院专门驳回了地方法院将“使用（use）”一词等同于“复制（replicate）一词的狭义说法，指出后者在其他法院适用DTSA时使用过，故这两个词不可能是同义词。因此，第三巡回法院认为，Oakwood可以在不明确声称 Aurobindo 复制其商业秘密的情况下提出 DTSA索赔请求。

最后，第三巡回法院认为，原告不必在盗用之外单独指控损害，因为“盗用即损害”。商业秘密因为“……不为人普遍知晓”或“通过适当方法易于确定”而衍生出经济价值”，以至于当竞争对手擅自获取和使用该信息时，原告商业秘密的“经济价值会因为丧失保密性而贬值或完全消失”。因此，第三巡回法院在Oakwood案中推断，即使被告“尚未推出竞争产品，也并不意味着[原告]没有受到损害”，只要其“丧失了对商业秘密信息的专有使用权”，即构成“实际且无可补救的损害”。