恶意抢注者不能通过形式合法而获利

　　（ 湖北省武汉市中级人民法院 杜健）

　　【案号】

　　（2012）鄂武汉中知初字第00381号
　　（2012）鄂民三终字第188号

　　【裁判要旨】

　　商标申请人申请商标注册行为属于“申请在先”还是“恶意抢注”， 应结合具体案情综合考量以下因素：系争商标与他人商业标识是否构成相同或近似、系争商标核定的商品或服务与他人商业标识所使用的商品或服务是否属于相同或类似、系争商标申请人主观上是否恶意，他人商业标识在客观上是否满足在先使用并有一定影响。

　　【案情介绍】

　　2011年7月，原告李春红经注册取得第8047779号“扬子江”商标权，该商标核定服务范围为第43类，包括旅馆、咖啡馆、饭店、餐馆、快餐馆、酒吧等。被告湖北扬子江饭店有限公司（以下简称扬子江饭店）成立于2003年11月11日，自公司成立之日起，先后设立高桥花园酒店、归元寺店、汉正街店、天美乐广埠屯店等分店。被告扬子江饭店及其分公司在商业经营过程中，在酒店用品、宣传资料上长期持续使用“楊子江”“扬子江饭店”文字作为商业标识，对其提供的服务进行宣传推介并获得多项荣誉，“扬子江饭店”在武汉地区餐饮服务市场获得较高知名度。原告认为，被告扬子江饭店未经许可，擅自使用其第8047779号“扬子江”商标，严重侵犯其商标权，诉至法院请求判令被告：立即停止侵权、消除影响等。被告扬子江饭店辩称，“扬子江”系其商号，且该商号经过持续使用获得较高知名度，原告在应知的情况下，仍抢注该商标主观上具有恶意，此种仅具备形式合法但欠缺实质正义的抢注行为不应得到法律保护。

　　湖北省武汉市中级人民法院经审理认为，一方不得以牺牲别人的利益为代价获得不当利益，原告申请商标注册行为本质上属于恶意抢注，被告扬子江饭店的合法使用行为并不构成侵权，理由如下：第一、从被告扬子江饭店提供服务时使用的“楊子江”“扬子江饭店”商业标识的历史沿革看，对“扬子江”商业标识使用具有历史延续性，被告扬子江公司分别于2004、2005、2006、2007、2008、2010年设立分店，并将“楊子江”“扬子江饭店”标识使用在商业经营中。第二、被告扬子江饭店在相关市场已经取得较高市场份额，获得了多项荣誉，“扬子江”字号在涉案地区已经取得了较高知名度。第三、原告第8047779号“扬子江”商标核准时间是2011年7月，远远晚于被告扬子江饭店字号使用时间，且原告并无实际使用或意图使用涉案商标的证据，其在应知扬子江具有较高知名度的情况下，仍然申请注册本质上属于恶意抢注。

　　【法官评析】

　　本案争议焦点在于“扬子江”注册商标本质上属于“申请在先”还是“恶意抢注”。

　　商标注册遵循“申请在先”原则，被告扬子江饭店成立于2003年，成立之初即将其商号使用在其提供的服务上，但被告扬子江公司并未将其商号申请注册商标。2011年7月，原告经核准取得“扬子江”注册商标权，仅从“扬子江”商标申请注册时间上看，原告显然属于“申请在先”。但按照实质正义观点，凡谓之权利者，必然基于合法行为而产生，以不正当手段获得的利益仅仅是一种事实，不能上升为法律上的权利。因此，商标虽经行政程序核准，如若在先注册行为系通过不正当手段恶意抢注，则注册人仍欠缺使用该商标的合法依据。实务中，是否构成恶意抢注，衡量因素主要有二：其一、系争商业标识在商标申请日之前是否已经使用并有一定影响，其二、系争商标申请人是否具有恶意。

　　一、商标申请日前是否已经使用并有一定影响

　　“已经使用”系指在商标人申请注册之前，系争商业标识已经使用于商业经营中，注册人只有先于在先使用人将系争商业标识申请注册，才具备“恶意抢注”的前提要件。“有一定影响”是对系争商业标识知名度的要求，如若不加限制，禁止任何形式的商标抢注，则有违商标在先申请原则，不利于激励商标使用人申请注册商标。当然，“有一定影响”并不能苛求系争商业标识在全国范围内广为知晓，在一定时间一定区域内较好的商业经营即可认定具有一定影响。本案中，被告扬子江饭店在其经营过程中使用“楊子江”“扬子江饭店”的时间远远早于原告申请注册“扬子江”商标时间，根据审理查明的事实看，被告扬子江饭店在《长江日报》《长江商报》《市场时报》《中国电信黄页》等媒介上进行了持续性宣传，并获得多项荣誉，例如：2007年被中国饭店协会批准为“中国饭店协会经济型饭店专业委员会企业委员”“第六界全国城市运动会接待饭店”“扬子江饭店二星级饭店”等。因此，被告扬子江饭店字号“扬子江”在武汉地区相关公众中已经建立起较高知名度，达到了“一定影响”程度。

　　二、商标申请人是否具有恶意

　　“恶意”系商标注册人构成“恶意抢注”的主观要件，恶意系行为人内心状态，外人难以知悉，然而，恶意却可通过客观、外在的事实或行为来判断。本案中，原告申请注册第8047779号“扬子江”商标主观上具有恶意，理由如下：第一、商标知名度不仅关涉商标权利范围的大小，还是认定主观状况的重要考量因素，在判断商标申请人主观上是否具有恶意时，通常可根据在先使用商业标识知名度进行推定，若在先商业标识具有较高知名度，则可推定在后申请人主观恶意的可能性较大。本案中，被告扬子江饭店自成立以来，持续使用“扬子江”字号进行经营并广为宣传，“扬子江”字号在武汉地区具有较高知名度。因此，从知名度角度分析，原告有抢注被告扬子江饭店的字号“扬子江”的主观动机。第二、从商标申请人与在先使用人所处地域来看，餐饮服务业具有消费对象广泛、消费者口口相传的特点，地理位置毗邻更增加了相互知悉的途径及机会。本案中，原告住所地、被告扬子江饭店经营地均在同一地区，加之被告扬子江饭店的字号在武汉地区具有较高知名度，原告具备恶意抢注诸多便利。第三、从商标注册人的后续行为来看，商标最本质的功能是区分商品或服务的来源，也即只有将商标投入到商业经营活动中，商标才能发挥其识别功能，虽然，我国商标法并不强求申请人提供实际使用或意图使用的证据，但是否实际使用或意图使用却是判断申请人主观是否具有恶意的重要参考因素。本案中，原告并没有餐饮行业的经营资质，庭审中，原告也明确表示其并没有将“扬子江”商标投入到商业经营中，同时亦没有意图使用“扬子江”商标的打算。

　　结合以上事实，可以推定原告在应知被告扬子江饭店字号具有较高知名度的前提下却抢先注册，主观上意图利用被告扬子江饭店业已建立起来的商誉以谋取不正当利益，构成恶意抢注。