站在本领域技术人员的角度看小i机器人是否被清楚完整公开

国家知识产权局专利复审委员会  朱文广  温丽萍

序言

专利权人智臻公司以发明名称为“一种聊天机器人系统”、专利号为200410053749.9的发明专利（简称本专利）起诉苹果公司侵犯其专利权。苹果公司立即向专利复审委员会提出无效宣告请求，意图将智臻公司的专利从根本上化为乌有。专利复审委员会随后作出第21307号无效宣告请求审查决定（下称无效决定），维持本专利权全部有效，北京市第一中级人民法院维持了上述决定。就在大家以为苹果公司会像PAD案那样输掉相关诉讼时，北京市高级人民法院做出终审判决（下称二审判决），认定本专利说明书未充分公开如何实现本专利权利要求1所限定的游戏功能，违反了专利法第26条第3款规定的内容，本专利权应当被宣告无效。

高院的上述二审判决不仅令苹果公司形成绝地反击的有利态势，同时也在专利界一石击起千层浪，各种关于法律适用的讨论以及当前国内专利申请质量、审查质量堪忧的议论也风声水起。下面通过回顾案情对涉及专利法第26条第3款规定的内容进行分析探讨。由于专利复审委员会和一审观点相近，因此除特别指明两者均以专利复审委员会的观点表示。

案情介绍

本专利权利要求1内容如下：

“1.一种聊天机器人系统，至少包括：

一个用户；和一个聊天机器人，该聊天机器人拥有一个具有人工智能和信息服务功能的人工智能服务器及其对应的数据库，该聊天机器人还拥有通讯模块，所述的用户通过即时通讯平台或短信平台与聊天机器人进行各种对话，其特征在于，该聊天机器人还拥有查询服务器及其对应的数据库和游戏服务器，并且该聊天机器人设置有一个过滤器，以用来区分所述通讯模块接收到的用户语句是否为格式化语句或自然语言，并根据区分结果将该用户语句转发至相应的服务器，该相应的服务器包括人工智能服务器、查询服务器或游戏服务器。 ”

苹果公司关于本专利不符合专利法第26条第3款的具体意见共五条，其中形成争议的是说明书是否对“如何利用游戏服务器5来实现游戏功能”予以充分公开。对此专利复审委员会认为，在说明书记载内容的基础上，本领域技术人员能够实现，用户通过即时通讯平台与聊天机器人进行对话，该聊天机器人的另一端连接游戏服务器，根据聊天机器人识别的对话内容，用户就可以利用游戏服务器实现以文字互动为基础的游戏功能，因此本领域技术人员根据说明书的上述记载能够实现本发明利用聊天机器人系统的游戏服务器互动游戏的功能。

二审判决不同意专利复审委员会的认定，具体观点如下。第一，根据本专利说明书的记载，本专利的发明目的是“提供一种聊天机器人系统，用户可以和机器人聊天，但得到的是十分拟人化的对话，除了交互式的对话，更可以‘命令’机器人为用户查询信息、做游戏等”。相应的，游戏功能也应当是本专利权利要求1所记载的必要技术特征，实现游戏功能也是本专利权利要求1的技术方案所要实现的功能。此外，在专利授权阶段的审查中，智臻公司也认为游戏功能是使本专利具备创造性的技术特征，因此，认为如何实现游戏功能是实现本专利必不可少的技术特征。 

第二，说明书仅仅记载了具有一个游戏服务器以及提到实现互动游戏的设想，而对于游戏服务器与聊天机器人的其他部件如何连接，例如，对什么样的用户输入的什么内容传送到游戏服务器以及如何将用户的指令传送到游戏服务器中，完全没有记载。此外，根据说明书的记载和教导，过滤器对用户输入语句进行判断，判断为格式化语句的则通过查询模块24输出到查询服务器4，而判断为自然语句的则通过对话模块23输出到人工智能服务器3。因此，根据本专利说明书的记载，本专利的聊天机器人系统中，如果用户输入的是和游戏相关的语句，即使其能够由过滤器分析处理，其也只是被过滤器判断为自然语句或格式化语句，而送到人工智能服务器3或查询服务器4中，而根本不可能送到游戏服务器5中。由此可见，本专利说明书未充分公开如何实现本专利权利要求1所限定的游戏功能，违反了专利法第26条第3款规定的内容。

第三，判断说明书是否充分公开的依据在于本领域技术人员根据说明书的记载能够确定的内容，即，说明书记载的信息量应当足够充分，或者至少应当提供足够明确的指引，以促使本领域技术人员据此获知相关的现有技术来具体实现本专利的技术方案。但一审判决却认为只要本领域技术人员可以实现的内容就属于公开充分，而不考虑这些内容是否已经在说明书中被教导、记载或指引，这显然不符合专利法第26条第3款的立法本意。

案情分析及法理探讨

概括地讲，无效决定和二审判决的分歧体现在三个方面。

第一个方面是技术方案的理解，特别是技术贡献的理解上存在不同。无效决定实际上认为本专利的技术贡献体现在过滤器及其限定上，具体是通过过滤器将无法确定为格式化命令的自然语言利用人工智能服务器进行处理，将格式化语言则送到命令执行系统（例如查询系统、游戏系统）来执行，在此基础上将游戏系统归入了现有技术的范畴。而二审判决不仅认为游戏功能属于本专利的必要技术特征，其可能进一步认为该功能是使本专利具有创造性的技术贡献点。

第二个方面是两者在公开的判断标准上可能存在不同。二审判决认为本发明要么给出足够的信息，要么给出足够的指引，否则将被视为未充分公开。从目前的案情和二审判决的行文上看二审判决有可能是针对其所认定的技术贡献即游戏服务器提出的判断标准，而由于无效决定并未将游戏服务器认定为技术贡献，因此两者在这一点上并未出现正面的对抗。

第三个方面是两者对待专利权人自认的态度不同。对此二审判决似乎主要依赖于本专利说明书的记载和专利权人自认；而无效决定似乎更在意本领域技术人员依据说明书公开的内容和现有技术的状态给出的判断。仔细分析不难看出这也是造成两者在第一个方面和第二方面存在不同的起因之一。

简单地概括，二审判决认为虽然专利文献本身不能推定出来，但既然专利权人自己说游戏（服务器）功能形成技术贡献，并可能因此获利，就应当负有责任在说明书中清楚公开出这种贡献，如果本领域技术人员从本专利说明书看不到这种技术贡献，所看到的仍然是现有的游戏（服务器）功能，那么说明书对此未充分公开；而无效决定则认为技术贡献不是专利权人在申请日后想怎么说就怎么认的，要依据本专利权利要求书和说明书的记载以及现有技术客观状况来判断。

结合上述分析，笔者将按照以下层次分别展开讨论：非技术贡献部分和技术贡献部分在公开判断上的不同；如何理解本专利的技术方案并判断本专利的技术贡献；公开的判断标准特别是技术贡献在公开上的判断标准。

（一）非技术贡献部分和技术贡献部分在公开要求上是否存在不同

独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。如果按照技术贡献进行划分，独立权利要求中的特征可分为技术贡献部分和非技术贡献部分。

首先除了明确记载外，独立权利要求中通常还隐含一些必要技术特征。例如，一种照相机，其包括镜头，特征是该镜头表面通过一种方式A连接有一层增透膜。显然照相机不只包括有镜头，还必须包括有成像装置、快门和壳体等部件。而该发明的技术贡献在于镜头前面的增透膜及其连接方式A。此时属于现有技术中的必要技术特征成像装置、快门和壳体等部件不仅不用在说明书中给出具体说明或指引，甚至不用出现，本领域技术人员均知道这部分内容由现有技术构成，现有合适的部件均落在本发明的保护范围之内。如果技术贡献仅仅是增透膜的连接方式A，增透膜也是现有的，那么增透膜的详细公开也不是必要的，公开重点是连接方式A。如果技术贡献既不是增透膜也不是特定的连接方式A，而是现有技术中没人将增透膜用于照相机的镜头，那么该案的技术贡献就是将增透膜用在照相机的镜头上，本发明也没有必要特别详细地公开所述的连接方式A，只需要举例说明例如通过涂覆、贴膜等方式在照相机的镜头形成增透膜A即可，因为在此基础上，本领域技术人员知道如何选用合适具体的涂覆或贴膜工艺来实现连接。综上所述，公开虽然是对本发明技术方案整体的要求，但具体到技术贡献部分和非技术贡献部分又存在不同。因为公开是以本领域技术人员能够实现为准，因此对本领域技术人员知识和能力范围以内的内容要求较低，对本领域技术人员知识和能力范围以外的、具有技术贡献的内容要求较高。在此基础上，一件专利技术贡献的判断就变得非常重要，不同的判断方法、不同的判断结果可能会影响到公开判断的最终结果。

（二）如何理解本专利的技术方案并判断本专利的技术贡献—如何看待专利说明书、专利权人的意见陈述以及现有技术的作用

根据其行文，二审判决应当是将权利要求1中的游戏功能本身归入了为本专利技术贡献的部分，其依据有三点：第一是本发明说明书的记载，即本发明的发明目的是“提供一种聊天机器人系统，用户可以和机器人聊天，但得到的是十分拟人化的对话，除了交互式的对话，更可以‘命令’机器人为用户查询信息、做游戏等”；第二是专利权人在授权阶段的自认，即智臻公司也认为游戏功能是使本专利具备创造性的技术特征；第三是对授权行为本身的推断。那么这种观点是否合理呢？下面笔者分两个层面进行分析。

1．审查过程的分析

首先，虽然本专利的发明目的是“提供一种聊天机器人系统，用户可以和机器人聊天，但得到的是十分拟人化的对话，除了交互式的对话，更可以‘命令’机器人为用户查询信息、做游戏等”，但由于发明目的有可能会被权利要求1及其从属权利要求分层实现，因此权利要求1的技术贡献有可能是聊天本身，拟人化的对话，也有可能是实现“命令”的方式，或者是命令机器人做游戏等。因此权利要求1的技术贡献虽然有可能是游戏服务器本身，但也有可能是现有游戏服务器的运用，或者是通过过滤器结合各种应用（包括游戏）从而实现拟人化的对话结果。其次，由于授权通知书本身并不会对技术贡献等授权原因进行阐述，因此授权虽然在一定程度上表明了审查员对本专利创造性的认可，但审查员所认可的技术贡献具体是什么还需要进一步的证据支持。

为此，笔者也查阅了本专利授权阶段的文档。本专利在授权前共发出三次审查意见通知书。第一次审查意见通知书的主要意见是权利要求1中的区别特征游戏服务器是本领域惯用手段。为此专利权人对权利要求进行了修改，认为：修改后权利要求1相对于对比文件1存在的主要区别是“查询服务器”和“游戏服务器”；同时“对比文件1中也没有给出其聊天机器人可进一步包括‘查询服务器’以及‘游戏服务器’以为用户提供信息查询服务和游戏的技术启示，因此，权利要求1相比于对比文件1具有实质性特点；权利要求1中的聊天机器人由于还包括‘查询服务器’和‘游戏服务器’，能够为用户提供各类丰富、及时、准确的信息与互动游戏(说明书第1页第20行至第21行)，从而具有显著的进步。”显然，由这段话虽然可以看出专利权人认为游戏服务器对本专利的创造性带来了贡献，但其解读仍然包括贡献点是游戏服务器本身和现有游戏服务器的应用两种可能。

此后，国家知识产权局第二、三次审查意见通知书中针对权利要求1所指出的缺陷只有一条，即权利要求1缺少“过滤器22将用户输入的语句进行过滤并转发”这一必要技术特征，而授权通知书正是专利权人在第三次审查意见通知书后加入了有关过滤器的限定才作出的，因此国家知识产权局授权并认为具有创造性的原因有可能是有关过滤器的限定。

2．本专利记载和专利权人自认的考量

退一步讲，在不考虑笔者所补充事实的基础上，讨论一下在判断技术贡献的过程中如何看待本专利记载和专利权人的自认。当专利文件在某一点未清楚完整公开时，可能会出现本领域技术人员看不出本专利在此与现有技术（或背景技术）存在区别的情况。此时，通常有两种处理方法：一是仅依据本专利说明书并参考申请人或专利权人的意见陈述进行处理，即，记载或声称有技术贡献却没有看到技术贡献，因此未清楚完整公开；二是依据本专利说明书公开的内容并结合现有技术进行处理，即虽然记载或声称有技术贡献却没有看到技术贡献，此时由于没有看到技术贡献，所以仍认为其公开的是现有技术，按现有技术处理。显然，当申请文件的权利要求仅存在一个可能的贡献点时上述两种处理方式的结果是相同的，即均不能被授权，区别是前者的原因是未清楚完整公开，而后者的原因则是新颖性。但是，如果申请文件的权利要求存在一个以上的贡献点时，上述两种处理方式则可能导致完全不同的处理结果。举例而言，如果依据说明书记载，权利要求中存在两个技术贡献A和B。经审查发现其中A充分公开并形成技术贡献，B未充分公开并且无法区别于现有技术。此时通常存在两种处理方式，方式一是将导致该权利要求请求保护的方案因未被公开而无效，而方式二则会将技术贡献仅看成A而被授权（或在无效程序中被维持）。

笔者认为处理方式二能够更好地体现公开换保护的法律思想。当申请人/专利权人在说明书撰写或意见陈述的过程中出现某些缺陷时，如果本领域技术人员依据说明书的记载和现有技术的状况，仍然能够看到一个公开并有技术贡献的方案，对本领域技术人员而言，该方案带来了技术进步，作为回报，申请人/专利权人仍可要求对该方案进行保护。笔者认为这也是善意审查或善意裁判的法理基础，其能够更好地体现专利法公开换保护的立法本意。同时需要注意的是，上述处理方式需要以下面的原则为前提：即申请文件的撰写缺陷不得引起公众混乱，即公众在考虑现有技术的前提下仍能清楚完整地理解出一个具有技术贡献的方案。

下面本文再以前述照相机为例，重点讨论一下处理方式一和二的理解。如果本专利说明书强调的技术贡献是增透膜A及其连接方式B，而依据说明书公开的内容本领域技术人员能够实现连接方式B却无法将增透膜A与现有技术（或背景技术）的增透膜区别开来，此时如何来处理这个案子呢？方式一的处理结果是依据专利权人在说明书中记载的发明目的和问题，将增透膜A和连接方式B均看成技术贡献，结果由于增透膜A未充分公开，将被无效。方式二则是依据现有技术或背景技术的客观状况将增透膜A看成现有技术，技术贡献就变成连接方式B了。此时如果连接方式B被充分公开并带来实质性特点，该专利将被维持。

回到本案，显然，无效决定的观点接近处理方式二。本案中，依据说明书和现有技术，本发明存在过滤器及其相关限定这一技术贡献，而这一点已被公开，从而形成了技术贡献。在此基础上，即使专利权人声称的技术贡献还包括游戏功能本身，但依据说明书和现有技术，如果该游戏功能无法区别于现有技术，也可在公开方面按照现有技术对待。因此判断苹果公司主张本专利未公开的理由不能成立。这种思路包括以下优点：第一，体现了公开换保护的立法思想；第二，以本领域技术人员作为判断主体来判断本专利的技术贡献及其它相关法律条款的适用，而非以当事人的主观意见（这包括其意见陈述中的意见以及专利权文献中自称的目的、效果和功能等内容）为依据具有更强的客观性，同时也符合居中裁判以事实为依据的判断思想。第三，依据这种思路进行判断，不同法条之间在判断结果上具有更好的一致性和协同性。笔者注意到，无效决定在依据苹果公司提交的现有技术所进行的创造性判断中，所强调的技术贡献也是过滤器及其相关限定，这也是上述判断思路带来的客观结果。显然，以这种思想为指导带来的判断思路不仅会对当事人意见陈述的客观性进行判断，还会对本专利专利文献中记载信息的客观性进行判断。本文在介绍这种判断思路时将本专利专利文献所记载的内容与专利权人在意见陈述中陈述的内容合在一起进行得分析，读者可以将这两种情况分开进行深入的分析，研究这两种情形所适用的条件是否不同，存在什么不同。

本案中，如果游戏功能本身是本发明的唯一技术贡献，那么二审判决认为没有清楚完整公开是具有一定合理性的。

（三）公开特别是技术贡献充分公开的判断标准的讨论

现行审查指南分三个方面对公开的标准进行了规定，即：清楚、完整和能够实现。其中在清楚中要求：（1）主题明确；（2）表述清楚。由此使得本领域技术人员能够清楚、正确地理解该发明或者实用新型，即该发明或实用新型的技术方案、所要解决的技术问题以及有益效果。上述技术问题、技术方案和有益效果应当相互适应，不得出现相互矛盾或不相关联的情形。其中在完整中要求一份完整的说明书应当包含下列各项内容：（1） 帮助理解发明或者实用新型不可缺少的内容。（2）确定发明或者实用新型具有新颖性、创造性和实用性所需的内容。（3）实现发明或者实用新型所需的内容。例如，为解决发明或者实用新型的技术问题而采用的技术方案的具体实施方式。应当指出，凡是所属技术领域的技术人员不能从现有技术中直接、唯一地得出的有关内容，均应当在说明书中描述。在能够实现中规定：所属技术领域的技术人员能够实现，是指所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容，就能够实现该发明或者实用新型的技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果。说明书应当清楚地记载发明或者实用新型的技术方案，详细地描述实现发明或者实用新型的具体实施方式，完整地公开对于理解和实现发明或者实用新型必不可少的技术内容，达到所属技术领域的技术人员能够实现该发明或者实用新型的程度。

简单地讲，审查指南要求说明书清楚完整地记载发明或实用新型的技术方案、解决的技术问题以及具有的技术效果；但并不是说说明书记载了一个清楚、完整的技术方案，所解决的技术问题以及所具有的技术效果就可以了，还要求本领域技术人员通过阅读说明书能够实现发明或实用新型的技术方案，能够确认其能够解决其技术问题并能产生预期的技术效果。另一方面，虽然说明书公开的越详细越好，但充分公开的问题实质上是说明书公开的底线的问题，即说明书最低公开到什么程度即可认为充分公开的问题，而不是公开得越多越好。因此，虽然本专利说明书的撰写相比国外专利文献存在明显不足，但是否已触及充分公开的底线是本案的关键。二审判决在得到本专利违反了专利法第26条第3款应当无效的结论之后还特别在理论上强调了公开所需满足的两个条件：要么给出足够信息；要么给出足够指引。

通过比较可以发现，现行审查指南的判断标准是一个相对比较充分、全面和成熟的判断标准，其已然能够很好地处理本案。而高院提出的判断理论----可以实现的内容需要在说明书给出足够信息或指引，目前看还需要进一步说明，例如，何为指引，什么是足够信息，其判断的标准是否又要回到本领域技术人员能够实现的判断？其与现有的判断标准之间是否存在什么本质上的区别等均不明确，有待法院通过司法解释或其它案例进一步解释。

小结

关于说明书公开，美国还有过度劳动和公开最佳实施方式的要求，而欧洲也有一个过度劳动的限制。此外美国和欧洲在现有技术的水平上也有不同要求。以上两点虽然本案均不涉及，但这种不同表明清楚完整公开本身仍是一个在某些点上存在分歧的问题。回顾本案，本专利说明书和权利要求在撰写上确实存在一些模糊、不确定或者不对应的信息和内容，由此导致不同审级裁判者之间在执法层面上对这一问题的认识出现分歧，均表明清楚完整公开的问题是一个值得不断讨论和学习的话题。通过讨论进一步提高各方对这一问题的认识将有助于专利申请的质量、专利审查和裁判质量的提高以及专利体系的不断完善。