现有技术抗辩中“无实质性差异”的判断案民事二审判决书

中华人民共和国最高人民法院

民事判决书

（2019）最高法知民终804号

上诉人（原审被告）：佛山市顺德区华申电器制造有限公司。

上诉人（原审被告）：佛山市易豆科技有限公司。

被上诉人（原审原告）：浙江小智电器科技有限公司。

上诉人佛山市顺德区华申电器制造有限公司（以下简称华申公司）、佛山市易豆科技有限公司（以下简称易豆公司）与被上诉人浙江小智电器科技有限公司（以下简称小智公司）侵害实用新型专利权纠纷一案，不服广州知识产权法院（2019）粤73知民初62号民事判决，向本院提起上诉。本院于2019年11月18日立案后，依法组成合议庭，于2019年12月4日公开开庭进行了审理。华申公司与易豆公司的共同委托诉讼代理人张绮丽，小智公司的委托诉讼代理人王阳明、杨广峰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

华申公司上诉请求：1.请求撤销原审判决，重新审理改判；2.由小智公司承担本案一审和二审的诉讼费。事实与理由：（一）原审判决认定事实错误，被诉侵权产品使用的是现有技术，不构成侵犯专利权；（二）案涉专利的权利要求请求保护的技术方案不具备创造性，属于无效的权利要求；（三）即使存在侵权事实，案涉专利对现有技术的贡献极小，对判赔金额不服，请求改判。

易豆公司上诉请求：1.请求撤销原审判决，重新审理改判；2.由小智公司承担本案一审和二审的诉讼费。事实与理由：（一）一审判决认定事实错误，被诉侵权产品使用的是现有技术，不构成侵犯专利权。（二）案涉专利的权利要求请求保护的技术方案不具备创造性，属于无效的权利要求。

小智公司答辩称，被诉产品与US1984047A号专利存在区别技术特征为：1.盖体，安置于泡制装置的顶部开口中。2.升降轴，设置为穿过盖体，升降轴的一端固定于泡制物容器，升降轴的另一端固定于提钮。3.卡夹组件，设置在盖体中。4.卡夹组件的一端固定到盖体上，另一端沿径向弹性压靠在升降轴上。5.使得升降轴能够在施加外力的情况下滑动，并在释放外力的情况下保持定位。该专利文献已在第41021号无效宣告请求审查决定书中用于评价涉案专利的新颖性，经审查，该专利文献与涉案专利存在多项区别技术特征，涉案专利具备新颖性。此外，涉案专利也具有创造性。原审判决赔偿数额适当，请求驳回上诉，维持原判。

小智公司于2019年1月22日向原审法院起诉，请求判令：1.华申公司停止制造、许诺销售和销售、易豆公司停止许诺销售和销售侵害ZL201320602436.9号实用新型专利权的产品；2.华申公司、易豆公司销毁库存侵权产品及专用制造设备；3.华申公司、易豆公司连带赔偿小智公司经济损失及维权费用合计150万元；4.华申公司、易豆公司共同负担诉讼费用。

原审法院认定事实：

（一）涉案专利权及小智公司请求保护的权利范围

小智公司是专利号为ZL201320602436.9、名称为“泡制装置及其泡制物容器升降结构”实用新型专利（以下简称涉案专利）的专利权人。该专利申请日为2013年9月27日，授权公告日为2014年3月26日，第五年度专利年费已缴纳。

2018年12月27日、2019年7月17日，国家知识产权局针对案外人王晓俊就涉案专利权先后两次提出的无效宣告请求，分别作出第37945号、第41021号《无效宣告请求审查决定书》，宣告维持涉案专利权有效。

小智公司本案请求保护涉案专利权利要求1记载的技术方案，内容如下：1.一种泡制物容器升降结构，用在泡制装置中，其特征在于，所述泡制物容器升降结构包括：盖体，安置于所述泡制装置的顶部开口中；提钮，设置于所述盖体的上表面侧；泡制物容器，用于容置泡制物，设置于所述盖体的下表面侧；升降轴，设置为穿过所述盖体，并且所述升降轴的一端固定于所述泡制物容器，所述升降轴的另一端固定于所述提钮；以及卡夹组件，设置在所述盖体中，所述卡夹组件的一端固定到所述盖体上，另一端沿径向弹性压靠在所述升降轴上，使得所述升降轴能够在施加外力的情况下滑动，并在释放外力的情况下保持定位。

（二）小智公司的指控及举证

华申公司是第8447717号“华迅仕”注册商标的商标权人。该商标于2010年7月2日申请注册，于2011年4月28日核准使用于第11类（电热水瓶、电热壶等）商品类别。

浙江省宁波市天一公证处（2018）浙甬天证民字第6537-6545号及第7744、7745号公证书共同显示，在公证员和工作人员的监督下，小智公司委托代理人于2018年9月28日至30日之间操作公证处电脑，分别在设于“1688”的“易豆公司”，设于“天猫”的“华迅仕电器旗舰店”“华迅仕卓浦专卖店”“华迅仕易豆专卖店”“华迅仕泡泡糖专卖店”，设于“京东商城”的“华迅仕官方旗舰店”，设于“1号店”的“华迅仕官方旗舰店”，及设于“淘宝”的“易豆电器企业店”“华迅仕企业店”等网店，以159元至399元不等合共购买了九个型号不一的“华迅仕”牌电热水壶。另设于“京东商城”的“胜到电器专营店”“小兴电器专营店”“新鱼电器专营店”，设于“1号店”的“胜到电器专营店”“新鱼电器专营店”“小兴电器专营店”等网店也展销了该品牌系列电热水壶产品。公证人员监督小智公司委托代理人收取上述产品的收货过程并对产品予以拍照封存。

原审庭审中小智公司出示并逐一打开经公证封存的九个“华迅仕”牌电热水壶，称都是侵权产品。经查验，全部被诉侵权产品的型号不尽相同，但全部产品的包装盒及随附的产品说明书等显示的信息相同：都标示了华申公司名称、地址等信息及“华迅仕”商标。华申公司承认是全部被诉侵权产品的生产者并许诺销售和销售了该产品，易豆公司承认是上述“1688”网站名称为“易豆公司”网店的经营者，许诺销售和销售了被诉侵权产品。

原审庭审中，双方确认所有被诉侵权产品实施的技术方案相同，同意选取易豆公司在“1688”网站开设的上述网店所销售的型号为MD-3003的电热水壶进行侵权比对。经比对，当事人均认同被诉侵权产品的泡制物容器升降结构实施了与涉案专利权利要求1记载的全部必要技术特征相同的技术，被诉侵权技术方案落入了小智公司涉案专利权请求保护的范围。

（三）华申公司的抗辩及举证

华申公司本案提出现有技术抗辩，提交了授权公告号为CN202843130U的中国实用新型专利（名称为“一种泡制物容器升降结构”，授权公告日为2013年4月3日，以下简称现有技术）文献为证。该专利权利要求1有如下记载“……所述轴保持件固定在所述盖体中，并以过盈配合的方式套设在所述升降轴上，使得所述升降轴能够在施加外力的情况下滑动，并在释放外力的情况下保持定位。”

华申公司称经比对，被诉侵权产品实施的就是上述现有技术。易豆公司同意其观点。小智公司提出被诉侵权产品的卡夹组件中的弹性件有一端是通过弹性压力作用在升降轴上，而现有技术是通过过盈配合的方式，即被诉侵权产品的卡夹组件中有关弹性力的问题在现有技术中并没有被披露，故华申公司提出的现有技术抗辩不能成立。

（四）其他

小智公司请求法院酌定赔偿数额，请求酌定因素有：1.华申公司先后两次提起涉案专利权无效请求，可见其是故意侵权。2.华申公司、易豆公司销售涉案侵权产品点多面广且销售量巨大，库存巨大。3.涉案专利技术非常先进，赢得广大消费者的认可，众多消费者购买时首先考虑是否享有涉案专利的技术。4.涉案产品利润丰厚，产品单价较高而生产成本较低。此外小智公司还提交了购买产品发票和15000元公证费发票作为维权合理开支的证据。

另查明，华申公司成立于2008年1月18日，法定代表人王晓俊，注册资本50万元，经营范围为加工、制造日用电器等。易豆公司成立于2016年7月29日，法定代表人王晓俊，注册资本100万元，经营范围为研发、制造日用电器等。

原审法院认为，涉案专利权处于有效期内，小智公司是涉案专利的权利人，其合法权益应受法律保护。

《中华人民共和国专利法》第五十九条第一款规定：发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第一条规定：人民法院应当根据权利人主张的权利要求，依据专利法第五十九条第一款的规定确定专利权的保护范围。本案中，当事人对被诉侵权产品实施了与涉案专利权利要求1记载的必要技术特征相同的技术特征的事实无争议。根据实物比对情况，原审法院对该事实予以确认，认定被诉侵权技术方案落入小智公司本案请求保护的权利范围。同时，小智公司提交的公证书及产品实物等共同指向华申公司是产品的制造商，许诺销售并销售了该产品，易豆公司许诺销售和销售了被诉侵权产品。华申公司和易豆公司对上述事实皆无争议，原审法院亦予确认。

原审法院根据双方诉辩意见，本案争议焦点是：1.被诉侵权产品实施的是否现有技术；2.华申公司、易豆公司的责任承担。

关于争议焦点一。被诉侵权产品的卡夹组件与现有技术描述的“轴保持件”虽然最终都是通过升降轴在施加外力的情况下滑动，并在释放外力的情况下保持定位，但被诉侵权产品实现该技术效果的前提手段是卡夹组件的一端（另一端固定在盖体上）沿径向弹性压靠在升降轴上，而现有技术相应的技术手段是“轴保持件”以过盈配合的方式套设在升降轴上。两者的相应技术特征不相同也不等同。被诉侵权产品的卡夹组件的相关技术特征在现有技术中没有得到全部披露，故华申公司提出的现有技术抗辩不能成立。

关于争议焦点二。《中华人民共和国专利法》第十一条第一款规定，发明和实用新型专利权被授予后，除另有规定，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品。本案中，华申公司未经专利权人许可，以经营为目的擅自实施涉案专利制造涉案产品并予许诺销售和销售，易豆公司许诺销售和销售该产品，皆侵犯了小智公司涉案专利权，依法应承担停止侵权等相应法律责任。华申公司是涉案产品的生产者，结合该产品可在网络上大量销售的事实，可合理推定其库存有侵权产品。易豆公司经营的网店同样显示其库存有侵权产品，小智公司诉请华申公司、易豆公司销毁库存侵权产品合法有据，应予支持。涉案侵权产品并非一体成型，在小智公司未举证的情况下，难以认定生产侵权产品需要专用设备。小智公司诉请华申公司、易豆公司销毁生产该产品的专用设备证据不足，不予支持。

赔偿责任方面，《中华人民共和国专利法》第六十五条规定，侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。本案中，当事人未提供证据证明小智公司因被侵权受到的实际损失，华申公司侵权获利的具体数额及可供参考的专利许可使用费等，综合涉案专利权的类型（实用新型），华申公司侵权行为情节、经营规模，产品售价及专利技术对产品售价的贡献率，以及小智公司维权合理费用等因素，原审法院酌定华申公司应赔偿小智公司经济损失及维权开支共计25万元，对其诉请超出部分予以驳回。

至于易豆公司。《中华人民共和国专利法》第七十条规定，为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。鉴于涉案产品为侵犯实用新型专利权的产品，责以销售者自行判断产品是否侵权的义务过于严苛。易豆公司虽许诺销售和销售了侵权产品，但因无证据显示其明知产品侵权仍予以许诺销售和销售或实施了其他帮助侵权行为，且根据庭审情况足可认定其销售的涉案侵权产品来源于华申公司，故可认定易豆公司销售的涉案侵权产品有合法来源。小智公司仅凭股东持股关系及易豆公司的宣传用语，认为易豆公司与华申公司共同实施了侵权行为且应与华申公司共同承担赔偿责任理据不足，不予支持。易豆公司依法虽无需承担侵权赔偿责任，但仍应适当承担小智公司因本案合理维权支付的费用。原审法院酌定易豆公司支付小智公司15000元维权合理费用为宜。

综上所述，原审法院依照《中华人民共和国侵权责任法》第十五条第一款第（一）项、第（六）项和第二款，《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第五十九条第一款、第六十五条、第七十条的规定，于2019年8月16日判决：一、华申公司于判决发生法律效力之日起停止生产、许诺销售和销售侵犯专利号为ZL201320602436.9、名称为“泡制装置及其泡制物容器升降结构”实用新型专利权的产品，并销毁库存侵权产品；二、易豆公司于判决发生法律效力之日起停止许诺销售和销售侵犯专利号为ZL201320602436.9、名称为“泡制装置及其泡制物容器升降结构”实用新型专利权的产品，并销毁库存侵权产品；三、华申公司于判决发生法律效力之日起十日内赔偿小智公司经济损失250000元；四、易豆公司于判决发生法律效力之日起十日内赔偿小智公司经济损失15000元；五、驳回小智公司的其它诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费人民币元，由小智公司负担15067元，华申公司负担3050元，易豆公司负担183元。

二审期间，华申公司、易豆公司提交US1984047A号专利公开文本（以下称为047A专利）及翻译件证据，以证明被诉侵权技术方案使用的是现有技术。

小智公司对上述证据的质证意见为：对US1984047A号专利文本的真实性及其翻译件的准确性无异议，但华申公司、易豆公司原审庭审时已提交过该文献又当庭撤回，因此，华申公司、易豆公司二审再次提交该证据不应采纳。

本院对US1984047A号专利公开文本证据的认证意见是，当事人对其真实性无异议，其真实性应予确认。该专利申请公开于1934年12月11日，早于涉案专利申请日，故可以作为现有技术抗辩证据使用，对其证明目的能否实现，本院在下文一并予以论述。

原审查明的事实属实，本院予以确认。

本院认为，根据华申公司、易豆公司的上诉请求、理由及小智公司的答辩情况，本案二审的争议焦点是现有技术抗辩的主张能否成立。

《中华人民共和国专利法》第六十二条规定：在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条第一款规定：被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。

在进行现有技术抗辩的判断时，被诉侵权技术方案中与专利权保护范围无关的技术特征无需考虑。被诉落入专利权保护范围的某一技术特征，与一项现有技术方案中相应的技术特征对比，若二者存在区别，但该区别仅是本领域中可直接置换的惯用手段，则属于二者无实质性差异的情形。

各方当事人均认可，被诉侵权技术方案中提钮和泡制物容器的设置位置与047A专利一致，分别为盖体上表面侧和盖体下表面侧，已被现有技术公开。因此，本案的现有技术抗辩判断的焦点在于被诉技术方案的以下技术特征是否与047A专利方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异：1.盖体安放位置，2.升降轴设置结构，3.卡夹组件结构。

被诉侵权技术方案的盖体的安放位置与047A专利相比，前者在容器的顶部开口中，后者在容器的顶部开口上，二者并无实质性差异。被诉侵权技术方案的升降轴设置结构与现有技术相比，二者相同，均是穿过盖体，连接提钮与泡制物容器（现有技术中的旋转器可容置咖啡，相当于泡制物容器）。

被诉侵权技术方案的卡夹组件结构特征与047A专利相比，047A专利说明书以及附图1明确记载，扁平弹簧29设置在中空部件25上并带有适于与主轴26中的凹槽28配合的小突起30，且中空部件25位于盖子5及其延伸部分6之中；被诉侵权技术方案的卡夹组件主要由弹簧和弹珠构成，弹簧一端抵住盖体，另一端通过弹珠和连接块抵住升降轴，整个结构位于盖体内部。由上可见，1.二者的卡夹组件结构均位于盖体内部；2.被诉侵权技术方案的弹簧、弹珠式卡夹结构与现有技术的弹片、突起式卡夹结构并无实质性差异，属于能够直接替换的惯用手段，所属领域技术人员能够根据需要选用不同的弹性元件及其对应的结构。3.被诉侵权技术方案的升降轴能够在施加外力的情况下滑动，并在释放外力的情况下保持定位，这是由于弹簧、弹珠在盖体和升降轴之间产生的压力所带来的摩擦力大于对应的重力所致。虽然047A专利未明确记载其弹片在调节位置的凹槽28对应位置之外能否实现升降轴的固定，但所属领域技术人员很清楚，在选择合适弹性的弹片以及合适摩擦系数的接触面的情况下，完全能够实现摩擦力大于对应的重力。因此，在二者的卡夹组件结构并无实质性差异的情况下，被诉侵权技术方案升降轴“保持定位”的功能与047A专利同样无实质性差异。

综上，上述被诉侵权技术方案落入专利权保护范围的全部技术特征，与047A专利方案中的相应技术特征均相同或者无实质性差异，华申公司、易豆公司现有技术抗辩成立，不构成侵犯专利权。

鉴于华申公司、易豆公司主张的现有技术抗辩成立，已可认定其实施的行为不构成侵权专利权的行为，故对原审判赔数额问题不再予以评述。

综上，华申公司、易豆公司的上诉理由成立，其上诉请求应予支持。依照《中华人民共和国专利法》第六十二条、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条第一款规定、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项之规定，判决如下：

一、撤销广州知识产权法院（2019）粤73知民初62号民事判决；

二、驳回浙江小智电器科技有限公司的全部诉讼请求。

一审案件受理费18300元，二审案件受理费5275元，由浙江小智电器科技有限公司负担。

本判决为终审判决。

审判长  徐燕如

审判员  马军

审判员  詹靖康

二○二○年十一月十一日

法官助理  赵云

书记员  谭秀娇