当心特许经营合同背后的商标风险！

本想成为“Dior”品牌在辽宁省总经销代理的徐某丽，在同广州市亦修服饰有限责任公司（下称亦修公司）签订《省级总经销代理合同》（即特许经营合同，下称涉案合同）后发现，涉案“eddaDior 迪奥”并非公众熟知的法国“Dior”品牌。于是徐某丽将亦修公司诉至法院，请求法院判令双方解除涉案合同，返还之前缴纳的30万元保证金。

近日，广州知识产权法院对该案作出终审判决，认定涉案商标 “eddaDior”在亦修公司与徐某丽签订涉案合同前已存在被行政机关认定侵权的情况，亦修公司故意隐瞒商标效力信息，对涉案合同最终无法履行存在重大过错，涉案合同解除的根本原因应归责于亦修公司。据此，判决双方解除涉案合同，亦修公司退还徐某丽全部代理费30万元，驳回亦修公司上诉，维持一审判决。

在业内人士看来，该案判决给相关从业者敲响了知识产权保护的警钟，无论是签订特许经营合同或是普通的商标授权合同，被授权方都要对授权方的企业资质、商标法律效力、是否存在侵权隐患等进行仔细核查，谨防后续出现各类商标纠纷。

授权合同引发纠纷

据了解，涉案合同由亦修公司与徐某丽于2017年11月28日签订。合同约定徐某丽获得亦修公司开发的“eddaDior 迪奥”产品的特许经营权，亦修公司特许授权徐某丽为“eddaDior 迪奥”省级代理商，代理经销区域为辽宁省。为保证合同履行，徐某丽向亦修公司支付了30万元保证金。与此同时，亦修公司向徐某丽出具特许授权书，载明徐某丽经授权经营销售“eddaDior 迪奥”品牌女装服饰商品。之后，亦修公司与徐某丽均按经销代理合同约定的事项履行各自义务。

不过，2018年5月，徐某丽在进行第二次招商时，有客户向其反映涉案商标存有问题，并追问涉案商标是否是真正的法国品牌，这让徐某丽对该品牌产生了怀疑。随后在与亦修公司沟通后了解到，徐某丽所经营的“eddaDior 迪奥”品牌并非大众熟知的“Dior”品牌，而涉案的“eddaDior”“迪奥”两件商标由2010年1月15日在香港成立的法国迪奥集团有限公司（下称法国迪奥）申请注册。经向原国家工商行政管理总局商标局核准，两件商标被核定使用在第25类商品上。2017年9月10日，法国迪奥出具委托书，授权亦修公司围绕两件商标生产、销售相关服装及标识制作等业务，委托期限2017年9月1日至2022年12月31日。

了解到这一情况后，徐某丽终止了经营活动，并在相关事项沟通无果的情况下，向广东省广州市荔湾区人民法院（下称荔湾法院）提起诉讼，请求法院判令解除涉案合同，亦修公司退还30万元保证金。

涉案商标遭遇挑战

事实上，上述两件涉案商标与公众所熟知的“Dior”商标持有人有过数次正面交锋。

2017年8月7日，克里斯蒂昂·迪奥尔服装有限公司(CHRISTIANDIOR COUTURE，下称迪奥尔公司)就“eddaDior”商标向原国家工商行政管理总局商标评审委员会（下称商评委）提出无效宣告申请。商评委经审理后于2018年5月15日作出裁定，宣告争议商标无效。就该裁定书的效力问题，亦修公司在一审期间表示会提供法国迪奥向法院提起诉讼的证据，但截至一审判决前，亦修公司未能提交该证据。

此外，一审法院经审理查明，在亦修公司与徐某丽履行涉案合同期间，广东省广州市荔湾区工商行政管理局(下称荔湾区工商局)于2018年1月8日就亦修公司的相关经营活动作出行政处罚决定书，认为其委托他人制作“eddaDior”标识并贴在服装上进行销售以及将“Dior”英文字母突出显示等行为，侵犯了迪奥尔公司对其享有的第G610601号“Dior”注册商标专用权，责令亦修公司立即停止侵权，没收了相关服装并处罚金1万元。截至一审判决前，亦修公司未向法院提交其针对荔湾区工商局作出行政处罚决定提出复议或提起行政诉讼的证据。

荔湾法院结合在案证据，并依据我国合同法、商标法、民事诉讼法、《商业特许经营管理条例》等规定，判决双方解除涉案合同，亦修公司向徐某丽退还30万元保证金。

二审判决解除合同

一审判决后，亦修公司不服，向广州知识产权法院提起上诉。

亦修公司上诉称，其在合同订立时没有欺诈行为及故意，涉案合同在涉案商标被宣告无效前可正常履行。涉案合同签订于2017年11月28日，此前亦修公司已获“eddaDior”与“迪奥”两个涉案商标的商标权所有人法国迪奥的使用授权，亦修公司的行政处罚信息不影响涉案合同的签订、履行。同时，涉案合同签订后，亦修公司依约履行合同义务，为徐某丽持续提供了经营资源；此外，涉案合同涉及“eddaDior”与“迪奥”两个商标的使用权，即使“eddaDior”商标因无效而无法使用，但不影响“迪奥”商标的使用，“迪奥”商标仍处在授权有效期内，涉案合同仅部分不能履行，而非全部不能履行等。

广州知识产权法院认为，该案二审争议焦点主要在于：涉案商标“eddaDior”被宣告无效是否导致涉案合同整体无法履行，一审判决涉案合同解除是否有事实和法律依据；一审判决亦修公司退还全部代理费30万元是否有事实和法律依据。

法院经审理查明，涉案合同所有提及涉案商标“eddaDior”的条款，均是将“eddaDior 迪奥”作为一个整体使用，且贯穿合同始终。依合同条款文义推断，“eddaDior 迪奥”在涉案合同的履行中应整体使用，其中任一部分商标的效力产生问题，都必然会影响“eddaDior 迪奥”的正常使用。然而涉案合同以“eddaDior 迪奥”产品为特许经营对象，是建立在其商标品牌效应的基础上，故涉案商标“eddaDior”被宣告无效，会直接影响“eddaDior 迪奥”产品特许经营活动的开展，导致涉案合同从根本上无法履行。因此，一审法院认定涉案商标“eddaDior”被宣告无效导致涉案合同目的不能实现，判决涉案合同解除，并无不当。

此外，广州知识产权法院还认为，亦修公司作为特许人，对于隐瞒涉案商标“eddaDior”商标效力的重要信息存在故意，违反了《商业特许经营管理条例》第二十三条的相关规定，徐某丽作为被特许人，有权单方解除涉案合同。

据此，广州知识产权法院作出上述二审判决。