浅谈针对新创性审查意见的权利要求修改策略

在当前的专利申请实务中，导致发明专利申请被驳回的最大因素是专利法第二十二条第二款（新颖性）和第三款（创造性）。针对涉及新颖性和创造性（下称新创性）问题的审查意见通知书（下称审查意见），存在直接争辩和修改权利要求两种答辩方式。在实践中，仅通过争辩就能够直接获得授权的情况很少。因此，理清修改权利要求时的策略和考虑因素有利于为答复审查意见提供更好的指导。由于笔者为机械领域的代理人，以下内容不一定适用于其他技术领域，还望读者结合本领域特点辩证地看待。

合理缩限范围

针对新创性问题的权利要求修改，不可避免地要进一步缩限独立权利要求的范围。至于应该做出多大程度的缩限，一个基本原则是在能够与对比文件存在实质区别的前提下，尽可能少地缩限独立权利要求。另一个原则是独立权利要求的修改应当尽可能符合该发明的核心技术目的。这是因为单个专利申请往往是发明人的整个专利战略布局中的一环，只有每个专利符合其初始的目标，发明人通过专利布局织成的一张大网才不会有漏洞。

通常专利文件中存在多个相对于对比文件的区别技术特征，这些区别技术特征会对权利要求产生不同程度的限定作用。理想的情况下可以找到同时符合上述两个原则的区别技术特征来限定独立权利要求，但是以上两个原则并非总是能够同时实现。

举例来说，一件专利申请涉及一次性纸杯组件，其技术目的有增加纸杯强度以及防止烫手，且具体实现方式分别为“杯口卷边”和“设置套设在纸杯外侧的环形杯托（以下简称为‘A特征’），该环形杯托由横截面呈波浪形的瓦楞纸形成（以下简称为‘A1特征’）”。另外，该申请的说明书中还记载有技术特征“纸杯内壁形成薄膜（以下简称为‘B特征’）”，其中该B特征用来防止纸杯被水浸湿，并且不属于该申请的核心的技术目的。该申请的独立权利要求1中仅限定了“杯口卷边”，而没有限定“环形杯托”。

与此相比，对比文件同样公开了一种一次性纸杯组件，其具有“杯口卷边”和“设置套设在纸杯外侧的橡胶材质的环形杯托”。对比文件中没有公开B特征。

由于对比文件中公开的“橡胶材质的环形杯托”是A特征的下位概念，因此即使将A特征加入到该申请的独立权利要求1中来进一步限定独立权利要求1，也仍然不能解决新创性的问题。所以，如果考虑在独立权利要求1中加入与“环形杯托”相关的特征，则至少要将A特征和A1特征均加入到独立权利要求1中，才有可能克服新创性的问题。

假定A特征与B特征对权利要求的缩限程度相同，那么该专利申请的权利要求修改就存在难以同时实现以上两个原则的情况。即需要决定是加入A特征以及A1特征（其符合该申请的核心技术目的，但缩限的程度较大）还是加入B特征（其偏离该申请的核心技术目的，但缩限的程度较小）。

对于此种情况，笔者认为首先应当弄清该申请的类型是进攻型还是防守型。其中，进攻型是指该申请涉及的技术内容较为领先，业内布局较少，需要尽量获取更大的保护范围来占据业内领先地位；而防守型则是指该申请涉及的技术内容较为传统，业内布局十分密集，申请专利的目的是保护申请人实际生产的产品。

基于以上分类，笔者认为，如果上述申请属于进攻型专利，那么应当并入B特征；而如果上述申请属于防守型专利，那么应当并入A1特征。对于较为前沿的技术领域，未来的技术发展存在不确定性，得到更大的保护范围有利于为竞争对手构建更大的技术壁垒，从而获得技术上的竞争优势。而在已经很成熟的技术领域，确保授权的保护范围更贴近实际产品的技术特点，则可以在后续行使权利时精确打击侵权者。而且，权利要求的范围作为一把双刃剑，更合理的较窄范围也有利于降低后续行使权利时专利被无效的风险。

修改内容来源

对独立权利要求进一步限定的技术特征可以来自于从属权利要求、说明书，以及在特定情况下可以来源于附图。通过技术特征所在的位置，往往能够判断出其对于本发明的重要性。

上一节中提到，技术特征存在是否属于本发明的核心的技术目的的问题。然而，技术特征还存在对于本发明的重要性层级的问题。将待加入的技术特征区的重要性分为不同的层级，有助于指导权利要求的修改。

一般来说，技术特征的重要性按照以下顺序依次递减：直接引用独立权利要求的从属权利要求的特征、间接引用独立权利要求的从属权利要求的特征、说明书中记载的权利要求书之外的特征，附图中所示的未记载在说明书中的特征。虽然以上规律并不绝对，但其可以在通过阅读专利申请后仍无法判断多个特征的重要性的情况下，提供重要的参考依据。

在同等条件下，对权利要求的缩限应当先采用重要性更高的技术特征，这样才能更加符合该申请原始的构思，从而有利于在授权时得到一个申请人更想要的保护范围。

在以上指导思想下，例如在答复第一次审查意见时，如果需要修改独立权利要求，应当优先考虑加入直接引用独立权利要求的从属权利要求中的特征，而不是从说明书或附图中寻找能够克服新创性的特征。而在后续的审查意见中，如果修改不被接受，则可逐渐考虑加入重要性较低的特征。

当然，对独立权利要求进行澄清性修改不受以上原则的约束。在新创性的评述中，审查员可能会将独立权利要求所限定的方案解释成与对比文件相同的情况，而根据该申请的技术构思，审查员的解释并不符合该申请的本意。在这种情况下，为了澄清独立权利要求的实际含义，可以直接从说明书或附图中寻找修改的依据。因为在这种情况下，对独立权利要求的澄清性修改往往不会或者几乎不会缩限独立权利要求的保护范围，而仅仅是澄清独立权利要求所限定的方案与对比文件存在的真实区别，因此不会造成不适当的缩限问题。

区分不同类型

为了叙述方便，笔者简单地将权利要求书分为直线型和分叉型。其中，直线型是指从属权利要求2引用独立权利要求1，从属权利要求3引用从属权利要求2，以此类推；而分叉型是指从属权利要求2引用独立权利要求1，从属权利要求3也引用独立权利要求1，后续从属权利要求分别引用从属权利要求2或从属权利要求3。当然，大多数权利要求书往往是直线型和分叉型的混合。上述分类仅用来描述权利要求书的一部分所呈现的特点，以便于说明。

对于呈现出直线型特点的部分权利要求，例如，从属权利要求2引用独立权利要求1，从属权利要求3引用从属权利要求2，在需要缩限权利要求1时，应当优先考虑从属权利要求2的附加技术特征，如果其无法克服新创性问题，则再考虑从属权利要求3的附加技术特征。这样的修改顺序会使独立权利要求尽可能保留所有具体实施例的共同特征，避免舍弃部分实施例的技术方案。

对于呈现出分叉型特点的部分权利要求，例如从属权利要求2、3、4均引用独立权利要求1，首先需要判断从属权利要求2、3、4的附加技术特征是可自由叠加的特征，还是无法叠加的特征。对于前一种情况，可根据以上第一节所述的考虑因素确定需要加入的特征；而对于后一种情况，则可尝试将从属权利要求2、3、4均修改为独立权利要求，并且在后续的审查进程中根据需要而删除或者进行分案。

总体来说，当考虑在独立权利要求中加入从属权利要求中的附加技术特征时，应优先考虑所有实施例共同具有的区别技术特征。在没有共同区别技术特征的情况下，才考虑部分实施例所具有的区别技术特征。

其他考虑因素

除了以上几个主要考虑因素之外，笔者认为还可以适当考虑以下因素：

（1）随着审查意见的次数增加，权利要求的缩限的程度逐渐增大。例如，在第二次审查意见不接受答复第一次审查意见时针对新创性的修改的情况下，可以考虑进行更大程度的限定。而且该进一步限定的特征应考虑是否与之前限定的特征具有协同作用（例如各特征需相互配合才能实现某种有益的技术效果）。当不同阶段所限定的特征彼此具有协同作用而能够彼此紧密结合在一起时，修改后的权利要求才能作为一个整体与对比文件更明显的区分开。

（2）如非迫不得已，不建议把数值范围、通用材质、通用零件等作为仅有的特征来缩限权利要求。通常，数值范围、通用材质、通用零件容易被认为是本领域常规的技术手段或者能够通过有限次试验而得到，使得其创造性不被认可。因此在针对新创性而修改权利要求时，尽量避免作出这样的限定，或者说至少应避免在答复第一次审查意见时就作出这样的限定。

（3）考虑与关联申请相配合的修改方式。在一些情况下，同一申请人可能提交多个说明书相同或相似的申请。此时对权利要求的修改应考虑与其他申请的修改方式相互配合，以避免多个申请的权利要求因进一步缩限而走向同一方向，失去了提交多个申请的意义。

以上诸多考虑因素仅仅是一个基本框架，其目的是当具有多种缩限方式时，提供修改权利要求的指引或建议。在有充分理由的情况下，完全可以突破以上的框架而做出更加合适的修改。