计算机程序可专利性之两步测试法述评

两步测试法[1]又称“Mayo/Alice测试法”或“Alice测试法”，是美国联邦最高法院在抽象概念例外原则的基础上，基于Mayo案[2] 和Alice案[3] 两案判决总结出的、用以完善专利客体适格性评判标准的一套方法。整体上看，抽象概念例外原则与两步测试法结合在一起，才是美国司法实践中用以检验客体适格性的完整评判方法。这套方法本质上是以美国《专利法》第101条规定的“实用性”要求为基础，针对个案情形作出评判。从相关判例的论证过程来看，这种实用性要求大致包含具体实用性和技术性两层含义。此外，在书面描述要求层面，这种实用性还包含充分公开要求。

两步测试法与抽象概念例外原则

Benson案[4]是美国联邦最高法院审理的第一起涉及计算机相关发明的判例，此案确立的许多规则已成为美国司法实践中审理计算机相关发明客体适格性的一般准则[5] 。在Benson案中，美国联邦最高法院对美国司法实践中的相关经典判例进行了总结，就方法的客体适格性提炼出很多观点。但就本案所认定的数学公式和算法而言，美国联邦最高法院仅仅将所得结论的基础延及一个基本原则，即 ：科学真理或其数学表达不可被授予专利权，但基于对科学真理的认知而创造出的新颖且实用的结构可被授予专利权。[6]此即抽象概念例外原则的初步表达形式。两步测试法是抽象概念例外原则的延续，这从其第一步要确定“权利要求是否指向自然法则、 自然现象以及抽象概念”即可看出。

从某种意义上说，抽象概念例外原则是美国版权法划分“思想观念”与“表达”逻辑的翻版。[7]详细内容体现在汉德法官所审理Nichols案中[8] 。该案中，汉德法官就版权的“非字面相似性”提出了“抽象层次测试法”（levels of abstract test），其核心内容是将“思想观念”与“表达”分置于一个金字塔两端，思想观念所在端代表抽象，表达所在端代表具体。以戏剧为例，细节描述详略是划分抽象与具体的参考依据。借用这一逻辑模式，汉德法官将原告和被告的作品通过一系列抽象过程提炼成不同层级，然后对相应内容分别进行相似性比较。若相似性发生在靠近抽象层级的思想观念端，则不存在实质相似 ；若相似性发生在靠近具体层级的表达端，则存在实质相似。[9]

同理，抽象概念例外原则中的“抽象概念”与“应用”也存在划分抽象与具体层级的参考依据或提炼方式。事实上，两步测试法的本质就是为抽象概念例外原则提供参考依据。正是从“参考依据”这个思路来理解，两步测试法成为了抽象概念例外原则的延续。因此，对两步测试法的实用性内涵也应当基于这样的思路来理解。

两步测试法的“具体实用性”要求

在Benson案中，美国联邦最高法院的结论是 ：该案涉及的算法实质上不具备实际应用方式 ；如果确认其专利权，其实际效果就是对算法本身授予了专利权。[10]遵循对技术概念的经验性认知，美国联邦最高法院认为，涉案发明所提出的转换法应被言明用于火车运行、驾照验证或法律书籍检索等任意一种具体用途。但除了被呈现在数字计算机上外，该转换方法没有指向人类生产生活中的任何一项具体活动。由此，美国联邦最高法院从实用性角度认定涉案发明不够具体，有对数学公式的“先占”之嫌。

本案中，美国联邦最高法院虽然将计算机软件与算法等同起来，使软件被深深烙上抽象概念标签，但其同时指出，足够具体的软件仍然可能具备客体适格性。这就为“具体实用性”[11]留下了解释空间。

在Mayo案[12]中，美国联邦最高法院在论述两步测试法之前，首先讨论了“抽象概念例外原则”及其解释的限制性，认为：

……过于宽泛地解释这一例外原则可能会吞噬专利法。所有发明在某种程度上都使用、反映、依赖于、应用了或具体化呈现了自然法则、自然现象或抽象概念……不能仅仅因为方法包含自然法则或数学算法就认定该方法不可被授予专利权。[13]

可见，在探讨两步测试法时，美国联邦最高法院依然遵循着“抽象概念例外原则”的主线，同时强调以“应用程度”对其扩大解读进行限制。也就是说，两步测试法的基础就是Benson案中法院提出的“具体实用性”，它理应继承这种具体实用性要求。美国联邦最高法院认为，Benson案的涉案算法应当被限定在具体应用场景中。但囿于案件具体情况以及对计算机软件认知的浅显，美国联邦最高法院并未进一步阐述这种具体实用性的内涵，只是笼统地声明，其无意将任何程序都排除在专利之外，也不想将方法专利冻结在旧技术时代。

Diehr案是解读这种具体实用性要求的重要指引，该案的结论就是根据具体实用性标准得出的。[14]该案中，美国联邦最高法院认为，涉案权利要求所寻求的排除效果仅限于阿伦尼乌斯公式同其他步骤结合在一起时的使用方式，这种结合使得权利要求的方法被限定为一种模制橡胶产品的方法，而非从抽象层面对公式进行完全占有。[15]

乍一看，该标准似乎类似于产业实用性，但其实不然。在Benson案中，涉及到理念讨论的是Morse案[16]。该案的主旨秉承了自19世纪开始广为流传的认知理念—— 技术是科学真理和自然现象的实际应用。基于这样的理念，科学知识与技术之间有了抽象与具体之分。例如，法拉第发现的电磁感应现象是抽象的，以此现象为基础而研制的发电机则是具体的。从这个意义上讲，具体实用性标准体现出从应用场景和结果上衡量的具体程度或抽象程度。就Diehr案而言，涉案方法适用于具体的工业应用场景，能够呈现出物质状态变换的具体结果，而非仅指向阿伦尼乌斯公式。

两步测试法的“技术性”要求

在算法被越来越多地用于解决非数值计算过程的今天，单纯评判抽象或具体程度，已不适宜指引软件发明的抽象与具体程度。例如，在Street Bank案[17]中，“毂辐金融服务配置数据处理系统”的抽象数学算法虽然足够具体，却不能算是一种技术方案。因此，从专利法所保护的客体应当落入技术范畴这个角度来说，两步测试法的实用性还需要通过技术性来进一步限定。

在Alice案中，美国联邦最高法院暗示，方法权利要求如果改进了计算机自身的功能或改进了其他技术领域的技术，就可满足两步测试法的要求[18]。“技术性” 正是联邦巡回上诉法院基于该暗示而逐渐明确的。两步测试法作为抽象概念例外原则逻辑框架内的底层步骤，其技术性要求从逻辑上来说是对具体实用性要求的进一步限定。

例 如， 在DDR Holdings案[19]中， 涉 案 发 明 涉 及 电子商务领域。该发明通过外包提供商（out-source provider）服务器生成一张独立的网页，供超链接转接。该单独网页从视觉上让浏览者感觉仍然停留在原来的网页上，但其所显示的商品信息却是第三方网站商品广告中的商品信息。联邦巡回上诉法院认为，该权利要求所产生的结果覆盖了通常在点击超链接时触发的例行常规事件序列，未将网站访问者转送到与其所点击的广告相关联的第三方网站，而是将主机网站访问者引流到独立的混合网页。

在Bascom案 中， 联 邦 巡 回 上 诉 法 院 认 为，DDR  Holdings案所解决的问题不是纯商业问题，而是技术问题。[20]具体来说，虽然防止网页访问者流量流失是一个商业上亟待解决的问题，但在网络环境下，使超链接这一网络技术产生非常规事件触发序列也是一个技术问题。正是从超链接触发序列的技术层面来理解， DDR Holdings案的方法才能被限定在具体范围内，不会延伸到商业方法领域。

两步测试法的这种“技术性”要求与欧盟提出的技术性概念又存在区别。简单来说，两步测试法的技术性更加注重结果，即技术目的或技术效果。

在Enfish案中，联邦巡回上诉法院认为，如果权利要求所记载的方案在效果上能够对计算机本身的性能作出改善，并且说明书所公开的内容是实质的技术性细节，并非凭借撰写者技艺而产生的形式内容，则可以直接认定计算机相关发明的专利适格性。[21]而在SRI 案中，联邦巡回上诉法院认为，要解决的技术问题可以确定为 ：识别出黑客或网络中的潜在入侵者。[22]因此， 权利要求不指向抽象概念，而是使用特定技术解决了计算机网络中存在的技术问题。

两步测试法实用性的充分公开要求

两步测试法针对具体实用性和技术性的审查过程，通常依赖于审判人员针对个案客观技术事实的考察和分析，其核心内容就是考察说明书和权利要求所记载的内容是否充分公开了相应的技术细节。

就具体实用性要求而言，在确立两步测试法时，美国联邦最高法院在Mayo案和Alice案中均对Flook案[23]和Diehr案的案情作了比较分析。美国联邦最高法院强调 ：Flook案的方法没有解释如何选择公式所使用的变量，权利要求也没有记载反应过程中与化学方法有关的内容或设置报警或调整报警阈值的手段。[24]相较于 Diehr案，Flook案的方案缺少必要的操作方法说明和细节。也就是说，衡量标准应当与方案的细节公开度有关。当然，这种书面说明所要求的充分公开不同于美国《专利法》第112条第1款，其目的仅要求方案存在一种能够实施或实现的可能性[25]。从技术性角度看，书面说明的充分公开标准似乎并不明确。

在Enfish案中，涉案发明涉及一种数据结构的新模型，实施例以表格形式表现了各种数据之间的逻辑关系。从物质层面看，实施例表达的内容并非涉案发明在物质世界中的真实形态，这种表现形式仅仅是方案的逻辑表达形式，但合格的程序员可以依据它们编写代码。本案的创新点虽然仅涉及逻辑，但联邦巡回上诉法院认为，说明书对于传统数据结构的贬低以及对构成自引用表特征的语言描述，使他们确信完成101条的分析过程未受到撰写人员技能的误导。本案的权利要求指向了用于解决软件技术问题的特定实施方案。因此，把数据结构新旧模型的逻辑关系描述清楚，就足以表明涉案方法满足技术性要求。

在SRI案中，联邦巡回上诉法院认为，支持本案结论的内容是一些技术背景介绍。[26]基于这些背景信息，他们相信，本案的权利要求虽然以相对上位化的程序性语言描述了计算机的运行步骤，但其记载的仍然是用于解决网络技术领域特定技术问题的技术方案。

在DDR Holdings案中，联邦巡回上诉法院强调，说明书和权利要求详细说明了与网络产生交互的操作方法，从而在点击超链接时产生了不同于常规情形的事件序列。[27]联邦巡回上诉法院进而认为，正是这些步骤的细节描述支撑了权利要求具备发明构思的结论。因此，作为考量实用性要件的关键因素，书面描述的内容在个案背景下似乎不具备共性，联邦巡回上诉法院也未给出明确限定或规定。

就计算机软件技术的性质来说，计算机软件的功能性主要体现在算法部分。算法的本质是用于计算数学模型的计算过程，属于智力活动的产物。算法虽然能够解释清楚数学模型的计算过程，但算法本身不直接解决具体技术问题。从算法到具体问题的解决，中间过程涉及许多具体细节，例如外部数据如何获取等。结合这样的客观事实，无论是联邦最高法院还是联邦巡回上诉法院，他们的很多论断不过是想强调，技术方案不能遗漏任何一个能够在抽象概念与技术效果之间建立起因果关系的必要细节。

从整体论思想来看，算法仅仅是技术创新的一部分，有助于方案实施的所有细节及其关系和协作方式，才是保障实用性足够具体的关键。因此，抽象概念与技术效果之间的因果关系的表达充分，是满足充分公开要求的关键，需要记载的具体细节则依个案而定。从这个意义上看，该技术性也对技术概念保持了相当的开放性。

结论

基本原则是保证专利制度动态发展的根本，美国司法实践正是基于“实用性”和“充分公开”两个基本原则确立了两步测试法，使专利制度适应了21世纪蓬勃发展的计算机软件技术。

两步测试法的实用性要求大致包含两层内涵 ：第 一层是传承于抽象概念例外原则的具体实用性，以“技术是科学真理和自然现象的实际应用”这个理念为基础而确立，具体实用性要求非常讲求应用场景和结果的具体程度 ；第二层是技术性，用以进一步确保专利法保护的客体是技术方案。就后者来说，美国司法实践所采用的技术性概念更加注重对技术效果或目的的认定。除此之外，两步测试法的实用性在书面描述层面还存在充分公开要求。这种充分公开的目的在于确保具体实用性和技术性的切实存在，而非确保技术信息的完全披露，其要求说明书和权利要求记载足够的细节，公开程度以能够表明抽象概念与技术效果之间存在合理因果关系为限。

参考文献

1 在美国先前的司法实践中，联邦巡回上诉法院的前身——海关与专利上诉法院（Court of Customs and Patent Appeals）也曾基于其审理的Freeman案、Walter

案以及Abele案三案的判决，总结出一套称作“两步测试法”的判定标准，但此套“两步测试法”早已被弃用。

2 Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Lab'ys, Inc., 566 U.S. 66 (2012).

3 Alice Corp. Pty. v. CLS Bank Int'l, 573 U.S. 208 (2014).

4 Gottschalk v. Benson, 409 U. S. 63 (1972).

5 参见李明德 ：《美国知识产权法》，法律出版社2014年版，第945页。

6 See Gottschalk v. Benson, 409 U. S. 63, 67-71 (1972).

7 See, Robert P. Merges, Renjun Bian, Software Patents after CLS Bank: Us-China Comparison, https://www.docin.com/p-1830994886.html&isPay=1, Jan 9,2017, last visited Apr 19, 2023.

8 Nichols v. Universal Pictures Corp., 45 F.2d 119 (2d Cir. 1930).

9 参见李明德:《美国知识产权法》，北京 ：法律出版社2014年版,第367-368页。

10 Gottschalk v. Benson, 409 U. S. 63, 257 (1972).

11 有学者称这种“具体实用性”为“直接实践性”，参见杨德桥 ：《专利之产业应用性含义的逻辑展开》，《科技进步与对策》2016年第20期，第104页。

12 Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Lab'ys, Inc., 566 U.S. 66 (2012).

13 See Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Lab'ys, Inc., 566 U.S. 66, 1293-1294 (2012).

14 参见李明德 ：《美国知识产权法》，北京 ：法律出版社2014年版，第957页。

15 See Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175, 191-193 (1981).

16 O'Reilly v. Morse, 56 U.S. 62 (1853).

17 State Street Bank & Trust v. Signature Financial Group, 149 F. 3d 1368 (Fed. Cir. 1998).

18 See Alice Corp. Pty. v. CLS Bank Int'l, 573 U.S. 208, 225 (2014).

19 DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P., 773 F.3d 1245 (Fed. Cir. 2014).

20 See Bascom Glob. Internet Servs., Inc. v. AT&T Mobility LLC, 827 F.3d 1341, 1351 (Fed. Cir. 2016).

21 See Enfish, LLC v. Microsoft Corp., 822 F.3d 1327, 1339 (Fed. Cir. 2016).

22 See SRI Int'l, Inc. v. Cisco Sys., Inc., 930 F.3d 1295, 303 (Fed. Cir. 2019).

23 Parker v. Flook, 437 U.S. 584 (1978).

24 See Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Lab'ys, Inc., 566 U.S. 66, 81 (2012).

25 参见张晓都 ：《专利实质条件》，北京 ：法律出版社2002年版，第19页。

26 See SRI Int'l, Inc. v. Cisco Sys., Inc., 930 F.3d 1295, 1303-1304 (Fed. Cir.2019).

27 See DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P., 773 F.3d 1245, 1258-1259 (Fed.Cir. 2014).