现有技术抗辩中无实质性差异的判断

【案情】

原告：浙江小智电器科技有限公司 (以下简称小智公司)。

被告：广东省佛山市顺德区华申电器制造有限公司（以下简称华申公司）、佛山市易豆科技有限公司（以下简称易豆公司）。

小智公司系专利号为ZL201320602436.9、名称为“泡制装置及其泡制物容器升降结构”实用新型专利（以下简称涉案专利）的权利人。小智公司认为，华申公司、易豆公司未经专利权人许可，制造、销售、许诺销售落入涉案专利权保护范围的产品，侵害了小智公司的专利权，故向广州知识产权法院提起诉讼，请求判令华申公司、易豆公司停止侵害，并赔偿经济损失及维权合理开支150万元。

【案号】

一审：（2019）粤73知民初62号

二审：（2019）最高法知民终804号

【裁判要旨】

在进行现有技术抗辩的判断时，被诉侵权技术方案中与专利权保护范围无关的技术特征无需考虑。被诉落入专利权保护范围的某一技术特征，与一项现有技术方案中相应的技术特征对比，若二者存在区别，但该区别仅仅是本领域中可直接置换的惯用手段，则属于二者无实质性差异的情形。

【审判】

广州知识产权法院一审认为，被诉侵权产品落入小智公司涉案专利权保护范围，判决华申公司停止生产、销售、许诺销售被诉侵权产品；易豆公司停止许诺销售、销售侵权产品并销毁库存侵权产品。华申公司赔偿小智公司25万元，易豆公司赔偿小智公司1.5万元。

华申公司、小易公司不服，向最高人民法院提起上诉，并提交证据US1984047A专利文件及译文（以下简称047A专利），证明被诉侵权技术方案属于现有技术。

最高人民法院二审认为，小智公司对047A专利的真实性无异议，该专利申请公开于1934年12月11日，早于涉案专利申请日，故可以作为现有技术抗辩证据使用。被诉侵权技术方案落入专利权保护范围的全部技术特征，与047A专利方案中的相应技术特征均相同或者无实质性差异。其中，涉案专利权利要求中涉及卡夹组件的技术特征是“卡夹组件的一端固定到盖体上，另一端沿径向弹性压靠在升降轴上”。

被诉侵权技术方案的卡夹组件主要由弹簧和弹珠构成，弹簧一端抵住盖体，另一端通过弹珠和连接块抵住升降轴，整个结构位于盖体内部。047A专利说明书以及附图1明确记载了相应的技术特征是：扁平弹片29设置在中空部件25上并带有适于与主轴26中的凹槽28配合的小突起，且中空部件25位于盖子5及其延伸部分6之中。

被诉侵权技术方案的弹簧、弹珠式卡夹结构与现有技术的弹片、突起式卡夹结构是能够直接替换的惯用手段，所属领域技术人员能够根据需要选用不同的弹性元件及其对应的结构，属于无实质性差异的情形。

被诉侵权技术方案落入专利权保护范围的全部技术特征，与047A专利方案中的相应技术特征均相同或者无实质性差异，华申公司、易豆公司现有技术抗辩成立，不构成侵犯专利权。

最高法院判决撤销原判，驳回小智公司全部诉讼请求。

【评析】

本案涉案专利是一件实用新型专利。实用新型专利在我国不经实质审查，授权门槛较低，因此申请、授权量巨大。根据WIPO网站的数据统计，2019年，在中国提出的实用新型专利申请已占全世界实用新型专利申请量的96.9%。从审判实践情况看，实用新型专利侵权纠纷中，涉诉实用新型专利的技术方案大都相对简单，被诉侵权方提出现有技术抗辩的情形较普遍。基于我国实用新型专利的现状，司法实践应当对实用新型专利的创新高度和相应的现有技术抗辩给予充分的重视。

专利法第六十二条规定：在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。现有技术抗辩制度有两方面的重要价值。其一是，拘于我国专利无效和专利侵权的二元制制度设计，不能在民事侵权程序中直接认定专利权的有效性问题。通过现有技术抗辩制度，只要被控侵权人能够举证证明其实施的技术方案属于现有技术，就无需涉及专利权有效性问题，能够在民事侵权程序中直接判定为不侵犯专利权，从而减少当事人的诉累，有利于维护公平正义。值得一提的是，本判决作出后不久，国家知识产权局即对涉案专利作出了宣告权利要求全部无效的审查决定。其二是，被控侵权人实施的技术与专利权要求保护的技术存在一些区别，在是否能够使用等同原则认定侵权成立的问题上存在较大争议，涉及较为复杂的技术问题和法律问题。此时，如果被控侵权人能够举证证明其实施的技术属于现有技术，则有助于法院或者专利行政部门直截了当地得出侵权指控不成立的结论。在这种情况下，现有技术抗辩原则也能起到缩短诉讼时效、减少当事人诉累的作用。

现有技术抗辩涉及的问题中，被控侵权技术与现有技术对比的判断标准是较难把握的问题之一。原因在于，专利法第六十二条所规定的“属于现有技术”的范围与“现有技术”本身的范围明显是不一致的，后者是一个完全客观的概念，它由专利法第二十二条第四款所定义，而前者则在后者的基础上融入了主观的判断。最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第14条对上述法条中的“属于现有技术”具体如何判断进一步做出了解释：被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。这里，“属于现有技术”的判断标准有两点需要强调。第一，司法解释将被诉侵权人主张现有技术或现有设计抗辩所能援引的技术方案或设计限定为一个，即适用专利新颖性判断的单独对比原则。除了理论因素之外，这样规定的好处是显而易见的，能够简化操作，规范自由裁量权的行使，统一司法尺度。实践中需要注意的问题是，现有技术专利文献的多个实施例有可能构成多个技术方案，如果主张多个实施例的结合，此时即使现有技术抗辩证据仅是一篇专利文献，亦违反单独对比原则。第二，“属于现有技术”的情形包括相应技术特征相同或者无实质性差异两种情况。对“属于现有技术”这一标准的进一步解构，在理论界有不同的观点。有学者认为，应当采用与新颖性判断基本相同的判断方法；也有学者认为是一种新颖性抗辩加有限的创造性抗辩，包含与现有技术相同和等同两种类型。

“惯用手段的直接置换”的概念来自于新颖性的判断方法，是上述不同观点的公约数，因此是现有技术抗辩中稳妥、无争议的判断手段。

《专利审查指南》第二部分第三章第3.2.3节规定：如果要求保护的发明或者实用新型与对比文件的区别仅仅在于所属技术领域的惯用手段的直接置换，则该发明或者实用新型不具备新颖性。例如，对比文件公开了采用螺钉固定的装置，而要求保护的发明或者实用新型仅将该装置的螺钉固定方式换为螺栓固定方式，则该发明或者实用新型不具备新颖性。可见，根据《专利审查指南》的规定，在惯用手段直接置换的情形下，虽然对应特征不相同，但因区别实在微小，故相应技术方案依旧不具有新颖性。

在判断是否属于惯用手段的直接置换时，应当考虑如下因素：

第一，是否存在置换的基础。所谓置换，乃安置替换之意。例如，在由技术特征a、b、c构成的技术方案A中以a’特征替换a特征是置换；而在技术方案A中增加d特征，则是形成一个由特征a、b、c、d构成的新的技术方案B，不是特征的替换。“置换”必须以被置换对象的存在为前提，否则就是“结合”，其实这仍是新颖性单独对比原则的要求。本案中，被诉侵权技术产品的卡夹组件主要由弹簧和弹珠构成，弹簧一端抵住盖体，另一端通过弹珠和连接块抵住升降轴；047A专利的方案中具有对应的结构，即，扁平弹片29设置在中空部件25上并带有适于与主轴26中的凹槽28配合的小突起。可见，二者存在置换与被置换的前提。

第二，应当站位所属技术领域的技术人员（又称本领域技术人员）来判断置换与被置换的手段是否是惯用的。有时候，某些手段看似结构差异巨大，但在本领域技术人员眼中却都是惯常使用的，相互无甚区别。例如，作为减速传动机构而言，涡杆齿结合斜齿的结构与行星齿轮结构可谓天壤之别，但在本领域技术人员眼中，二者就是可直接相互置换的惯用手段。相反，某些结构极为接近的手段却并非可直接相互置换的惯用手段。例如，飞机主翼结构与潜艇的副翼结构看似极为相似，但空气中和水下环境完全不同，二者在不同场景下应用时需考虑各自的特殊因素，故而差异巨大。本案中，弹珠加弹簧的结构与弹片加凸起的结构看似差别较大，但在本领域技术人员眼中，二者属于能够直接置换的惯用手段。弹簧是一种常见的机械零件，机械领域的弹簧是一个很大的门类，按结构、功能各有分类。被诉侵权产品中的弹簧是我们生活中最常见的种类，属于柱弹簧、压缩弹簧，047A专利中的弹片也叫做片弹簧，是弹簧的一种，这两种弹簧均是常用的弹簧。弹珠和凸起的作用都是定位。因此，弹珠加柱弹簧的结构与弹片加凸起的结构对于本领域技术人员而言，毫无疑问均是惯用的。

第三，需考虑能否直接置换。所谓能够直接置换，就是替换前后，相应特征与权利要求中其他特征的关系基本无需改变，替换的过程无需付出创造性的劳动。在上述飞机主翼和潜艇副翼的例子中，如果替换相应的结构，无疑要对与之相关的其他结构进行对应改变，且能够想象，这个工作量是较大的。本案中，被控侵权产品与047A专利的卡夹组件应用场景完全相同，具体设置位置也相似，二者可以直接替换，无需付出任何创造性的劳动。实践中有观点认为凡是与发明点相关的特征均应慎重考虑是否是容易置换的。笔者认为，该观点不正确。说明书背景技术部分的描述不准确并不会触发专利审查时驳回条款的适用，因此，所谓专利说明书中的“发明点”，均是申请人在撰写专利文件时的主观描述，并不一定客观准确。相关描述可用于帮助理解技术方案，但不应将其作为相关裁判的必然考虑因素。对技术方案的理解必须站位所属领域普通技术人员的角度，客观判断。

第四，能够直接置换的惯用手段与公知常识的关系。应当说，二者是不同语境、不同维度下的概念，二者并不相互排斥，也不完全相同，既有联系又有区别。例如，某一领域中解决特定问题的惯用手段，对于该领域技术人员而言必然属于公知常识。但是，公知常识并不一定是能够直接置换的惯用手段。如前所述，如果没有置换的基础，即使是结合公知常识，也有可能违反单独对比原则，此时需具体分析。当然，若有证据证明某一手段属于公知常识，则更有利于主张惯用手段直接置换观点的成立。