浅议在创造性判断中最接近的现有技术的选取视角

国家知识产权局专利复审委员会 刘利芳

【理念阐述】

《专利审查指南》中指出“在确定最接近的现有技术时，应首先考虑技术领域相同或相近的现有技术”。由于不同技术领域间的跨领域转用通常存在一定障碍，因此在确定最接近的现有技术时，通常首先考虑技术领域是否相同或相近。但也不能就此机械地理解为最接近的现有技术只能从相同或相近的技术领域中选择。还要综合考虑所要解决的技术问题、所能达到的技术效果或者用途等创造性评判过程中必不可少的要素。这些要素往往体现了发明的思路，是申请人关注的重点。

在选取最接近的现有技术时，也可以从申请人所声称的发明点出发，综合考虑技术方案所要解决的技术问题和所能达到的技术效果，据此作为选择最接近的现有技术的另一视角，由于该视角从申请人所关注的发明点出发，因此有助于申请人重新对其发明创新的高度作出判断，在某些情况下，更有利于相关案件审查工作的开展。此外，还有一些其它因素可纳入考量，比如公开的技术特征多少等。最终目的是选取合适的最接近的现有技术，使创造性评述逻辑顺畅，更具说服力。

【案例演绎】

某专利涉及一种太阳能电池。现有技术中存在的问题是，现有的太阳能电池的电极一般采用ITO或ITZO制作，成本较高、且不能适用于柔性设备。为解决此问题，该申请提出，太阳能电池的电极采用复合石墨烯结构来制作，复合石墨烯结构由至少一层石墨烯层与至少一层改性材料层上下叠置构成。采用该结构的电极与采用ITO或ITZO制作的电极相比，成本低、导电性能优、具柔性，因此采用该结构电极的太阳能电池成本低、效率高，且能适用于柔性设备。

该专利申请的权利要求要求保护一种太阳能电池，其特征在于，所述太阳能电池的电极为采用复合石墨烯结构，所述复合石墨烯结构包括：至少一层石墨烯层；与所述石墨烯层上下叠置的至少一层改性材料层，改性材料的离子能够与石墨烯结合形成键结结构。

对比文件1公开了一种电极，由一层含石墨烯的层和一层具有功函数梯度的层形成；与常用的ITO电极相比，该电极成本较低且可弯曲，可用于柔性器件。对比文件1明确指出该电极可用于太阳能电池。

对比文件2公开了一种由石墨烯掺杂材料制备的电极，所述石墨烯掺杂材料包括至少一层石墨烯层和至少一层掺杂层，掺杂层和石墨烯层间隔分布且形成键接；由上述石墨烯掺杂材料制备的电极方阻低、可用于柔性器件。对比文件2中指出，该电极可用作像素结构的像素电极，取代现有技术中常用的ITO、IZO像素电极。

视角1：选取对比文件1作为最接近的现有技术，认为对比文件1公开了一种太阳能电池，其电极采用复合石墨烯结构；该专利申请的权利要求中的其余特征“所述复合石墨烯结构包括：至少一层石墨烯层；与所述石墨烯层上下叠置的至少一层改性材料层，改性材料的离子能够与石墨烯结合形成键结结构”皆为相对于对比文件1的区别特征，而该区别特征被对比文件2公开；该专利申请的权利要求相对于对比文件1和对比文件2的结合不具备创造性。

对此申请人表示不服，认为对比文件1的技术方案中，电极只能包括一层石墨烯层和一层功函数梯度层，不可重复叠置，否则与设置功函数梯度的初衷相悖，而对比文件2中的电极包括多层石墨烯层和多层掺杂层，两篇对比文件不存在结合启示。

视角2:选取对比文件2作为最接近的现有技术。经过对比，该专利申请的权利要求所限定的电极的复合石墨烯结构已全部被对比文件2公开，区别特征仅在于：将该复合石墨烯结构的电极用于太阳能电池；该专利申请的权利要求实际解决的技术问题是：传统由ITO等导电透明材料制作的太阳能电池电极成本高、导电性不优、不适用于柔性设备。在此基础上进行说理，认为对比文件2本身即给出了启示将该结构的电极用于太阳能电池；即仅用一篇对比文件就评述了权利要求的创造性。对此创造性评述，申请人未再提出异议。

视角1选取对比文件1作为最接近的现有技术，可能是考虑到技术领域的问题。该专利申请的权利要求要求保护一种太阳能电池，对比文件1中明确指出其电极可用于太阳能电池，而对比文件2中的电极是用作像素电极；即对比文件1与该申请同属于太阳能电池领域，而对比文件2属于显示领域。通常我们倾向于选择与要求保护的发明所属技术领域相同的对比文件作为最接近的现有技术，这样在创造性评述中不用考虑领域转用的启示问题。

在视角1创造性评述中，以与该申请属于相同领域的对比文件1作为最接近的现有技术，结合对比文件2。然而，虽然该专利申请的权利要求的特征确实部分被对比文件1公开、部分被对比文件2公开，但对比文件1和2的结合存在困难，难以找到相应启示将对比文件2公开的具体结构结合到对比文件1中。对于该两篇对比文件结合评价权利要求的创造性，申请人并不认同，并提出了有力的反对意见。

在视角2中，我们转换思路，将与该申请属于不同领域的对比文件2作为最接近的现有技术。对比文件2已公开与权利要求限定的同样结构的电极，即申请人最关注的发明点已被对比文件2公开，只需判断有没有启示将对比文件2中的电极应用于太阳能电池领域、用作太阳能电池的电极。对比文件2中明确公开了其技术方案中的石墨烯掺杂材料制备的电极，可克服显示领域常用的ITO电极的成本高、导电性不良、不适用于柔性显示的缺点；本领域技术人员在对比文件2的基础上，在面对传统由ITO等导电透明材料制作的太阳能电池电极成本高、导电性不良、不适用于柔性设备的问题时，容易从对比文件2中得到启示，用对比文件2中所公开的石墨烯掺杂材料取代ITO来制作太阳能电池电极，即得到了权利要求所述技术方案。这里需考虑到一个技术背景，即ITO等透明导电材料，是显示领域像素电极的常用材料，同时也是太阳能电池电极的常用材料。在该案中，涉案专利申请和对比文件2虽然技术领域不同，但都是对传统ITO等透明导电材料的电极的改进,对电极的改进效果也一样，因此技术领域的转用具有相应启示。在后创造性评述仅引用了一篇对比文件，加上有理有据的说理，让申请人信服。

从上面的分析和达到的效果来看，审查员与申请人可能对现有技术的现状了解不同，但对于一件发明申请人所声称的发明点是能够统一认定的，因此，在确定最接近的现有技术过程中，如果现有技术中已经公开了申请人认为的发明点，那么更有利于申请人对案件走势的判断，有利于案情的审理。