依法适用禁止反悔原则 防止专利权利人“两头得利”

近日，最高人民法院知识产权法庭在一起侵害实用新型专利权纠纷案中指出，专利权的保护范围应当与其作出的技术贡献、创新程度相适应；专利审查档案是解释权利要求，合理确定保护范围，继而进行侵权判断的重要依据；相关专利无效决定中认定权利要求具有创造性并维持其有效的具体理由，以及权利人在专利无效宣告程序中有关权利要求的相关陈述，均属于涉案专利的审查档案，在认定被诉侵权产品是否落入权利要求限定的保护范围时，应当予以相应的考虑，防止维持专利权有效的认定与是否构成侵权的认定标准不一致，导致专利权人“两头得利”。

深圳某事件公司为名称为“一种手机号码牌安装台”的实用新型专利的专利权人，在本案中请求保护权利要求2、3。深圳某事件公司主张东莞某泰公司未经许可擅自制造、销售、许诺销售与涉案专利相同的产品，构成专利侵权。一审法院认定东莞某泰公司销售、许诺销售的被诉侵权产品的技术方案落入涉案专利权的保护范围，但其合法来源抗辩成立。一审法院判决东莞某泰公司立即停止销售、许诺销售侵害涉案专利权产品的行为，并赔偿维权合理开支8000元。宣判后，深圳某事件公司、东莞某泰公司分别提起上诉。

最高人民法院二审查明：国家知识产权局分别于2022年5月5日、2023年7月11日（本案二审期间）作出第55861、562751号无效宣告请求审查决定，均维持涉案专利的权利要求2-5、7-9有效。第55861号决定认定：“专利权人提交意见陈述书认为，涉案专利采用的两端转动的翘板，不需要弹簧、固定扣与固定槽组合，翘板部分地容纳于底座的凹槽。”“由上述翘板已知的结构可知，本专利中翘板凸块部分的中部与旋转轴枢转连接，翘板整体绕该旋转轴转动，使得翘板的两端上下起落；通过凸块部分地插入凹槽中，形成翘板与凹槽的配合，翘板两端的上部在抬起的高位处露出凹槽外部，翘板两端的下部在下落的低位处位于凹槽内部，使得翘板端部侧面设置的号码板能够由凹槽显示或隐藏，依靠重力翘板可在一端翘起一端落下的状态中维持稳定，稳定状态中翘板必有一端处于露出凹槽外部的高位处，即为翘板‘部分地容纳’于凹槽中。”“本专利使用了翘板结构，由翘板自身的工作原理即可实现转动且能够维持一端翘起、一端落下的稳定状态。”该决定已发生法律效力。第562751号决定载明：“关于必要技术特征，专利权人认为本专利的翘板通过重力就可实现显示或隐藏并保持稳定，磁体或增加摩擦均是为了更加稳定而采用的技术手段，并非必要技术特征。”

最高人民法院二审判决认为，专利权的保护范围应当与其作出的技术贡献、创新程度相适应。涉案专利为实用新型专利，根据涉案专利的说明书及其附图所公开的全部内容，其结构并不复杂。无论是“跷跷板”的基本原理，还是涉案专利说明书中记载的“受重力影响，除非外力作用，否则翘板保持一端翘起的状态”，均属于日常生活常识。尽管目前权利要求2被国家知识产权局在相关无效决定中认定为具有创造性，但其创新程度显然十分有限，保护范围不能失之过宽，导致比例失当。

国家知识产权局在相关无效决定中认定涉案专利权利要求2具有创造性并维持其有效的具体理由，以及权利人在专利无效行政程序中有关权利要求2的相关陈述，均属于涉案专利的审查档案，在认定被诉侵权产品是否落入权利要求2限定的保护范围时，应当予以相应的考虑，防止维持专利权有效的认定与是否构成侵权的认定标准不一致，导致专利权人“两头得利”。权利人在专利无效宣告行政程序中，针对权利要求2陈述了“涉案专利采用的两端转动的翘板，不需要弹簧、固定扣与固定槽组合”“由翘板自身的工作原理即可实现转动且能够维持一端翘起、一端落下的稳定状态”“磁体或增加摩擦均是为了更加稳定而采用的技术手段，并非必要技术特征”等意见。第55861号无效宣告请求审查决定认定，涉案专利以“翘板”自身的工作原理即可实现转动且能够维持一端翘起一端落下的稳定状态，涉案专利的权利要求2具有创造性。第562751号无效宣告请求审查决定则认定，设置磁体并非涉案专利解决其技术问题的必要技术特征，并维持其有效。基于此，在认定被诉侵权产品是否落入权利要求2限定的保护范围时，应当对权利人在无效宣告程序的意见陈述予以相应的考虑。本案被诉侵权产品必须依赖于定位维持结构，才能使“翘板”保持稳定地一端翘起一端落下状态。相较于涉案专利中仅“依靠自身重力”就能保持稳定的“翘板”，被诉侵权产品“依靠定位维持结构（其中包含弹簧）才能保持稳定”，并不具有与之相同或者等同的技术特征，故应认定被诉侵权产品未落入涉案专利权利要求2、3的保护范围，不构成侵权。东莞某泰公司关于适用禁止反悔原则的抗辩成立。最高人民法院二审判决撤销一审判决，改判驳回深圳某事件公司的全部诉讼请求。

该案判决的积极意义在于，督促专利权人在行使权利时遵循诚信原则，防止权利人在专利权无效行政程序中为了维持专利权有效限缩其专利权的保护范围，而在侵权诉讼时却又扩大解释专利权的保护范围，“两头得利”不当获益。