驰名商标的“按需认定”及跨类保护研究

 

驰名商标“按需认定”的目的在于规制驰名商标异化现象，其适用服务于权利保护这一更高的价值目标。商标权人注册防御商标不影响其主商标的驰名认定，否则，注重商标管理所获得的保护反而更弱，这既不符合法律逻辑，也与法律保护驰名商标的初衷背道而驰。驰名商标可以获得跨类保护，但跨类保护并非全类保护。商标被认定驰名后能否在相应类别的商品或服务上获得跨类保护，应综合考量商标的显著性、知名度、关联度和相似性等因素以及各因素之间的相互影响。

 

 

驰名商标　按需认定　跨类保护

 

 

“驰名商标保护问题是商标法甚至整个知识产权法领域中最具争议性的理论问题，在我国更成为商标实践中的一个疑难问题。”本文所讨论的钉某科技有限公司（以下简称“钉某科技公司”）、钉某（中国）信息技术有限公司（以下简称“钉某信息公司”）诉成都贺某品牌管理有限公司（以下简称“贺某品牌公司”）、成都贺某餐饮管理有限公司（以下简称“贺某餐饮公司”）等侵害商标权与不正当竞争纠纷案（以下简称“钉钉驰名商标侵权纠纷案”），是一起涉及驰名商标认定的商标侵权案件。与一般商标认定驰名案件不同的是，本案原告在主张跨类保护的部分类别注册有防御商标。由此引出本案两个核心争点：一是原告注册防御商标是否影响其驰名商标的认定，二是如果认定驰名商标，该驰名商标跨类保护范围如何确定。我国驰名商标保护制度的演变形成有其特殊的社会环境，回答前述问题，需要考察相应的制度背景和政策成因。

 

 

 

钉钉是阿某集团控股有限公司（以下简称“阿某集团”）推出的企业级智能移动办公平台，原告钉某科技公司和钉某信息公司系研发并提供钉钉产品和服务的主体。2014年7月7日，阿某集团申请注册第42类信息技术服务等类别“钉钉”商标，注册公告日期为2015年8月14日。2015年1月23日，阿某集团申请注册第42类信息技术服务等类别翅膀图形商标，注册公告日期为2017年12月21日。钉某科技公司和钉某信息公司经授权，享有第42类等类别上的“钉钉”文字和翅膀图形等注册商标使用权，有权单独以自己的名义，针对该等商标专用权的侵权行为提起民事诉讼并获得法律救济。该等注册商标经过长期的使用和推广，在国内已为相关公众广泛知晓并具有较高的知名度和影响力。2016年9月12日，阿某集团还申请注册了第43类餐厅等类别翅膀图形商标，注册公告日期为2018年5月7日。原告曾与提供第43类餐饮服务的多家知名餐饮类企业开展合作，具体合作形式是“钉钉”为客户提供钉钉软件等产品或服务。

 

2015年11月19日，案外人在第29类食品和第43类餐饮住宿类别上申请注册了“钉钉冒菜”商标，并于2016年12月28日获得授权。2018年2月27日，被告贺某后从案外人受让了前述两商标。2023年1月29日，国家知识产权局就前述两商标作出“钉钉冒菜”商标无效宣告请求裁定书，认为前述两商标注册申请未违反商标法相关规定，对其予以维持。

 

贺某为贺某集团创始人、贺某品牌公司的董事长以及贺某餐饮共创平台的总发起人。贺某集团于2019年正式成立贺某餐饮共创平台，被告贺某餐饮公司是贺某集团孵化出的首家项目子公司，也是贺某餐饮共创平台项下的公司之一，其招商手册中载明钉钉冒菜图文组合标识为其经营的一家品牌，并在同页印有贺氏品牌公司的企业名称。贺某餐饮公司与贺某开设有被告钉某某冒菜店等数家线上线下店铺，在店铺招牌、宣传展板、点餐牌、室外立式海报以及汉某公司外卖平台线上店铺和部分食品产品上使用了钉钉冒菜图文组合标识。被告在使用其“钉钉冒菜”注册商标时，存在改变字体并拆分的情况，即横向突出放大“钉钉”二字，并缩小“冒菜”二字竖向排列在“钉钉”的右侧。外卖线上店铺的点菜栏目使用“钉钉套餐”“钉钉素菜”等进行分类，同时以“钉钉－午餐肉”“钉钉-蛋饺”等作为菜品。被告还在午餐肉罐头上使用了钉钉冒菜文字及图文组合标识。某用户在被告线上店铺发布的评价显示“钉钉不止可以办公还可以吃冒菜，大丰这边新开了一家钉钉冒菜店……”。贺某曾与设计公司就钉钉冒菜项目签订了VI设计方案委托合同，该设计方案中载明要“借势营销”“利用品牌名所具备的市场背书，迅速打造知名度，并且全盘具备相应属性，从视觉、体验感、营造模式，均能带动品牌联想性。”

 

原告认为，本案被告的行为实际已经破坏了涉案商标与软件运营服务之间的直接密切联系，减弱涉案商标的显著性，共同侵害了原告就涉案驰名商标享有的相关权益，并且违反了诚实信用原则及商业道德，扰乱了市场竞争秩序，构成商标侵权，依法应当承担停止侵权、公开消除影响、赔偿损失300万元等民事责任。

 

被告贺某品牌公司、贺某餐饮公司、钉某某冒菜店、贺某共同辩称，被告享有第43类及第29类“钉钉冒菜”注册商标。就翅膀图形商标而言，权利人在第43类上本身就有注册商标，缺乏认定驰名商标的必要性。认定驰名商标亦应以被告“钉钉冒菜”商标申请注册日作为时间节点，而原告证据尚不足以证明诉争商标在被告商标申请日之前已构成驰名商标，不应给予跨类保护。故两原告诉讼请求缺乏事实和法律依据，请求法院依法驳回其全部诉讼请求。

 

 

法院认为，根据当事人请求与本案具体情况，本案的侵权行为认定需以涉案“钉钉”文字商标和翅膀图形商标是否驰名为前提。结合在案证据和当事人陈述，可以认定被告的非原样使用注册商标行为在2019年11月实际运营“钉钉冒菜”店铺时即已发生。本案中，原告提交了大量2015年至2022年期间的证据，足以证明涉案“钉钉”文字商标和翅膀图形商标在第42类软件运营服务上为驰名商标。原告涉案第42类“钉钉”文字商标和翅膀图形商标可以获得在第29类、第35类和第43类涉案类别上的跨类保护。被告在前述类别上的非原样注册商标使用行为足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，减弱了涉案驰名商标的显著性，不正当利用了该驰名商标的市场声誉，致使原告利益受损，侵犯了原告涉案“钉钉”文字商标和翅膀图形商标作为驰名商标的商标权利。

 

但是没有证据表明，在被告申请注册“钉钉冒菜”商标时即2015年11月19日，原告涉案“钉钉”文字商标和翅膀图形商标构成驰名商标。被告可在其注册商标专用权范围内继续合法使用被诉“钉钉冒菜”商标，不构成对原告涉案商标的侵犯。

 

综上，上海市高级人民法院一审判决被告贺某品牌公司、贺某餐饮公司、钉某某冒菜店、贺某停止侵害并公开消除影响，贺某餐饮公司、贺某连带赔偿50万元，贺某品牌公司、钉某某冒菜店对其中部分承担连带赔偿责任。

 

本案一审判决后，各方当事人均未提起上诉，一审判决发生法律效力。

 

 

商标保护范围和保护程度与商标的知名度密切相关。本案原告在诉讼中请求认定驰名商标，以获得较普通商标更为宽泛的保护范围和更为有力的保护程度，但是该请求首先需要符合驰名商标“按需认定”原则。

 

 

2001年12月，根据《保护工业产权巴黎公约》和《与贸易有关的知识产权协定》的相关要求，我国商标法在第二次修改中首次明确规定了驰名商标的保护。之后，2002年10月12日通过的《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2002〕32号，已修改）第22条第1款对注册商标的驰名认定作出了规定。

 

驰名商标制度设立的目的不是任何评优评先，而是打击侵权、制止不正当竞争。“认定驰名商标只是保护的手段而不是目的。”保护驰名商标是为了维护社会主义市场经济秩序，维护公平竞争，而不是在保护被害人的同时，附带授予一个“驰名商标”称号。然而，驰名商标异化的现象在商业大潮中愈演愈烈。一些企业在观念认识上把驰名商标作为荣誉称号，在宣传使用上把驰名商标作为营销工具，在认定策略上故意寻找甚至制造争议来认定驰名商标。有的企业甚至将驰名商标作为获得政府优惠政策，快速提高产品知名度，打击竞争对手，获取不正当利益的手段。企业这种并非从法律保护需要出发追求认定驰名商标的行为，给驰名商标认定附加了额外的负担。这些企业在驰名商标认定上所采取的各种行动和策略，不论其目标，还是路径，或者结果，都直接背离了驰名商标的立法初衷或权利本质。驰名商标认定的异化现象投射在司法实践中就是，一些当事人为达到认定驰名商标的目的，不惜制造假案、伪造文书，这在一定程度上增加了认定驰名商标案件的数量。

 

制度行为由在制度持续中有物质和观念利益的行动者执行，如果这些利益消失或不再产生影响，就有可能发生去制度化。将这个理论适用于驰名商标，就可以进一步推论：如果企业实施的那些驰名商标异化行为不能给其带来所需要的资源，那么驰名商标异化作为一种制度性的现象就会消失，也不再会有企业急功近利地或片面地追逐驰名商标。驰名商标的异化现象迫使法院在认定驰名商标的过程中采取更为谨慎的态度。为此，最高人民法院通过一系列的政策文件等，对驰名商标的认定从制度上进行规范和约束。驰名商标“按需认定”的原则也是在这一过程中逐渐清晰并形成共识。

 

 

2005年11月23日，全国法院知识产权审判工作座谈会第一次就“驰名商标的认定问题”提出，只有在案件审理确有需要时，才能认定驰名商标。“凡是无须认定驰名商标也能够依法做出合理处理的案件，就不要认定驰名商标。”

 

2007年1月18日，时任最高人民法院副院长曹建明在讲话中明确指出，必须对当事人是否存在商标侵权等争议依法进行严格审查，确保驰名商标的认定为审理案件所必需。在2007年8月23日举行的“纪念商标法颁布25周年座谈会”上，曹建明指出，在驰名商标司法认定中，人民法院始终将驰名商标认定作为案件事实和对驰名商标依法给予特殊保护的前提条件，并严格坚持法律标准和要求，防止当事人滥用驰名商标权和驰名商标制度的“异化”。

 

2009年4月22日通过的《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕3号，已修改，以下简称《驰名商标司法解释》）在制度上对驰名商标认定进行了更为详细的规范。该解释第2条从正面规定，当事人以商标驰名作为事实根据，人民法院根据案件具体情况，认为确有必要的，对所涉商标是否驰名作出认定。该解释第3条第1款则从反面明确排除了两类案件不予认定驰名商标。

 

经修改于2014年5月1日施行的《商标法》第14条在多处反复强调了“按需认定”原则，比如在总体上要“作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行认定”，具体的如，“在商标注册申请、工商行政管理部门查处商标违法案件过程中”“在商标争议处理过程中”“在商标民事、行政案件审理过程中”，行政机关和人民法院根据“审查、处理案件的需要”对商标驰名情况作出认定，而且不得使用“驰名商标”字样来做广告宣传等商业活动。

 

 

从前述有关背景由来的介绍，可以看出“按需认定”原则实际上就是应对驰名商标异化的制度成果，具有特殊的时代意义。“建立驰名商标‘按需认定’原则的目的在于，防止当事人单纯地通过诉讼获取驰名商标的司法认定，不正当地追求法律保护以外的目的。”“按需认定”原则从正向来讲，是在明确规定的案件类型和范围下，根据“审查、处理案件的需要”对商标驰名情况作出认定。从反向来说，商标权人的权利只要能够通过其他途径可以获得充分有效救济，不再就其是否构成驰名商标作出认定。换言之，我国司法从正反两个维度建构了驰名商标“按需认定”原则。

 

如果被诉侵犯商标权的成立不以商标驰名为事实根据，即使不审查和认定原告主张保护的商标是否驰名，亦不影响对原告权利的保护。是否实质性地影响原告商标权利的保护，是否可以给予原告充分有效的救济，是驰名商标“按需认定”原则的适用基础。驰名商标“按需认定”的目的在于对驰名商标异化现象的规制，但其适用最终仍要服务于权利保护这一更高的价值目标。司法实践中，要避免机械适用驰名商标的“按需认定”原则，确保驰名商标获得充分有效的民事救济。

 

我国早期建立驰名商标保护制度时，为防止驰名商标异化，规范驰名商标保护，驰名商标“按需认定”原则孕育而生。随着驰名商标保护实践的不断丰富和充实，该项原则的内容也将进一步规范和完善。通过其制度演变历程我们发现，根据处理案件所需来认定驰名商标这一原则逐渐形成共识，对所谓“按需认定”的“需”在实践中不同样态的经验积累，为这种共识提供了更为理性的支撑。驰名商标保护所遵循的是我国民法上“权利本位”的基本理念，立法和司法中的驰名商标认定都是为进一步实现驰名商标的充分有效保护。“按需认定”原则在对商标异化发挥治理功能的同时，应服从于商标权人能否实现有效救济这一适用基础。

 

 

澄清驰名商标“按需认定”原则的背景由来与适用基础，有利于在实践中更好地保护驰名商标。驰名商标在市场上经常面临恶意抢注或“搭便车”等行为，尽管法律和相关司法解释已经为驰名商标提供了较为严格和全面的保护，但是这种保护方式毕竟属于事后救济，难以在事前有效阻止被告的侵权行为。所以不少企业通过在其非主营业务领域或特定类别上注册商标，即所谓防御商标，希望在源头上阻止他人抢注商标、攀附商誉。但在基于主商标提起的驰名商标侵权诉讼中，这些企业又面临了驰名商标“按需认定”原则的检验。注册防御商标是否影响驰名商标认定，已经成为当前驰名商标审判实践中非常突出的问题。

 

 

为了有效应对驰名商标异化，法院审理案件已将“按需认定”作为认定驰名商标的基本原则。司法实践达成共识，在能够为权利人提供有效救济的情况下，不再认定驰名商标。然而，“按需认定”具有鲜明的时代特点，是商标异化现象的特定产物，并非驰名商标保护制度的本质。创设驰名商标制度是为了扩大保护，防止“搭便车”的不当注册、使用行为。驰名商标制度具有其自身独立的价值和功能，为了防止异化而不做区分地放弃驰名商标保护，实际上矫枉过正。

 

 

驰名商标制度的立法目的是给予商标与其知名度相匹配的保护力度。由于驰名商标凝结了更高的商誉，具有更强的识别性，承载了权利人为维护品牌价值而付出的更多劳动，故基于驰名商标可获得的保护，较之普通商标或企业名称权益而言，在禁用效力可及的范围、损害赔偿金额大小等方面存在明显差异。

 

最高人民法院曾指出，非类似商品上驰名商标和相同类似商品上注册商标的叠加保护应强于仅有驰名商标，不应出现权利人除拥有非类似商品上的已注册驰名商标外，还拥有在相同或类似商品上在先注册商标的情况下，所得到的保护反而弱于仅有在非类似商品上的驰名商标而没有在相同类似商品上在先注册商标的情况。作为一种商标防御策略，商标权人在企业商标管理中往往会采取积极的自我保护措施，选择在其主营业务之外的其他商品或服务类别上申请注册相关的防御商标，以防止主商标被恶意抢注。倘若仅仅因为商标权人出于防御目的在其他类别上注册商标，就认定权利人只能援引与被诉侵权商品相同或类别近似的注册商标进行保护，而禁止其选择以持续使用的、高知名度的主商标提起诉讼，就可能导致注册了防御商标的商标权人反而无法通过请求认定驰名商标获得保护的不公平情况。商标权人在全面布局商标体系，积极注册防御商标，加大商标管理投入情况下所获得的保护反而更弱，这既不符合法律逻辑，也与法律保护驰名商标的初衷背道而驰。

 

驰名事实的认定，在驰名商标保护实践中具有广泛的意义和价值。严格保护驰名商标，既要体现在商标侵权判定上，更要通过侵权责任承担来彰显。作为一项法律要件，驰名事实不仅对商标侵权行为的构成，而且对损害赔偿责任的判定具有重要意义。加大对驰名商标的侵权损害赔偿力度，让驰名商标获得的法律救济与其商标知名程度和受损程度相适应，这样才能有效激励权利人，形成对商标侵权的有效威慑，营造良性健康的市场竞争环境。否则，无异于为侵权人的侵权行为提供反向激励。如果依据权利人相同或类似商品、服务上的商标不足以有效打击侵权行为，通过请求将权利人非类似商品或服务类别上的商标认定为驰名商标，以更加全面地保护驰名商标和有效地打击侵权，这恰恰就是驰名商标保护制度的立法初衷。

 

 

根据民事诉讼法的处分原则，当事人有权在法律规定的范围内处分自己的民事权利，包括选择有利于自己的权利基础并主张相应的权利事实。司法应当在法律程序上尽量尊重当事人基于不同请求权所作出的选择。同样，适用“按需认定”原则也应当尊重当事人基于不同请求权基础作出的考虑和选择。如果按照商标法关于一般侵权的规定，商标权人并不能有效修复其权益受损的状态，或者说不采取认定驰名商标的方式就不能实现商标法上的实质公平，则有必要根据当事人的选择认定驰名商标并实施跨类保护。

 

商业实践中，企业为了有效维护自身商誉，在进行商标整体布局时，除了在核心商品或服务类别申请注册商标外，还会通过注册防御商标的方式实现对原有商标的延展性保护，以此作为事前预防侵权的商业策略。然而，在商标侵权纠纷案件中，防御商标因其未实际投入使用或使用范围有限，往往难以实现较好的事后救济效果。因此，发生商标侵权纠纷时，在不违反法律规定和公共利益的前提下，可以允许商标权人从自身的商标管理体系出发，根据诉讼策略选择对其更能获得有效救济的商标作为提起诉讼的权利基础。当作为权利人的原告基于多个商标拥有不同请求权时，如果法院只是纯粹为限制认定驰名商标的数量，不允许原告主张以驰名商标跨类保护的方法争取更为充分的救济，那么原告的合法权益将无法获得有效保护，这就有悖于立法设立驰名商标保护制度的目的。

 

贯彻执行“按需认定”原则，可以有效避免驰名商标认定的异化，但如果在诉讼中机械适用“按需认定”原则，反而导致保护不力。正确适用“按需认定”原则，就要求法院衡量评估原告的请求权基础及诉讼预期，以使权利人权益受损害的状态尽可能地获得恢复，并在此基础上审查和确定是否有必要认定驰名商标。所以同样不能机械地理解适用《驰名商标司法解释》第3条第1款第1项，应当在考虑侵权认定成立与否的基础上，考量权利人是否能够得到充分救济。《驰名商标司法解释》该项关于商标侵权或不正当竞争成立的规定应当包含侵权构成和责任承担两方面内容，只有满足这两方面的要求，才符合制度设计的初衷。毕竟驰名商标的保护不单体现为商标侵权及不正当竞争判定，还包含侵权责任特别是损害赔偿责任的承担。

 

即使权利人以其防御商标在相同商品或服务上使用相同商标为由提起侵权诉讼，在他人提出不赔偿抗辩的情况下，由于权利人往往无法提交其防御商标的知名度或者使用范围的相关证据，更难以证明其因他人侵权行为存在基于防御商标的实际损失，至多也只能获得对方停止侵权的判决结果，而无法获得赔偿。从权利人的利益保护来看，在前述情形下剥夺其有关认定驰名商标跨类保护的主张，必然影响对被告侵权责任的判定，不能实现对权利人的充分救济。

 

 

在“钉钉驰名商标侵权纠纷案”中，原告系以“钉钉”文字商标和翅膀图形商标作为权利基础提起诉讼，其请求保护的上述二商标核定使用范围为第42类软件运营服务，原告指控被告的侵权行为包括将“钉钉冒菜”“钉钉”、翅膀图形、图文组合等被控侵权标识使用在商业经营、餐饮服务、食品产品等多个商品及服务类别上。上述被控侵权标识使用类别无论根据《商标注册用商品和服务国际分类》《类似商品和服务区分表》的分类，还是根据相关公众对商品功能、用途、生产部门或服务目的、内容、方式等方面的一般认知，与第42类软件运营服务均不相同也不类似。因此，根据当事人请求与本案具体情况，本案的侵权行为认定需以涉案“钉钉”文字商标和翅膀图形商标是否驰名为前提。然而，针对第42类翅膀图形商标认定驰名商标的必要性，被告抗辩称，原告已于2016年9月12日申请注册第43类翅膀图形商标，其核定使用范围包括餐厅，原告没有必要通过认定第42类驰名商标进行跨类别保护。

 

对此，基于前述关于驰名商标保护立法初衷和商业实践的分析，对驰名商标“按需认定”原则的理解适用应当符合法律逻辑，允许商标权人根据自身的商标体系和诉讼策略依法选择对其最为有利的商标作为诉讼的权利基础。本案中，由于原告的主营业务集中于第42类软件运营服务，其对第42类翅膀图形商标投入的宣传、经营成本也最高，故无论侵权行为导致混淆还是淡化的法律后果，原告受损法益都集中于持续使用、高知名度的第42类翅膀图形商标，而非较少使用、低知名度的第43类翅膀图形商标。因此，基于对原告受损法益的承载对象分析，从损害填补的角度来看，有必要对第42类翅膀图形商标是否驰名进行审查。此外，从被告侵权行为的样态表现来看，尽管原告在第43类已注册有翅膀图形商标，但被诉侵权行为不止发生于第43类餐饮服务，还发生于第35类商业运营服务以及第29类食品产品。从这一角度来看，即便原告基于第43类注册商标进行维权，其效果也不能及于其他类别，仍然需要通过认定驰名商标寻求跨类保护。

 

本案中，原告于2018年5月7日方才获准注册第43类翅膀图形商标，其在第43类餐饮服务取得注册商标专用权时间较晚，有关其知名度的证据较少。即便认定商标侵权行为成立，其也难以获得与驰名商标同等力度的保护。根据当事人的主张，仍需基于原告享有的不同请求权基础而对被控侵权行为是否损害其在第42类上享有的商标权进行评价。因此，基于前述理由，为了实现对商标的有效保护和全面保护，在权利人选择以认定驰名商标为权利基础进行诉讼并说明理由的情况下，其诉讼请求应予以充分考虑，不能仅因防御商标的存在而否定审查驰名商标的必要性。故原告享有第43类翅膀图形注册商标并不影响其主张认定第42类翅膀图形注册商标为驰名商标，本案仍有必要对该翅膀图形商标是否构成驰名商标进行审查。

 

 

涉案商标在符合“按需认定”原则的情况下，按照法律逻辑，法院接下来就需要审查商标是否驰名，尤其是判断驰名商标跨类保护的延伸范围。驰名商标可以获得跨类保护，但跨类保护并非全类保护。驰名商标保护问题之所以富有挑战性，很大的原因就在于跨类保护的范围确定难。驰名商标权利范围明晰会带来市场收益和效率。但是，驰名商标保护范围一直以来在实务中没有得到很好确定，常常导致两种相反的后果：一是保护范围过窄，商标权人与其他市场主体为获取市场份额相互抢夺，往往为此进行了过度的投资；二是保护范围过宽，商业标识的有限性导致资源分配过于紧张，进而产生竞争者市场经营成本增加等无效率的结果，甚至导致社会总福利的净损失。

 

由于不同驰名商标的驰名程度不同，跨类保护类别与驰名商标注册类别的联系程度存在差异，故驰名商标在不相同或者不相类似的商品上依法获得跨类保护的范围不是整齐划一和固定不变的，而是需要综合考虑多种因素，才能最终确定跨类保护的范围。法律对驰名商标的保护力度取决于驰名商标权利人通过自身努力或者创造性投入使得该商标有别于其他商标独特性的程度。《驰名商标司法解释》第10条、《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（法释〔2020〕19号，以下简称《商标授权确权规定》）第12条通过列举加兜底的方式明确了驰名商标跨类保护范围认定的因素，同时指出，商标授权确权行政案件中的商标申请人主观意图以及实际混淆的证据可以作为判断混淆可能性的参考因素。

 

本案中，被告实施了大量非原样使用注册商标的行为，而原告提交的证据足以证明涉案“钉钉”文字商标和翅膀图形商标于被告使用时在第42类软件运营服务上为驰名商标。被告方虽然在第35类商业经营服务、第43类餐饮服务和第29类食品产品上实施了前述非原样使用注册商标行为，但如何判定涉案驰名商标跨类保护的延伸范围，原告的驰名商标能否在这3类商品或服务上都获得跨类保护，被告是否在这3类商品或服务上都侵犯了原告驰名商标的权利，还应当依据有关规定进行判断。根据《驰名商标司法解释》第10条等相关规定的各项因素，展开分析如下：

 

 

根据商标固有显著性的强弱从高到低可以将商标分为：臆造标志、任意标志、暗示标志、描述标志和通用标志。臆造标志本身就是为了用作商标而创造，其跨类范畴可能很大；任意标志与暗示标志则要按照文字意思和产品的关联程度决定可能扩展的产品种类；描述标志因其描述性从不具有显著性，只有通过使用才能获得显著性，所以其扩展范围非常有限，通常只能扩展至其核定使用产品的类似产品；通用标志不具有商标意义，本身就不能作为商标。不管何类商标，其显著性都是变量，会随着时间和使用而发生改变，所以商标的辨识度存在高低之分，其保护程度与之相适应也有强弱之别。故在司法认定驰名商标时，首先应当充分考虑商标具有显著性或经由长期使用而取得的识别性或显著性，以便于合理界定商标权利所辐射的保护范围。

 

在商标的显著程度方面，涉案翅膀图形商标由翅膀和闪电图形组成，本身就具有较强的固有显著性。涉案“钉钉”文字商标和翅膀图形商标经过长期广泛宣传，已经被相关公众所熟知，因此也具有较强的显著性。

 

 

商标的知名度是指其在相关公众中的知晓程度。在判定驰名商标跨类保护范围时，需要考虑驰名商标在被诉商标相关公众中的知悉程度和影响力。《驰名商标认定和保护规定》第2条第2款明确，“相关公众包括与使用商标所标示的某类商品或者服务有关的消费者，生产前述商品或者提供服务的其他经营者以及经销渠道中所涉及的销售者和相关人员等。”

 

由于驰名商标认定是以相关公众为标准的，所以跨类保护时也应以同样的标准来衡量，跨类的范围应该和商品相关公众了解熟悉的范围相同，根本原因就在于驰名只是在商品相关公众范畴之中，而不是涵盖全行各业产品或服务项目的消费者。驰名商标的相关公众内涵包括两个层次，一层是“相关公众”本身，另一层则是“相关公众的知晓程度”。前者确定了驰名商标保护扩大范围“质”的可能性，后者决定其“量”的范围。不同产品的相关公众共同限制了可以跨类保护的范围，或者是用原告产品相关公众与被告产品相关公众两个维度，以相关公众为半径作圆周运动，两者交错覆盖范围越大，保护区域越广，跨类保护可能性越大。反之，则越小。

 

就本案所涉第29类、第35类和第43类商品或服务而言，相关公众主要为餐饮消费者与餐饮经营者。原告提交的大量证据表明，钉钉产品及服务从商标的宣传时间、程度及地理范围来看，其知名度和影响力所涵盖的领域和地域广泛，有理由认为涉案相关公众已对涉案驰名商标具有了较高的知晓程度，其在接触被诉商标时容易联想到涉案驰名商标。被告线上店铺的精选评价栏目中，某用户发布的评价为“钉钉不止可以办公 还可以吃冒菜……”这也表明该用户在接触被诉商标时联想到了涉案驰名商标。

 

 

关于商品或服务间关联程度的判断，主要是从两方面展开审查。一是审查相关公众是否重合。若两个类别的相关公众完全不重合，则受众不会产生任何联想。二是审查双方因使用类别而产生的联系。不同类别的商品、服务间，相互的关系亦有亲疏远近，关系越近，则越容易在相关公众中间产生联想。

 

关于相关公众重合程度的判断方面，最高人民法院在某珠宝股份有限公司诉国家知识产权局商标权无效宣告请求行政纠纷案中，撤销一、二审判决，纠正了原审法院对相关公众重合程度的认定结论。最高人民法院指出，诉争商标核定使用的特许经营的商业管理、替他人推销、人员招收、商业场所搬迁、计算机数据库信息系统化、会计、寻找赞助、进出口代理、组织商业或广告展览服务上的相关公众与引证商标一核定使用的杂志商品上的相关公众具有高度的重合程度，结合引证商标一具有较高知名度、使用地域广、持续时间长等因素，诉争商标核定使用在特许经营的商业管理等服务上，容易误导公众，减弱引证商标一的显著性，致使某传媒集团有限公司的利益受到损害。

 

关于不同类别商品的相互关系方面，法院在某照明股份有限公司诉某门业有限公司、倪某侵害商标权纠纷及不正当竞争纠纷案中认为，涉案驰名商标在灯类产品具有极高的知名度，其核定使用的灯、日光灯管商品与门类产品，其使用场所均主要为房屋类场所，二者使用场景较为重合，消费群体、消费需求亦相对重合，当二者共存于市场时，足以使相关公众误认为二者存在特殊联系和较高的关联程度。

 

本案在使用涉案驰名商标与被诉商标的商品或服务之间的关联程度方面，从指定使用的商品或服务情况来看，钉钉办公软件在其线上平台开设订餐入口，各类餐饮APP借此上线了海量餐厅；从相关公众的重合及注意程度来看，办公软件的使用者天然就是餐饮服务的接受者。被告在其VI设计方案中，载明要“借势营销”“利用品牌名所具备的市场背书，迅速打造知名度，从视觉、体验感、营造模式，均能带动品牌联想性。”被告这些经营理念和模式，从侧面也说明了其作为餐饮服务从业者对办公软件使用者进行餐饮服务消费的关注和洞察。被告的这种主观意图完全可以作为重要证据加以考察评估。同时，“钉钉”为多家知名餐饮类企业客户提供钉钉软件等产品或服务，这使得使用钉钉办公软件的企业组织与提供餐饮服务的经营者存在较多直接重合。

 

 

尽管《驰名商标司法解释》第10条关于驰名商标跨类保护范围的考虑因素对相似性没有作明文列举，但被诉商标与驰名商标之间的相似程度属于评估考虑的范畴，《商标授权确权规定》第12条第1项就明确将商标标志的近似程度作为商标授权确权行政案件认定驰名商标的考量因素。在涉案驰名商标与被诉商标标志是否足够近似方面，被诉侵权标识的主要识别部分“钉钉”与原告方“钉钉”文字商标在文字、呼叫方面相同，消费者在隔离状态下施以一般注意力不易进行区分；被告方使用的翅膀图形标识与原告方翅膀图形商标整体上都由向左侧倾斜的三根羽毛和一道连接羽毛的闪电构成，在视觉效果上仅存在轻微差异，这一差异不足以使相关公众对二者进行区分。故被诉侵权标识与涉案驰名商标达到了基本相同或者近似的程度。

 

法院在确定驰名商标跨类保护范围时，应当综合考量前述因素以及因素之间的相互影响。在诺某某德公司诉原国家工商行政管理总局商标评审委员会等商标异议复审行政纠纷案中，最高人民法院认为，被异议商标指定使用在第25类服装商品上，与引证商标核定使用的第5类人用药品差距较远。但是，被异议商标与引证商标相比较，视觉上基本无差别。“诺某某德”系臆造词，显著性较强。某帝公司将使用被异议商标的产品，以具有预防糖尿病功效进行宣传，并在糖尿病学术会议现场、医院等场所进行展示、销售，被异议商标实际使用的商品与引证商标核定使用的商品在销售渠道、消费群体等方面关联程度较高。相关公众在上述商品上看到被异议商标时，容易认为相关商品由诺某某德公司提供或与其存在特定关联，从而损害诺某某德公司的合法利益。本案中，基于以上对商标的显著性、知名度、关联度和相似性等的综合分析，法院认定被告的行为足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，原告涉案第42类“钉钉”文字商标和翅膀图形商标可以获得在第29类、第35类和第43类涉案类别上的跨类保护。

 

 

现代商标损害更受到关注的不是使商标无法起到其辨别来源的功效，而是在于削弱商标标识和产品或服务的唯一联系，进而导致商标逐渐丧失销售市场和吸引力。被诉侵权商标在不相同或者不相类似商品、服务上对驰名商标的损害，主要在于对驰名商标的显著性或商誉产生不同形式的消极影响，导致其显著性减弱或者商誉受损。《商标法》第13条第3款关于保护驰名商标的规定将“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”作为“不予注册并禁止使用”的前提条件。《驰名商标司法解释》第9条第2款进一步细化了前述损害的情形。以下从驰名商标跨类保护的法益内容出发，从三个方面展开讨论具体损害类型。

 

 

减弱驰名商标的显著性是指，减弱驰名商标与商标权人在特定商品上形成的稳定对应关系，包括减弱驰名商标与特定商品的对应关系以及减弱驰名商标与商标权人的对应关系。不能简单认为他人在不相同也不类似的商品或服务上使用与自己相同的商标与己无关，甚至认为这是在给自己免费做广告。一旦相关公众认为二者之间存在某种关联，或者仅仅是一种潜意识的感觉，则自己商标的命运可能就不再受自己掌控。弱化的本质是损害商标的唯一性或者说绝对显著性，淡化保护不是因为淡化行为侵夺商誉，而是因为它吞噬商标本身的价值。对商标显著性的保护，根本目的不是阻止任何形式的混淆，而是保护一项已经获得的资产不受损害。

 

本案中，由于涉案驰名商标显著性强、知名度高、与被诉商标关联程度深，被诉商标与涉案驰名商标在第29类食品产品、第35类商业经营和第43类餐饮服务上已具有相当程度的联系，相关公众在接触被诉商标时容易联想到第42类涉案驰名商标，进而减弱“钉钉”文字商标和翅膀图形商标与“钉钉”软件产品之间的稳定对应关系，也减弱了原告方涉案驰名商标的显著性。

 

 

贬损驰名商标的市场声誉是指将他人的驰名商标用于非法的或者不道德的活动中，或者用于与其原来使用的特定商品极不协调的商品上，或者将驰名商标使用于质量低劣的商品或服务上，使相关公众对被告提供的产品或服务与驰名商标产生消极、负面的联想。在内蒙古某集团股份有限公司诉国家知识产权局无效宣告案中，法院认为诉争商标核定使用在失禁用护垫等商品相对于引证商标核定使用的牛奶等商品而言，其使用会产生一定的丑化、贬损原告驰名商标市场声誉的影响，进而会损害原告的相关利益。该案系根据将他人驰名商标用于与其原来使用的特定商品极不协调的商品上来认定商标贬损。

 

本案中，被告的商标使用行为不属于前述范围，不构成商标法意义上对原告驰名商标市场声誉的贬损。需要指出的是，餐饮服务的受众是不特定社会公众，公众对餐饮服务的评价带有一定主观色彩，即使餐饮服务收到个别差评也属于业界常态，不构成商标法意义上对市场声誉的贬损。

 

 

涉案“钉钉”文字商标和翅膀图形商标经过原告长期广泛的宣传和使用，截至被诉侵权行为发生时已为公众所熟知，构成具有较高知名度的驰名商标。如前所述，被告VI设计方案中，载明要“借势营销”，利用品牌名所具备的市场背书，迅速打造知名度，带动品牌联想性。结合被告在经营过程中使用的图文组合标识与宣传标语，被告利用原告涉案驰名商标的市场声誉吸引相关公众注意力的意图明显，构成对涉案驰名商标市场声誉的不正当利用。

 

综上，被告涉案非原样注册商标使用行为足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，减弱了涉案驰名商标的显著性，不正当利用了该驰名商标的市场声誉，致使原告利益受损，侵犯了原告驰名商标的商标权利。

 

 

本案中，原告主张被告使用“钉钉冒菜”标识，使得相关公众混淆或误认为被告的上述服务系原告提供或与原告存在关联关系，构成对原告驰名商标的侵犯。被告对“钉钉冒菜”注册商标的使用行为未改变文字的排列组合方式，属于对“钉钉冒菜”注册商标的原样使用。对此，《驰名商标司法解释》第11条第2项规定了驰名商标侵权认定的例外情形，即当被告提出注册申请时，若原告的商标并不驰名，则被告可继续使用该商标。根据在案证据，被诉商标申请注册之时原告涉案“钉钉”文字商标和翅膀图形商标尚未达到驰名程度，故被告仍可在其注册商标专用权范围内继续合法使用被诉“钉钉冒菜”商标，不构成对原告涉案商标的侵犯。但法院同时也指出，在原告涉案商标业已驰名的情况下，被告应当依法严格规范使用其“钉钉冒菜”注册商标，对其注册商标的使用负有更高注意义务。被告在其经营活动中，不得进行所谓“借势营销”，利用原告涉案驰名商标的市场声誉吸引相关公众注意力，破坏或减弱原告涉案驰名商标的显著性，不得突出或者单独使用“钉钉”，更不得对其“钉钉冒菜”注册商标变造拆分使用。

 

 

驰名商标“按需认定”的目的在于规制驰名商标异化现象，但其适用最终仍要服务于权利保护这一更高的价值目标。司法实践中，要避免机械适用驰名商标的“按需认定”原则，防止规制范围的扩大化，努力确保驰名商标获得充分有效的民事救济。驰名商标可以获得跨类保护，但跨类保护并非全类保护。商标跨类保护并非保护商标识别来源的功能，而在于维护和巩固商标与商品或服务的紧密联系。原告商标认定驰名后能否在相应类别的商品或服务上获得跨类保护，应综合考量商标的显著性、知名度、关联度和相似性等因素以及各因素之间的相互影响。驰名商标保护是在传统商标权基础上的扩张性保护，其制度本身还具有较多不确定性。驰名商标的司法裁判往往需要站高一层，看远一步，以确保其符合商业伦理和公共政策。