产品市场销量大但技术方案实施不具有正向价值引导不应认定为专利法意义上的商业成功

近期，最高人民法院知识产权法庭审结一起“手机计步器”实用新型专利权无效行政纠纷上诉案件，明确了基于商业成功对发明创造授予专利权的合理性基础是技术方案的实施能够创造较高的社会经济价值，如果专利技术方案的实施不具有正向价值引导，不符合主流的社会规范和期待，即使专利产品市场销量大，也不足以认定其获得专利法意义上的商业成功。 

该案中，包某系一种名称为“手机计步器”的实用新型专利的专利权人。涉案专利权利要求1为：“一种手机计步器，其特征在于：包括底座、带手机固定放置空间的摇摆架以及驱动摇摆架摆动的电磁驱动装置，所述摇摆架可摆动的设置于底座上，所述电磁驱动装置包括固定在摇摆架上的永磁块以及可通电产生与永磁块对应磁极相同的电磁发生器，电磁发生器的电磁线圈位于永磁块下方。”张某对涉案专利提出无效宣告请求，国家知识产权局对此作出无效宣告请求审查决定（以下简称被诉决定），认定涉案专利权利要求1不具备创造性，并宣告该权利要求无效。包某向北京知识产权法院提起诉讼，请求撤销被诉决定，判令国家知识产权局重新作出审查决定。一审判决驳回包某的诉讼请求。包某不服一审判决，向最高人民法院提起上诉，主张“手机计步”系涉案专利与最接近的现有技术的区别特征，解决了辅助手机进行自动计步这一新的技术问题，现有技术并未对此给出技术启示；并且，涉案专利产品或未经许可实施涉案专利的产品在淘宝/天猫、京东、拼多多等电商平台销量巨大，取得了巨大的商业成功，应认定其具备创造性。故请求法院撤销被诉决定及一审判决。

最高人民法院二审认为：发明创造是否具备创造性，通常应当采用“三步法”进行判断。“三步法”是从技术贡献的角度评价发明创造对现有技术是否作出了实质性贡献，要求发明创造要区别于现有技术，且该区别对本领域技术人员达到了“非显而易见”的程度。涉案专利的主题名称虽然为“手机计步器”，但判断用途限定的主题名称对实用新型专利权的保护范围是否具有实际限定作用，应当考虑该限定的用途与权利要求的技术内容之间的关系、是否隐含了要求保护的产品具有某种特定形状、构造。如果主题名称所限定的用途与权利要求的技术内容不相适应或对要求保护的产品形状、构造没有实质性影响，则对实用新型专利权的保护范围不具有实际限定作用，不能构成要求保护的技术方案与最接近的现有技术的区别特征。涉案专利所要求保护的技术方案通过电磁驱动装置产生的磁力和摇摆架自身重力的交互作用，使放置在摇摆架上的手机自动摇晃，其本身并不具有计步的功能和效果。能否实现计步功能，并非由本专利所要求保护的技术方案决定，而是由放置在本专利产品上的手机所配置的软件及硬件决定。故涉案专利权利要求1的技术内容实质上是“一种自动摇晃手机的装置”，主题名称中的“计步器”与权利要求的技术内容不相适应，对产品本身的形状、结构也不具有任何影响，对专利权保护范围不具有实际限定作用，不构成本专利与最接近的现有技术的区别特征，进而也不能对新颖性、创造性的判断产生影响。

商业成功是从经济激励的角度对发明创造进行评价，它是创造性判断的辅助考量因素。基于商业成功认定要求保护的技术方案具备创造性，需要同时满足以下两个条件：一是技术方案的实施能够创造较高的社会经济价值、促进社会经济发展；二是商业成功是由技术方案本身直接导致。

关于条件一，基于商业成功对发明创造授予专利权的合理性基础是技术方案对社会的经济价值，故认定商业成功的关键在于技术方案的实施能够创造较高的社会经济价值、促进社会经济发展。仅产品市场销量大，并不一定意味着获得了专利法意义上的商业成功。就本案来说，手机计步的作用在于记录手机用户的运动步数。一些公司、学校及商家等对用户手机步数进行排名，并对完成一定手机步数任务的用户进行奖励、提供优惠等，是为了激励用户通过运动提升身体素质，养成健康生活方式。涉案专利所要求保护的技术方案只是一种带有手机放置空间的可摇摆的机械装置，如果手机开启了自动计步功能，则手机内置的陀螺仪、震动传感器、重力感应器等硬件及带有计步功能的软件将误以为手机用户处于运动状态而记录步数。专利权人所主张的用途本质是虚构步数，帮助手机用户以欺骗手段获取奖励、完成任务或达到某种既定目的，这将使手机计步软件失去原有的正向功能和效果，不符合主流的社会规范和期待，基于此所取得的巨大市场销量不应当被认定为专利法意义上的商业成功。

关于条件二，涉案专利的技术方案只是实现手机自动持续摆动，而计步功能是由手机本身的软件及硬件实现的。消费者购买专利产品或未经许可实施涉案专利的产品，主要是为了虚构行走步数以获取奖励、完成任务等，产品销量并非本专利技术方案本身直接导致，而是与虚构手机步数所带来的不当利益相关。

从上述两个角度考量，包某关于涉案专利取得了商业成功因而应认定其权利要求1具备创造性的主张，亦不能成立。

综上，最高人民法二审判决：驳回上诉，维持原判。

因当事人争议未涉及涉案发明创造是否属于专利保护客体问题，故判决未对此进行评价。

该案丰富了通过商业成功认定专利具备创造性的条件，具有一定参考价值。