外观设计专利在发明和实用新型专利的新创性评价中的角色

在专利类型中，发明和实用新型专利无疑是创新的代表，而外观设计专利似乎只是装饰性、美感的补充。但事实上，外观设计专利在评价发明或实用新型专利的新颖性和创造性时，扮演着一个不可忽视的角色。本文将探讨外观设计专利在这一过程中的具体角色，并结合具体案例进行分析。

PART 01 外观设计专利作为对比文件的可能性

外观设计专利通常涵盖产品的外观设计，包括形状、图案或者其组合，以及颜色与形状、图案的组合。外观设计专利的公开文件主要以图片或照片为主，仅有少量的文字说明。只有能够从附图中直接地、毫无疑义地确定的技术特征才属于其公开的技术内容。这意味着外观设计专利中的技术内容主要限于产品的外观部分，产品内部结构通常无法从外观设计的公告文本中得出。

根据专利法的规定，评价发明或实用新型专利的新颖性和创造性时，需要考虑现有技术。现有技术不仅包括公开的技术文献，也包括已经公开的专利文件，其中就包括外观设计专利。如果外观设计专利公开了与发明或实用新型专利申请相关的设计特征，那么它就可以作为评价的对比文件。当发明和实用新型专利的权利要求的技术方案中全部或大部分为产品的外部结构特征时，这类技术方案可以采用外观设计专利作为对比文件。外观设计专利可以作为X类文件（单独影响权利要求新颖性或创造性的文件）或Y类文件（与其他文件组合后影响创造性的文件）。

PART 02 案例分析

1、维持专利权有效的某案例

案情简介：

无效请求人：某电子厂

被请求人：某科技公司

无效宣告请求审查决定案号：第41878号

某电子厂请求宣告某科技公司的名称为“一种智能电源时序器”的实用新型专利权无效，请求人提交的对比文件包括对比文件1：某实用新型专利，对比文件2：某外观设计专利，和对比文件3：某实用新型专利，口头审理过程中，请求人明确无效请求理由为:......权利要求1相对于对比文件1、2、3的结合不具备创造性，权利要求2-5附加技术特征被对比文件1或对比文件2公开，不具有创造性，故权利要求1-5不符合专利法第二十二条第三款的规定。在口头审理时，请求人认为:对比文件2的专利权人、设计人为唐某，其与本专利的发明人唐某是同一人，对比文件2的外观设计图片或照片反映的产品和本专利附图1、2反映的产品相同，因此对比文件2中照片所示产品的部件和本专利所涉及产品的部件一致，具有一一对应关系，因此本专利“数码编辑轮”、“级联接口”、“中控接口”毫无疑义地被对比文件2中图片所示产品的相应部件公开。专利权人认为:对比文件2专利权人和本专利的专利权人不同，认为对比文件2的智能时序控制器没有“显示器”、“数码编辑轮”、“级联接口”、“中控接口”等部件。

对此，合议组认为:对比文件2是外观设计专利，其公开了产品的形状、图案及其结合，对于本领域技术人员来说，从外观设计专利的简要说明能够确定部分技术内容，比如能够确定该外观设计产品名称为智能电源时序控制器、其前面板设置有功能键和屏幕等部件，后面板设置有接头、接口、插座等部件，然而本领域技术人员无法从该外观设计照片直接、毫无疑义地确定功能键、接头、接口的具体类型和其实现的功能，无法直接、毫无疑义确定其与本专利“数码编辑轮”、“级联接口”、“中控接口”具有对应关系，即使专利权人、设计人、发明人相同也不能证明本专利上述部件与对比文件2公开的形似部件之间具有一一对应的关系，因此，请求人的观点合议组不予支持。

由上述案例可见，只有能够从附图中直接地、毫无疑义地确定的技术特征才属于公开的技术内容，才会对发明或实用新型专利的新颖性和创造性评价产生影响，反之，外观设计专利不会或不应该对发明或实用新型专利的新颖性和创造性评价产生影响。

2、宣告专利全部无效的某案例

案情简介

无效请求人：某自然人

被请求人：某有限公司

无效宣告请求审查决定案号：第562224号

某自然人请求宣告某有限公司的名称为“飞盘扣”的实用新型专利权无效，该自然人提交的证据4为与被请求宣告无效的专利相同的专利权人和发明人，也就是说被请求无效的专利属于同样的产品先申请了外观设计专利，然后又申请了实用新型专利，口审中，合议组用证据4否定了被请求无效的专利的新颖性，继而决定该专利全部无效。

由上述案例可见，外观专利对于一些结构简单且主要保护外部技术特征的专利或者是同一产品没有同时申报不同类型的专利，而是申报又先后，是有可能公开它的全部技术特征的，进而影响该专利的新颖性和创造性。

3、某实用新型专利从无效到一审、二审的案例

案情简介：

无效请求人（一、二审第三人）：某店铺

无效被请求人（一审原告、二审上诉人）：某自然人

一、二审被告：国家知识产权局

无效宣告审查决定案号：第58491号

一审案号：(2023)京73行初115号

二审案号：(2023)最高法知行终686号

某店铺因市场竞争关系，对某自然人的名称为“一种新型喜字头饰”的实用新型专利提起无效，口审中，合议组选用了证据3（一张微博发布的照片）和证据5（CN1789532A号中国专利文献），合议组认为：证据3为一篇微博，从该微博原文的图片中能够清楚地看出点状绒条、直绒条、U字形绒条、口字型绒条、亮片及其之间的排布关系，其中直绒条为一整根而非中间断开的两根组成，对于U字形绒条，从证据3图中可以看出左侧3组带亮片的绒条具有向右敞开的端口及连接到各自右侧绒条的拼接痕迹，并且，即使无法从证据3图中确定其喜字左侧3组带有亮片的绒条是U字形还是口字形，本领域技术人员结合实际需求如方便制作、节省材料和工艺，也容易想到将其设置为U字形，并不需要付出创造性的劳动。所以，合议组对于专利权人的上述主张不予支持。

被无效请求人不服无效决定，向北京知识产权法院起诉，北京知产法院认为被诉决定遗漏了区别特征，证据3仅显示正面视图，未显示背面视图，不能排除“U”字型是由于左侧绒条的右侧被口字形遮挡而形成，因此，还存在区别技术特征(4):“主体上部的两根直绒条及主体中部的直绒条下面有各三组U字型绒条，U字型绒条开口处与右侧绒条闭合的底部相连。”但是，区别技术特征（4）是本领域常见设计，不需要付出创造性劳动，然后认定被诉决定虽然部分认定有误，但程序合法，结论正确，故对被诉决定予以维持。

一审原告不服一审判决，向最高人民法院提起上诉，二审法院审理认为：“

（一）、与涉案专利最接近的现有技术为证据3；

（二）、权利要求1相对于证据3的区别技术特征的认定与一审相同；

（三）、关于本专利权利要求1要求保护的技术方案对于本领域技术人员而言是否显而易见

上诉人上诉主张，本领域技术人员不容易想到将“口字型绒条替换为U字型”。对此，本院认为，判断要求保护的实用新型对本领域技术人员来说是否显而易见，就是要确定现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题的启示，这种启示会使本领域技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的实用新型。如果现有技术存在这种技术启示，则实用新型是显而易见的，不具有实质性特点。通常情况下，如果所述区别特征为公知常识，例如，本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段，或教科书或者工具书等中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段，则可以认定现有技术中存在上述技术启示。本案中，本领域技术人员结合实际需要，将“口字型绒条替换为U字型”，并不需要付出创造性劳动，某自然人虽对此不认可,但并未向本院提供证据予以证明。因此，某自然人的该项上诉主张不能成立，本院不予支持。

......综上所述，上诉请求不能成立，应予驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。”

笔者认为二审法院的上述论述存在如下问题：

一）、二审法院对“本专利是否符合专利法第二十二条第三款的规定，即本专利是否具备创造性”，二审属于认定事实错误。

在上述二审法院的第（三）点关于本专利权利要求1要求保护的技术方案对于本领域技术人员而言是否显而易见的论述中，首先，二审法院没有依法查清将“口字型绒条替换为U字型”需要付出创造性劳动这一事实，并且上述论述部分90%以上都是法律规定，并没有相应的证据支持，却直接给出了上述技术特征不需要付出创造性劳动的结论；其次，将“口字型绒条替换为U字型”，本领域技术人员是很难想到的，因为喜字中的口字形通常象征着圆满，这就教导本领域技术人员必须保持口字的完整，所以本领域技术人员很难甚至不可能想到将口字形替换为U字形，这与常理相违背，而且该特征产生了节省材料，减少工序进而提高效率节约成本的效果，因此该特征对于本领域技术人员而言是非显而易见的，而且上述论述在二审庭审过程也有所提及，并且对比文件5也没有公开上述技术特征，该特征也不属于公知常识和惯用技术手段，但二审法院却直接给出了上述技术特征不需要付出创造性劳动的结论；因此，上述事实认定没有证据支持，属于事实认定错误。

二）、二审法院对本专利是否符合专利法第二十二条第三款的规定，即本专利是否具备创造性的论述中关于举证责任的分配，二审属于适用法律错误。

如果说上述区别技术特征在现有技术中存在技术启示，就像在前述二审法院的第（三）点加粗字体部分所论述的依据那样，如果所述区别特征为公知常识，那么被请求人（国知局）需要提供例如教科书等证据予以证明，而二审法院却将举证责任倒置给了上诉人，比如：二审法院直接给出“申请人对此不认可，但并未向本院提供证据予以证明，因此，某自然人的该项上诉主张不能成立，本院不予支持”的结论，也就是说二审法院将举证责任倒置，并且让上诉人承担了举证不利的后果，但事实上《专利审查指南》第四部分第八章4.3.3公知常识部分（P466）中规定：“主张某技术手段是本领域公知常识的当事人，对其主张承担举证责任。该当事人未能举证证明或者未能充分说明该技术手段是本领域公知常识，并且对方当事人不予认可的，合议组对该技术手段是本领域公知常识的主张不予支持。”因此，上述认定属于适用法律、法规错误。

PART 03 结论

外观设计专利不仅仅是产品外观的保护，它们也可以是评价发明或实用新型专利新颖性和创造性的重要资源。通过将外观设计专利纳入评价过程，可以更全面地考虑发明或实用新型专利与现有技术的差异，从而做出更准确的评价。但只有能够从附图中直接地、毫无疑义地确定的技术特征才属于公开的内容，才能用于新颖性和创造性的评价中。

注意事项

1.外观设计专利仅能作为现有技术，不能作为抵触申请评价发明或实用新型的新颖性。此外，外观设计专利的评价需要考虑其公开日，以确保其在发明或实用新型专利申请日之前已经公开。

2.同一产品需要不同专利类型进行保护时，记得同时申报（尤其是结构相对简单、没有什么内部连接关系的产品），以免非同时申报影响后续专利的新颖性、创造性。

3.撰写专利时一定要深度挖掘，尤其是一些违背常理或有相反教导的情况一定要在专利文件里详细说明，这不仅关乎专利的授权，也对无效和诉讼中的专利创造性评价具有至关重要的作用。

综上所述，外观设计专利可以作为评价发明或实用新型专利的对比文件，但需要根据具体情况和条件进行适当的评价。