涉导航仪专利因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷案

一审案号：（2020）粤73知民初241号

二审案号：（2021）粤民终3090号

裁判要旨

行为人在明知涉案外观设计为他人在先使用且不具有新颖性的情况下，抢先将与该设计构成实质近似的外观设计申请专利并获得授权，据此向在先使用人的专利产品的多个销售商提起专利侵权诉讼的，该诉讼行为应认定为恶意提起知识产权诉讼；因此造成在先使用人损害的，行为人应当承担损害赔偿责任。

案情介绍

上诉人（原审被告）：东莞市律点法商实业投资有限公司（简称律点公司）、深圳市朗迅塑胶制品有限公司（简称朗迅公司）

被上诉人（原审原告）：广东卡仕达电子科技有限公司（简称卡仕达公司）

深圳市朗多科技有限公司（简称朗多公司）的股东王某因产品生产业务原因，曾于2014年8月接触过案外人好帮手公司的实用新型专利图纸，该图纸展示了与涉案外观设计构成近似的外观设计。该实用新型的专利权人于2018年8月变更为好帮手公司的关联公司卡仕达公司。2016年1月，朗多公司的关联公司朗迅公司抢先将涉案外观设计申请为专利，并被授予专利权。2017年8月，朗迅公司与东莞市律点法商企业管理顾问有限公司签订《专利许可使用合同》，约定前者将涉案外观设计专利许可给后者排他实施；若第三方侵权，双方均有权以自己名义单独起诉。东莞市律点法商企业管理顾问有限公司后更名为东莞市律点法商实业投资有限公司。自2017年11月起至今，律点公司就涉案外观设计专利，针对不同被告共在一审法院提起逾百宗专利侵权案件，其中有11宗专利侵权系列案件系针对卡仕达公司的经销商、零售商而提起。卡仕达公司为上述案件共计支付律师费共46000元。朗迅公司还在业内对前述诉讼进行大规模宣传，造成卡仕达公司的产品声誉受损。2019年10月24日，国家知识产权局作出无效审查决定，宣告涉案专利权全部无效。

卡仕达公司提起诉讼，请求判令律点公司、朗迅公司连带赔偿因恶意诉讼给卡仕达公司造成的经济损失50万元。广州知识产权法院一审认定律点公司、朗迅公司的行为构成恶意诉讼，判决其连带赔偿卡仕达公司经济损失25.6万元。

律点公司、朗迅公司不服一审判决，向广东省高级人民法院提起上诉。广东高院二审认为，卡仕达公司虽然不是实体权利的主体，但是对于该民事权益享有管理权或者支配权，其因为与本案有直接利害关系而成为案件的原告，符合起诉条件。现有证据足以证明朗迅公司知道涉案外观设计的存在，仍抢先申请外观设计专利，并以该外观设计专利为权利基础指控卡仕达公司的产品销售商侵权，该行为有违诚实信用原则。在之前的另案判决中，该案一审法院已经认定被诉产品来源于卡仕达公司。此后，朗迅公司在后续案件中有意避开卡仕达公司，可见其恶意提起知识产权诉讼的主观故意。

综上，广东高院二审判决：驳回上诉，维持原判。

典型意义

知识产权恶意诉讼行为使司法资源分配失衡，还容易导致知识产权权利人专有权范围的不当扩张，非常有必要予以遏制。该类案件在诉讼主体、构成要件、主观恶意的裁判标准等具体问题上，尚未有明确、细致的法律规定，在司法实践中需要进行摸索、探究及总结。

本案系行为人因恶意抢先将他人在先使用的外观设计申请注册专利，并向在先使用人的相关产品的多个销售商提起恶意诉讼行为，而被判决赔偿在先使用人的损失的典型案例。该案判决对恶意诉讼的主体资格、判断行为人主观恶意的考虑因素等重要问题作出探讨，彰显了我国坚决遏制知识产权恶意诉讼的决心，维护了诚信诉讼体系和企业的合法权益，对于类似案件的审理具有重要借鉴意义和指导价值。