创造性评判中确定发明实际解决的技术问题的考虑

【弁言小序】

审查指南在第二部分第四章第3.2.1.1节规定：发明实际解决的技术问题应根据区别特征所能达到的技术效果来确定。发明实际解决的技术问题，是指为获得更好的技术效果而需对最接近的现有技术进行改进的技术任务。要从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。可见，准确确定发明实际解决的技术问题在创造性的显而易见性判断中具有承上启下的关键作用。正确确定发明相对于最接近的现有技术实际解决的技术问题，才能使“三步法”第三步的技术启示判断有的放矢。客观分析并确定发明实际解决的技术问题是“三步法”判断中的重要环节，也是保障最终显而易见性结论正确的基础和前提。然而，实际操作过程中，容易出现对于“确定发明实际解决的技术问题”不够准确，导致偏离正确的审查思路。

本文通过一个与确定发明实际解决的技术问题相关的复审案例，解析如何正确确定发明实际解决的技术问题，进而准确判定发明的创造性。

【理念阐述】

“确定发明实际解决的技术问题”在创造性的评判中具有承上启下的关键作用，依据的技术效果是发明人为改进现有技术缺陷采取一定技术手段而获得的技术效果，通常情况下，该技术效果与区别特征自身固有的性能相匹配。然而，实际审查过程中，创造性评判中对于技术效果的准确认定，不能仅局限于区别特征自身固有的性能，还需要审查员以本领域技术人员的视角去理解发明创造，分析本申请的发明构思，考虑区别特征的引入对整个发明技术方案产生的影响，从而确定区别特征在发明技术方案中实际带给发明的技术效果，从而对发明产生的技术效果作出全面客观的认定，而不是仅依据区别特征自身固有的性能作为发明实际解决的技术问题的依据。

通常情况下，如果区别特征自身固有的性能与其带给发明的技术效果一致，则创造性的判断比较容易。然而，实际审查过程中，区别特征在发明技术方案中实际带给发明的技术效果比较隐蔽，容易被忽略，往往容易导致对发明创造性的低估，从而损害专利权人的合法权益。

笔者的观点是，创造性评判中对于技术效果的准确认定，需要审查员以本领域技术人员的视角去理解发明创造，分析本申请的发明构思，在全面了解本领域整体情况的基础上，客观准确全面地把握区别特征的引入对整个发明技术方案产生的影响，准确判断所能达到的技术效果，不能忽视区别特征实际带给发明的技术效果，从而正确全面确定发明实际解决的技术问题。

【案例演绎】

涉案专利申请为一种高稳定性一价铜改性介孔氧化物材料的制备，利用特定疏水涂层在一价铜多孔材料表面形成一层均匀的涂层，明显提高一价铜改性介孔氧化物的抗湿性，从而显著提高了一价铜的稳定性，使其在含有一定水分的环境中仍然具有很好的吸附性能。最接近的现有技术即对比文件1公开了一种一价铜改性介孔氧化物材料。对比文件2公开了一种超疏水氧化亚铜材料，用十二硫醇对Cu2O膜进一步修饰后，铜片表面表现出超疏水性，十二硫醇通过与Cu2O的自组装反应，在铜片的表面形成了结合力强且排列高度有序的自组装单分子膜即形成了疏水涂层，其紧密的分子排列和高结晶结构限制了氧气、水和溶液离子的扩散。

现实中一种有一定代表性的观点是：疏水涂层的固有性能是隔绝湿气，提高抗湿性，因此，本申请技术方案基于疏水涂层的固有性能所能达到的技术效果是提高了一价铜改性介孔氧化物的抗湿性，从而显著提高了一价铜的稳定性。由此就会将本申请实际解决的技术问题认定为提高一价铜的稳定性。一旦作出上述认定，继而会看似顺理成章地得出下述结论：在面对提高一价铜的稳定性的技术问题时，由于对比文件2给出了通过在氧化亚铜表面自组装一层疏水涂层可以限制氧气、水的扩散的技术启示，本领域技术人员根据对比文件2的教导有动机在对比文件1的材料表面形成一层疏水涂层进而得到高稳定性一价铜改性介孔氧化物材料，即权利要求1相对于对比文件1和2的结合是显而易见的。

然而，上述审查思路是否正确呢？如果对相关专利申请进行认真考查，可知本申请高稳定性一价铜改性介孔氧化物材料是利用“一价铜”与待吸附物质的不饱和键之间形成的π络合作用力实现选择性吸附，即尽管疏水涂层的固有属性“阻碍空气中湿气与一价铜接触，提高一价铜的稳定性”是维持该氧化物材料吸附性能的重要方面，但是，其仅仅是其中一个必要条件，保证本申请氧化物材料稳定吸附性能的充分必要条件是提高“一价铜”稳定性的同时还能够保护“一价铜”的π络合作用力，即除了“疏水涂层”的固有属性外，还应关注“一价铜”作为吸附剂还应能提供能够与不饱和键形成π络合作用力的空轨道的活性位点。对比文件2中十二硫醇通过与Cu2O的自组装反应，十二硫醇中的硫与一价铜键合形成疏水涂层，虽然该疏水涂层提高了一价铜的稳定性，但由于疏水涂层与一价铜键合反应，占据了一价铜的空轨道，导致一价铜失去了π络合作用力，因此，丧失了吸附活性，与本申请的发明目的相悖。因此，对比文件2中的疏水涂层与本申请的疏水涂层实现的技术效果不同，本领域技术人员在对比文件1的基础上，面对如何提高一价铜的稳定性同时维持其较好的吸附性能的技术问题时，无法从对比文件2中获得技术启示。

第一种审查思路在只关注了区别特征自身固有的性能的情况下，仅依据区别特征自身固有的性能即得出本申请实际解决的技术问题是提高一价铜的稳定性，而忽略了发明技术方案中“疏水涂层”通过与“一价铜”之间的相互作用所实际带给发明的技术效果，从而导致错误认定实际解决的技术问题，使得该专利申请的创造性被低估。

由此，推荐的审查思路是，在区别特征认定的基础上，考察该区别技术特征所达到的技术效果，由此确定发明实际解决的技术问题。应当将发明作为一个整体看待，基于区别特征的引入对整个发明技术方案产生的影响，对实际带给发明的技术效果进行全面考察，才能合理准确确定发明实际解决的技术问题，进而准确判定发明的创造性。

【笔者思考】

通过案例分析，笔者认为，应站位本领域技术人员，不能仅局限于区别特征自身固有的性能，应当将区别特征的引入对于整个技术方案所呈现的技术效果进行全面认定，一并作为确定发明实际解决的技术问题的依据。