方法专利侵权诉讼中证据保全与现场勘验的适用

裁判要旨

方法专利侵权诉讼中申请证据保全具有时限性要求，专利权人未能及时提出证据保全申请，导致案件已没有必要采取保全措施的，人民法院不应同意其证据保全申请。被诉侵权人主动举证其采用的生产方法不同于专利方法的，人民法院可以组织当事双方进行现场勘验。专利权人认可以现场勘验情况作为侵权比对依据的，不能因侵权比对结果于己不利而否定现场勘验的真实性。

案号

一审：（2021）鄂01知民初30号

二审：（2022）最高法知民终301号

案情

原告：孙某某。

被告：湖北城佳固体废料利用有限公司（以下简称城佳公司）。

孙某某系“一种利用山料制作建筑用砂方法”发明专利（专利号ZL201610671836.3）的专利权人，该专利公开了一种将山料进行破碎、筛分、研磨、水洗、末次筛分后制得成品砂的工艺，有关工艺流程对制砂所使用的原料、辅料、机械设备、生产流程及成品砂规格等作了相应的限定。城佳公司与孙某某均在湖北省大悟县内从事砂料生产活动。2020年8月，孙某某委托调查人员采用无人机拍摄方式，对城佳公司厂区生产车间（外部）、砂料产品堆场进行了拍照取证。2021年1月，孙某某以城佳公司采用的制砂方法侵害其发明专利权为由提起诉讼，请求判令城佳公司停止侵权并赔偿经济损失500万元。

湖北省武汉市中级人民法院受理孙某某起诉后，向城佳公司送达了起诉状、证据材料，并定于2021年3月19日进行开庭审理。2021年3月4日，城佳公司申请大悟县公证处对其制砂工艺流程进行了拍照、摄像，并对制砂原料、成品砂进行了取样封存。开庭前，孙某某向武汉中院寄送证据保全申请，请求法院对城佳公司的制砂工艺流程进行保全，法院于开庭前两日收到其申请。因收到其申请时间距开庭时间仅余两天时间，且考虑到城佳公司已知晓本案诉讼，武汉中院对孙某某提出的证据保全申请未予同意。

武汉中院按原定开庭时间组织双方进行了证据交换，城佳公司提交了其制砂工艺流程相关的证据，证明其采用的制砂方法不同于专利方法。因孙某某不认可城佳公司提交的制砂工艺流程证据材料，且从双方举证照片、视频中无法识别出部分关键技术特征，武汉中院决定赴城佳公司生产现场进行勘验。2021年4月，武汉中院通知双方准备现场勘验。后因疫情影响，勘验时间延后至2021年5月20日。勘验过程中，武汉中院组织双方对城佳公司制砂生产设备、工艺流程进行了拍照、摄像，对生产原料、成品砂等进行了取样，并制作了现场勘验笔录。勘验过程中未发现城佳公司在制砂时有研磨步骤，未添加助磨剂，也未按粒径区分砂料产品的规格并添加辅料物质。经现场询问，双方对勘验过程均无异议。在勘验后的一审庭审中，孙某某确认以法院现场勘验时记录的工艺流程作为城佳公司采用的制砂工艺，并撤回了对现场提取的成品砂样品进行鉴定的申请。

审判

武汉中院审理认为，本案涉及产品制造方法发明专利权争议，孙某某作为专利权人在客观上确实不能完整取得城佳公司制砂工艺方法，但其向法院申请证据保全的时间明显迟延，城佳公司此时已知晓本案诉讼，并已就生产砂料的工艺流程、原料及产成品等进行了公证保全。不论从采取证据保全的时间还是从保全必要性上分析，法院已无必要对城佳公司的制砂工艺流程再行保全。但因孙某某对城佳公司举证的工艺流程相关证据持有异议，且通过该等证据不能全面反映城佳公司制砂工艺流程，本案有必要进行现场勘验，以全面查明案件事实。将现场勘验查明的城佳公司技术方案与孙某某主张的专利技术方案进行比对，城佳公司采用的制砂工艺缺少研磨、添加助磨剂步骤，未区分成品砂的规格尺寸，也未在成品砂中添加辅料物质水溶性酚醛树脂，明显区别于孙某某主张的专利技术方案，武汉中院一审判决驳回孙某某的诉讼请求。

一审宣判后，孙某某以武汉中院现场勘验存在漏洞和疑点、有关技术比对分析错误为由，提起上诉。

最高人民法院审理认为：武汉中院制作的勘验笔录记载，孙某某明确表示对现场勘验无异议。孙某某在一审庭审中也明确确认应以法院现场勘验为依据判断被诉侵权技术方案是否落入涉案专利权的保护范围，双方当事人在一审庭审中亦对现场勘验取得的证据进行了质证并发表质证意见，孙某某在现场勘验及一审审理过程中均未提出城佳公司可能更改了其生产工艺。孙某某有关武汉中院变更现场勘验时间，致使城佳公司有时间更改其生产工艺的上诉理由不能成立。同时，在武汉中院通过现场勘验查明了被诉侵权方法后，并不存在被诉侵权方法真伪不明的情形，无需适用专利法有关举证责任倒置规定来认定被诉侵权方法是否落入涉案专利权的保护范围。因被诉侵权技术方案缺少专利技术方案所载多项技术特征，二审法院判决驳回孙某某上诉，维持原判。

评析

在产品制造方法专利侵权纠纷中，由于被诉侵权方法的实施过程通常发生在被诉侵权人的生产车间或厂区之内，专利权人通过正当途径并不能取得被诉侵权人使用侵权方法的直接证据，导致方法专利权人在维权举证时面临着客观的障碍和困难。为发现和固定侵权人实施侵权行为的证据，不少专利权人会选择向法院提出证据保全申请，请求法院对被诉侵权人采用的方法进行保全和固定。同时，为查明案件事实,人民法院也可能会安排对被诉侵权人采用的方法步骤进行现场勘验。本案即涉及在该类诉讼中，人民法院在何种情形下应采取证据保全措施、有关证据保全和现场勘验的关系又该如何协调把握等操作性问题。

一、方法专利侵权诉讼中同意证据保全申请的条件

对知识产权诉讼中证据保全申请的审查，最高人民法院《关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》（以下简称《知产证据规定》）第11条作了原则性的规定。根据该条规定，人民法院对于当事人或者利害关系人提出的证据保全申请，应当结合下列因素进行审查：（一）申请人是否已就其主张提供初步证据；（二）证据是否可以由申请人自行收集；（三）证据灭失或者以后难以取得的可能性及其对证明待证事实的影响；（四）可能采取的保全措施对证据持有人的影响。上述规定从申请证据保全的前提、采取保全措施的必要性、保全申请的时限性和采取保全措施的风险性等维度，对人民法院同意证据保全申请的考量因素作了总结概括。审判实践中，需要结合案情对上列各项因素作具体分析并加以综合评判，在积极审慎的基础上作出决定，既要发挥法院证据保全对破解权利人维权取证困难的作用，又要避免证据保全措施的滥用，损害证据持有人的利益。就产品制造方法专利侵权诉讼而言，审查申请人提出的证据保全申请时应注意把握以下要件：

（一）申请人就被诉侵权人实施专利方法进行了初步举证

人民法院采取证据保全措施直接涉及国家司法权的运用，会对相关当事方产生法律拘束力，拒绝配合法院的证据保全将会对当事人带来不利的法律后果。为避免申请人在未掌握或提供被诉侵权人有实施专利方法的初步证据即向法院申请证据保全，把法院的证据保全措施当作搜证工具，甚至当作干扰他人正常经营的手段，《知产证据规定》将“申请人是否已就其主张提供初步证据”作为首要考量因素是非常有必要的。在申请人未提供被申请人有实施专利方法的初步证据时，对其保全申请不能予以支持。当然，对申请人所提证据是否已达到“初步证据”的要求，应遵循合理性原则来判断，不能过高也不宜过低，以申请人所交证据能反映被诉侵权人有可能实施其专利方法、存在侵权可能性为基准。就本案而言，孙某某提交了使用无人机拍摄的城佳公司生产车间外部环境、砂料产品堆场照片，但未取得城佳公司生产的砂料产品，更未将城佳公司生产的砂料与专利方法所获产品进行技术对比分析。遵循合理性原则分析，本案专利技术方案对成品砂的规格、成品砂包含的辅料物质等均有明确的限定，孙某某在未取得城佳公司生产的砂料产品并作初步技术对比分析的情况下，即申请法院采取证据保全措施，其在初步举证城佳公司实施了其专利方法方面是有所欠缺的。

（二）申请人申请保全的证据不能由其自行收集取得

法院采取证据保全措施除会对当事人产生拘束外，保全执行的过程还会产生相应的司法成本。从节约司法成本、提升诉讼效率的角度考虑，人民法院不宜也不可能对所有可能存在侵权行为的案件都同意采取证据保全。如有关申请保全的证据能从公开渠道获得，原则上应由申请人向公证机关申请保全证据公证等方式自行取证。如此既可以提高维权效率，由法院最终根据案件诉讼结果决定公证费用的负担也符合公平原则。但就产品制造方法专利侵权诉讼而言，被诉侵权方法大都发生在被诉侵权人厂区或生产车间内，通常情况下，被诉侵权人是不可能同意权利人作为申请人带领公证员一道进入本厂区或生产车间进行证据保全的。此时，权利人只有通过法院采取证据保全措施，依靠国家司法权的强制力保障，方有可能获得被诉侵权人采用的方法。应注意区分的是，获取被诉侵权方法存在困难并不意味着获取被诉侵权方法所获产品存在着同样的困难。当被诉侵权方法所获产品为面向市场公开销售的产品，并未有特定的销售渠道和销售对象，譬如本案城佳公司生产的砂料产品，作为权利人的孙某某可以自行收集，并可将该产品与专利方法所获产品进行比对分析。在比对分析结果支持其诉讼主张时，再将分析结果作为被诉侵权人采用了专利方法的初步证据向法院一并提交，如此便能更好地完成其初步举证义务，也可避免贸然起诉带来的不利后果。

（三）申请保全的证据存在灭失或以后难以取得的风险

证据保全的主要功能即在于避免证据持有人对与侵权行为有关的证据加以隐匿、篡改或毁损，进而导致申请人的诉讼目的落空。因此，申请法院采取证据保全具有较强的时效性，原则上应在被诉侵权人知晓被诉侵权事实之前提出，且申请保全的证据在客观上有被隐匿、篡改或毁损的可能。按照民事诉讼法第一百二十八条的规定，人民法院应当在立案之日起5日内将起诉状副本发送被告。为避免因起诉状副本的送达导致被诉侵权人在证据保全之前即知晓被诉侵权事实，权利人除可选择申请诉前证据保全外，也可选择在立案时随同起诉状一并提交诉中证据保全申请，同时申请法院在对证据保全申请作出处理决定之前暂缓向被告送达起诉状副本。倘若因权利人自身原因，未能及时向法院提出证据保全申请，导致有关证据保全已无必要时，对其证据保全申请则不能予以同意。以本案为例，在孙某某向法院申请证据保全之前，城佳公司已知晓本案诉讼，并请公证机关对自身生产砂料的原料、工艺流程、机械设备和成品砂等都进行了保全。在法院评判是否应采取保全措施时，并不存在申请保全的证据有可能被隐匿、毁损之情形。再者，纵使法院同意采取保全措施，因城佳公司已知晓本案诉讼，法院保全取得的证据也会面临是否被城佳公司事先变更、改动的质疑，而产生该质疑的原因在于孙某某自身未能在第一时间提出保全申请。

（四）拟采取的保全措施不会对证据持有人造成严重不利影响

《知产证据规定》第12条规定，人民法院进行证据保全，应当以有效固定证据为限，尽量减少对保全标的物价值的损害和对证据持有人正常生产经营的影响。证据保全涉及技术方案的，可以采取制作现场勘验笔录、绘图、拍照、录音、录像、复制设计和生产图纸等保全措施。从上述规定可见，在决定拟采取的证据保全措施时，人民法院应以尽量不损害保全标的物、减少对证据持有人生产经营影响为原则，多采取“柔性再现”而非“硬性破坏”的方式来固定相关证据。对此有两点需要加以注意：其一，当被保全对象涉及机械设备内部不易观察到的结构时，不宜强行要求被申请人对设备进行拆解以配合保全。对设备的拆解除会影响被申请人正常生产外，还涉及拆解风险和费用负担等诸多问题，强行推动保全可能会使被申请人利益处于危险的不可控状态，人为加剧被申请人与法院的冲突对立。此时，可以对保全对象采取“活封”的方式，向被申请人说明其可以继续使用设备进行生产，但不得隐匿、破坏设备或改动设备的结构特征，待对设备拆解方案、拆解费用和风险负担等问题明确后，再组织双方进行现场勘验。其二，执行保全时应注意对被申请人商业秘密的保护。被申请人生产产品的方法，包括工艺步骤、生产设备、原辅料、产品质量控制指标等，可能属于其自身商业秘密，在执行保全时应由审判人员或技术调查官实施拍照、录像、绘图等保全工作，原则上不得安排申请人参加现场证据保全。在证据保全之后，对保全所得照片、录像等应予以封存，如证据内容涉及被申请人商业秘密，应由申请人签署保密承诺书后再决定证据开示的范围，以避免申请人通过证据保全方式不当获取被申请人的商业秘密。

二、方法专利侵权诉讼中现场勘验的注意事项

有关产品制造的方法通常表现为将特定的原料、辅料经特定工艺步骤进行加工制造，最终获得成品的过程。对反映上述过程的证据及生产现场进行勘验，无疑是判断当事人举证真伪、查明案件事实的有效方法。因此，现场勘验在产品制造方法专利侵权诉讼中发挥着重要的作用，拒绝证据保全并不意味着案件审理中没有必要进行现场勘验。证据保全和现场勘验作为方法专利侵权诉讼中固定和查明侵权事实的重要手段，二者之间既存在着密切的关联又有着明显的区别，需要根据具体情况区别适用，以确保在程序公证的前提下准确查明被诉侵权事实。

（一）现场勘验的时间节点

与证据保全通常发生在庭审和证据交换之前不同，现场勘验一般是在证据交换或首次庭审听取双方主要诉辩意见之后进行。此时，权利人或被控侵权人已就被控侵权行为相关的事实进行了举证，出于核实当事人举证真实性之需要，又或者是通过当事人所举证据不能直接确定被诉侵权方法的相关技术特征时，即可安排进行现场勘验。具体的勘验时间以便利于当事各方参与、减少对相关主体生产经营影响为基本原则，由法院根据具体情况确定后通知各方当事人。本案诉讼中，武汉中院即是在双方均就被诉侵权工艺方法进行举证之后，再行通知双方进行现场勘验。

（二）现场勘验的参加人员

在现场勘验阶段，被诉侵权人往往已委托诉讼代理人参与诉讼，与证据保全时被诉侵权人对案情还不甚了解，容易对证据保全活动特别是有权利人参与的保全活动产生对抗不同，被诉侵权人此时大多不会对勘验活动加以抵制。因此，人民法院除应通知被诉侵权人及其诉讼代理人参与现场勘验外，也可以通知权利人及其诉讼代理人参加，听取双方对勘验对象、勘验过程的意见。同时，如被诉侵权人的代理人对现场情况不甚了解，可以要求被诉侵权人安排技术人员参与，由技术人员对相关生产步骤包括生产设备、原辅料、产成品等结合实物进行说明，并在勘验笔录中予以记录。如勘验还涉及对特定设备、产成品进行现场检测或测量，可按照最高法院《关于适用民事诉讼法的解释》第124条第2款的规定，通知鉴定人一并参与现场勘验。此外，为保障勘验的顺利进行，在勘验前应向参加勘验的各方特别是权利人说明勘验纪律要求，告知未经审判人员准许不得擅自拍照、摄像，以避免当事方之间发生不必要的冲突。

（三）现场勘验的任务和方法

在产品制造方法专利侵权诉讼中，现场勘验主要是对被控侵权方法所涉工艺步骤，包括步骤中涉及的原料、辅料、生产设备以及产成品特性、指标等技术内容的核实。与证据保全主要侧重于对证据的固定，防止证据毁损灭失有所区别，现场勘验主要是通过审判人员亲临现场的查勘，对被诉侵权人采用的相关技术方案进行核实，更侧重于了解有关技术方案内容本身。该勘验活动既可以是在未采取证据保全措施但在案件随后的审理中发现有必要到现场核实时进行，也可以是在采取了保全措施后但对有关技术方案还需做进一步核实时进行。在具体勘验方式上，可根据勘验对象的特点综合采用多种方法。具体而言，对有关生产工艺流程，可采取录像、拍照、绘制流程图以及询问现场技术人员的方式核实；对生产过程中所使用的原料、辅料、机械设备以及获得的产成品，也可以采取拍照、摄像、询问现场技术人员等方式加以核实。如权利人对被诉侵权人采用的原料、辅料或者是生产过程中获得的中间品、产成品等提出质疑，可以在现场提取有关样品，封存后再交有检测能力的鉴定机构进行鉴定。如勘验还涉及要查看生产设备的内部结构特征，需要对机械设备进行复杂的拆解、复原工作时，可采取由权利人预先垫付拆解费用，被诉侵权人自行或联系设备制造、维保单位进行拆解的做法，以保障现场勘验顺利进行。权利人垫付的拆解费用可纳入维权的合理费用支出加以主张，最终由法院根据案件审理结果确定负担方。

（四）当事人现场勘验所作陈述的效力

现场勘验是人民法院组织的诉讼活动，当事人在现场勘验时与参加庭审诉讼活动一样，同样负有就案件事实作真实、完整陈述的义务。如当事人现场勘验所作陈述与现场拍摄的实物、生产操作流程或现场勘验后所作司法鉴定结论等有不一致，人民法院应根据证据审核认定规则对当事人所作陈述的真实性加以评判，对与实物证据存在矛盾的当事人陈述，应不予采信。同时，当事人在现场勘验时所作陈述或表态，原则上对其应产生拘束力，如无正当理由不得撤回或随意变更。以本案诉讼为例，孙某某在一审法院组织的现场勘验活动中明确表示对现场勘验无异议，但在一审法院根据勘验情况判决其败诉后，转而以一审法院组织的现场勘验存在漏洞和疑点为由提起上诉，认为因一审法院变更了勘验时间导致城佳公司有可能在勘验前变更了生产工艺方法。而事实上，在一审法院通知双方进行现场勘验前城佳公司即已知晓本案诉讼，并申请公证机关对自身采用的生产工艺方法进行了保全，不存在因一审法院变更勘验时间导致城佳公司有时间去更改生产工艺方法的问题。再者，孙某某有关城佳公司在勘验前更改生产工艺方法的陈述完全系其个人推测，并未提交相关证据加以证明。因此，对孙某某无正当理由变更一审现场勘验陈述意见的做法，二审未予支持，有效维护了人民法院现场勘验活动的严肃性。