改进现有技术的动机并不必然来自克服现有技术缺陷

裁判要旨

改进现有技术的动机并不必然来自克服最接近的现有技术的缺陷；当最接近的现有技术不存在明显缺陷时，仍然可能有需要解决的技术问题，并由此产生改进动机。

案号：一审：（2017）京73行初6748号

           二审：（2019）最高法知行终76号

案情

原告：英国卫生部、麦克罗弗姆有限公司。

被告：中华人民共和国国家知识产权局（以下简称国家知识产权局）。

2010年12月6日，英国卫生部、麦克罗弗姆有限公司向国家知识产权局提出了申请号为201080053778.9、名称为“用于预防或抑制艰难梭菌感染的疗法”的发明专利申请（以下简称本申请）。其中权利要求1请求保护的技术方案为：一种抗体组合物，所述抗体组合物包括绵羊抗体，用于预防或治疗艰难梭菌(C.difficile)感染，其中所述抗体结合并中和艰难梭菌毒素A和艰难梭菌毒素B，且其中所述预防或治疗通过口服递送所述抗体组合物来进行。

2015年8月13日，国家知识产权局经实质审查后，以本申请权利要求不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性为由驳回了本申请。

英国卫生部、麦克罗弗姆有限公司对驳回决定不服，提出复审请求。2017年4月1日，国家知识产权局作出第121331号复审请求审查决定（以下简称被诉决定），认为在对比文件1公开的方法的基础上，结合对比文件3和本领域的常规技术手段，得到权利要求1请求保护的技术方案对本领域技术人员而言是显而易见的，不具备突出的实质性特点和显著的进步。因此，权利要求1不具备创造性；权利要求2-18也不具备创造性。据此，维持了国家知识产权局对本申请作出的驳回决定。

英国卫生部、麦克罗弗姆有限公司不服被诉决定，于2017年9月6日向北京知识产权法院提起诉讼，请求撤销被诉决定，判令国家知识产权局重新作出决定。主要理由包括：被诉决定认定对比文件1技术方案及其与本申请权利要求1的区别技术特征缺乏事实依据，没有证据证明对比文件3与治疗艰难梭菌相关疾病有任何关联性，本申请权利要求1相对于对比文件1和对比文件3的结合具备创造性。权利要求2-18也具备创造性。

审判

北京知识产权法院经审理认为，对比文件1公开了所述来源于母鸡的多克隆抗体，并且明确地指出了毒素A和毒素B的中和抗原表位均位于毒素的羧基末端。

对比文件3公开的内容中至少能够获知免疫羊也是获得毒素A多克隆抗体的方法之一，而且绵羊作为哺乳动物免疫宿主为本领域的常规技术手段。

本领域技术人员有动机用对比文件1中公开的毒素A和毒素B的中和抗原表位免疫绵羊从而制备绵羊抗毒素A和毒素B抗体，并且能够合理预期该中和抗原表位在绵羊中同样能够产生中和抗体。

本领域技术人员可以通过常规实验对抗体的中和效价加以证实，不需要付出创造性的劳动。

基于此，在对比文件1的基础上结合对比文件3和本领域常规技术手段得出本申请权利要求1所要求保护的技术方案，对本领域的技术人员来说是显而易见的，其不具备突出的实质性特点和显著的进步，本申请权利要求1不具备创造性。本申请权利要求2-18也不具备创造性。

故于2019年2月28日作出一审判决：驳回英国卫生部、麦克罗弗姆有限公司的诉讼请求。

英国卫生部、麦克罗弗姆有限公司不服一审判决，向最高人民法院提起上诉，请求撤销一审判决、发回重审或者改判撤销被诉决定、责令国家知识产权局重新作出审查决定。

主要理由包括：在对比文件1没有技术缺陷的前提下，本领域技术人员不会去发现对比文件3，且对比文件1与对比文件3的技术领域和技术效果均不相同，没有任何联系和结合点，不能引入对比文件3。即使引入对比文件3，对比文件3公开的毒素A的绵羊抗体作用也与本申请中作用不同，对比文件3也没有公开全部区别技术特征。

最高法院经审理认为，依照创造性判断的三个步骤，是否对于现有技术进行改进，并非单独判断现有技术是否存在缺陷，即便现有技术在实际实施应用中没有缺陷或改进的必要，也不能排除本领域技术人员为解决一定的技术问题，对该现有技术进行改进，并成为后续研究的基础。

是否存在对现有技术进行改进的动机，要从区别技术特征以及发明实际需要解决的技术问题出发进行判断。

当现有技术整体上存在将区别技术特征应用于最接近的现有技术以解决其存在的技术问题的技术启示，使得本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术，则发明是显而易见的，不具有突出的实质性特点。

因此英国卫生部、麦克罗弗姆有限公司上诉关于对比文件1没有技术缺陷，所以本领域技术人员没有改进动机的主张，不能得到支持。

最高法院于2020年12月10日作出二审判决：驳回上诉，维持原判。

评析

创造性判断是专利授权行政纠纷案件中的重点和难点。本案裁判明确了创造性判断中关于是否有动机对现有技术进行改进的判断规则。

依照创造性判断的三个步骤，判断是否有动机对最接近的现有技术进行改进，是创造性判断的第三步，即要从区别技术特征以及发明实际需要解决的技术问题出发，判断现有技术中是否给出将区别特征应用到最接近的现有技术解决发明所实际解决的技术问题的启示。

如果现有技术整体上存在技术启示，则本领域技术人员在面对所述的技术问题时，有动机对最接近的现有技术进行改进，而并不需要单独判断最接近的现有技术中是否存在缺陷。

也就是说，改进现有技术的动机并不必然来自克服最接近的现有技术的缺陷，即便现有技术在实际实施应用中没有缺陷或改进的必要，也不能排除本领域技术人员为解决一定的技术问题，对该现有技术进行改进。