外观设计专利与在先商标权相冲突的判断

一、引言

在我国，外观设计专利权和商标权同属于知识产权，但分别涉及不同的知识产权领域。外观设计专利权由专利法予以保护，商标权由商标法予以保护，二者保护客体不同，但又存在部分相同的表现形式，例如都包含对图案的保护。因此在实践中不可避免出现外观设计专利权与商标权相冲突的问题。现行专利法第23条第3款明确规定，授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。因此，目前在无效程序中如何审查外观设计专利权与在先商标权相冲突存在许多值得讨论的问题。

二、外观设计专利权与商标权相冲突判断标准

在无效程序中基于保护在先权利、诚实信用、维护公平竞争等原则的考虑，外观设计专利权与在先商标权相冲突的判断，原则上适用商标相同、相似的判断标准，也即商标的侵权判断标准[1]。在该程序中，请求人以权利冲突为理由提出无效宣告请求时，其主体须是在先权利的权利人或者是利害关系人[2]，因本文主要探讨外观设计专利权与商标权相冲突的标准，对于主体资格的论述不再详细展开。

判断涉案专利与在先商标是否构成权利冲突通常分下面三个步骤考虑：（1）涉案专利产品与在先商标所应用的商品是否属于相同或者相近种类；（2）涉案专利是否含有与在先商标相同或者相似的设计；（3）涉案专利的实施是否会误导相关公众或造成相关公众将涉案专利产品的来源误认为是在先商标权人的产品或与之相关，损害商标所有人的相关合法权利或者权益。[3]

下文就上面的三个步骤出现的典型案例逐一列举并分析总结，以期对后续工作有所借鉴。

（一）相同、相近种类的判断

对于涉案专利产品与在先商标所应用的商品是否属于相同或者相近种类的判断，主要考虑二者的功能用途或涉案专利产品与在先商标所服务的对象是否相同或相近，在这个过程中要综合考虑产品或商品的货架分类、销售渠道、消费者的消费习惯等因素。以第42860号无效宣告请求审查决定为例，涉案专利为“立牌（中匡石油）”，简要说明写明用于广告展示、景观美化、导视导向。在先商标的核定服务项目包括车辆服务站（加油和维护）。由涉案专利外观上标注有“加油免费洗车”、油品型号、显示屏等内容可以确认其主要使用场所即为加油站或汽车服务区等，由此可见二者具有相同的消费者群体，属于相同种类。[4]

需要注意的是，如果在先商标为驰名商标，因其知名度和影响力较大，在权利冲突的判断时，所在商品的种类要视具体情况适当放宽[5]。例如，在第46351号无效宣告审查决定中，涉案专利为“酒盒（和天下）”，而在先商标“和天下”核定使用在第34类香烟、烟草等商品上，虽然酒盒和烟草所涉商品的产品种类不同，但决定认为，鉴于已有证据表明在先商标“和天下”具有较高的知名度和影响力，已为相关公众所熟知，并达到驰名程度，应对其予以跨类别保护。[6]

（二）在先商标与涉案专利含有的相关设计的相同或相似性比较

对于在先商标与涉案专利进行相同或相似性认定时，仅就在先商标与涉案专利中与商标权客体对应的部分进行对比，而并非将在先商标与涉案专利外观设计整体进行对比。[7]例如，在第38641号无效宣告审查决定中，涉案专利为带图案的旅行箱，在先商标为一图案，核定使用商品中包含旅行箱，则仅将涉案专利产品中与在先商标对应的图案进行对比，以确定其相同相似性。[8]

在先商标和涉案专利产品中与之对应图案的比较遵循的是商标的相同、相似性认定标准，对于相同的标准比较容易确定，关键是相似性的认定。在相似性认定中不仅要考虑二者图案或形状的异同，同时还要结合在先商标的显著性、知名度、影响力等因素综合判断。通常来说，显著性强、知名度高、影响力大的在先商标与涉案专利对应图案的比较，更多关注的是构图元素的异同，而非具体细节。例如，第36694号无效宣告请求审查决定中，在先商标为山西杏花村汾酒厂股份有限公司比较知名的“汾”字图文商标，涉案专利的专利权人为酒龙仓电子商务有限公司，其外观设计“酒瓶（爱汾酒）”的标贴上在显著位置使用了 “爱汾”和“爱汾酒”文字，其明显是用来标识商品来源的。而在先商标虽为图文商标，但“汾”字相对于圆形以及圆形上下处的说明性文字更容易引起消费者的关注，故而其商标的显著识别部分为“汾”字。将涉案专利所标识的“爱汾”与在先商标相比，“爱汾”完整包含了在先商标显著识别部分“汾”字，且由于在先商标在公众中享有一定的知名度，加大了相关公众产生混淆的可能性。如若二者共存于市场易使相关公众误认为它们是来自同一主体的系列商标，或存在某种特定关联，因此决定中认定二者是相似的，构成权利冲突。[9]

（三）混淆、误认的判断

无效程序中容易出现争议的主要是第（3）步的判断。在审查实践中，有一种观点认为只要涉案专利包含与在先商标相同或相似的设计内容便存在误导相关公众的可能性，即可以得出损害商标所有人的相关合法权利或者权益的结论，即应判定涉案专利权与在先商标权相冲突；另外一种观点认为如果在先商标本身不具有显著性，或者与在先商标相同或相似的图案设计在涉案专利中未起到标识产品来源或服务的作用，相关公众不会将涉案专利与在先商标的来源和服务混淆，则二者不构成权利冲突。初看这两种观点，不管从保护在先商标权人的合法利益还是从保护专利权人的利益出发都具有一定的道理。但从商标的侵权标准出发，如果在相同种类商品上使用了相同的商标这种侵权是毋庸置疑的，在相近种类产品或相近似商标则应考虑达到是否足以构成混淆误认的程度。由于外观设计专利的保护范围和在先商标权通常不重合（例外情况为某些立体商标可能与涉案专利的外观设计是完全相同的，这种情况是可以直接认定权利冲突），因此在审查实践中必然要考虑混淆误认的因素。

下面通过几个案例对这部分内容作详细阐述。

案例1[10]

无效宣告请求案件中，涉案专利产品名称为“油桶（嘉实多驰护）”，请求人嘉实多有限公司拥有的在先商标核定使用商品为第4类，包含工业用油，请求人认为涉案专利油桶上的与在先商标权构成权利冲突。决定认为，涉案专利产品所装商品为工业用油，与在先商标核准使用商品在功能、用途及消费对象、销售渠道等方面均较为相近，构成类似商品。涉案专利产品上的标识位于正面中间较为显著的位置，标识中的“Csatrol”没有确切含义，因此，该标识在涉案专利中起到区分商品或服务来源的作用，涉案专利对于该标识的使用属于商标意义上的使用行为，涉案专利中的与在先商标在整体形状、图案构成、英文单词和字体上均较为近似，属于近似商标。因此，涉案专利的使用易误导相关公众，使相关公众误认该产品来源于商标权人，从而产生混淆误认，二者构成权利冲突。

案例2[11]

无效宣告请求案件中，涉案专利产品名称为“酒包装盒（上善若水）”。在先商标的核定使用商品为第33类酒和含酒饮料，二者使用商品种类相同。请求人认为涉案专利包装盒上的“上善若水”字样容易误导相关公众，导致与在先商标权相冲突。专利权人认为涉案专利产品中“高炉家”为其商标，且为主要图案，而“上善若水”字样仅属于装饰图案的一部分，用于显示老子文化主题。决定中认为，虽然涉案专利的盒体正面、背面、侧面均带有包含“上善若水”字样图案，其汉字构成、字义、读音相同，但涉案专利盒体正面、背面中上部有面积较大的“高炉家”字样图案，顶面处也有“高炉家”字样图案，且盒体正面、背面、侧面“上善若水”字样图案均较小，所处位置为盒体正面、背面的右下角及盒体两侧，相较于“高炉家”字样图案其并不处于显著位置，加之两者在文字字形、排版的不同，消费者不易将该包装盒上的“上善若水”作为区分商品来源的标志。同时，在盒体两侧的“上善若水”字样图案的上方有老子图案，右方有多列纵向文字，专利权人并不存在将“上善若水”作为商标使用的主观意图。综上，涉案专利的使用与在先商标仅字音、字义一致的设计并不会导致相关公众对产品来源的混淆误认，亦不会损害在先商标所有人的相关合法权利或者权益，即涉案专利与请求人在先取得的商标权不冲突。

由案例1和案例2可以看出，虽然两个案件中涉案专利都含有与在先商标相近似的图案，但得到的结论却是相反的，可见仅凭借涉案专利中包含有与在先商标相同或相似图案即得出权利冲突的观点不准确。在案例1中，涉案专利中与在先商标相似的图案位于油桶的正反面产品名称的上部，属于常见的商品标识的显著位置，而案例2中涉案专利上与在先商标相同的四个字位于产品的装饰性图案内部和侧面，“上善若水”源自老子，相关图案和文字的使用为对中国传统文化的合理弘扬，而更重要的是涉案专利在显著位置已有商品标识，因此对公众而言，在案例1中涉案专利的实施易与在先商标的来源产生混淆误认，而案例2中则已经明确标识出涉案专利产品的来源，因此不会将其误认为来源于在先商标权人。可见即使涉案专利中包含了与在先商标相同或相似的图案也必须判断是否导致相关公众的混淆误认，才能进一步确定是否存在权利冲突。

案例3[12]

无效宣告请求案件中，涉案专利为加油站的外观设计，请求人拥有的在先商标核定使用于油气服务场所。

无效决定中认为，针对加油站类产品其顶棚的装饰图案处于显著位置，其上通常设计为相关加油站名称和商品标识类logo，这也是相关公众最容易关注的内容，并且对于消费者而言，文字名称和具有标识作用的图案logo相对于背景图案更具备明显的辨识力，因此，结合涉案专利各视图可知，其顶棚设计中的“东部石油”文字和花朵图案logo相对于其两端的绿色横条纹设计更具有显著性，也是能够表明该加油站产品或其服务来源的主要标识，而相对于所述标识而言，其顶棚右侧的大面积的绿色加窄黄色的横条纹图案设计更多的倾向于产品外观设计的背景装潢部分，在整体设计中不具有突出的显著性。且在没有证据表明在先商标具有较高知名度和显著性的情况下，对其在相冲突判断时的显著性影响则明显要弱化考虑。由于涉案专利本身在显著位置标有商标，因此即使涉案专利一侧顶棚的横条纹部分与在先商标相比基本相同，但由于该部分特征相对于整体设计不具有显著性，未起到标明产品或服务来源的作用，且请求人也没有证据能够证明所述在先商标具有显著性的情形下，因此对相关公众而言不会将涉案专利中的该部分设计误认为在先商标的产品或服务，也不会导致相关公众与在先商标相混淆，从而不会损害在先商标所有人的相关合法权利或者权益，即涉案专利与请求人在先取得的商标权不冲突。

案例4[13]

无效宣告请求案件中，涉案专利为上海姚记扑克股份有限公司的扑克牌包装盒，请求人为安徽浩然彩印有限公司，其拥有的在先商标的核定使用商品中包含扑克牌。该案最终没有认定涉案专利与在先商标构成权利冲突，主要在于：涉案专利在显著位置设计了较大的“姚记”企业商标，因“姚记”商标的知名度，即使其表面附带的小天使组合图案与在先商标存在相近之处，亦不会影响一般消费者对姚记商标的关注度及辨识力，导致对产品来源产生混淆误认，因此二者不构成权利冲突。

综上所述，在无效程序有关外观设计与商标权相冲突的判断中，不能因涉案专利包含有在先商标的图案就简单地得出二者存在权利冲突的结论，更重要的是应当判断涉案专利在实施过程中是否会使相关公众将涉案专利产品与在先商标权的商品的来源相混淆，或者联想到使用涉案专利产品的来源与在先商标所有人之间存在某种特定联系。在具体案件中还应当考虑涉案专利的自身商标、在先商标的知名度和显著性，以及两者在涉案专利中的位置，综合得出结论。当没有证据证明在先商标的知名度和显著性的情况下，如果涉案专利外观设计的部分区域虽然包含有与在先商标相近的图案，但在更显著的位置已标明其自身商标或显著性标识，足以表明涉案专利产品的服务来源于专利权人，而不会误导相关公众将其误认为来源于在先商标权人，则不会导致涉案专利与在先商标权相冲突。

三、结语

伴随2021年06月01日即将实施的新修改的《专利法》及其《实施细则》，其中引入了局部外观设计制度，针对局部外观中如何判断与在先权利是否构成权利冲突或将会面临许多新的问题，但还是在专利法第23条第3款规定的大框架下进行。就外观设计专利权与在先商标权是否相冲突而言，判断是否误导相关公众或导致相关公众对商品来源产生混淆是判断与商标权相冲突的重要条件。希望在未来的审查实践中能出现更多案例以丰富我们的理论。

参 考 文 献

[1] 《专利审查指南》第四部分第五章第408页。

[2] 《专利审查指南》第四部分第五章第408页。

[3]高桂莲：“无效宣告程序中外观设计专利与在先商标权相冲突的判断”，《电子知识产权》，2018年第10期。

[4]国家知识产权局第42860号无效宣告请求审查决定。

[5] 《专利审查指南》第四部分第五章第408页。

[6]国家知识产权局第46351号无效宣告请求审查决定。

[7]国家知识产权局学术委员会第Y140402号课题研究报告。

[8]国家知识产权局第38641号无效宣告请求审查决定。

[9]国家知识产权局第36694号无效宣告请求审查决定。

[10]国家知识产权局第35142号无效宣告请求审查决定。

[11]国家知识产权局第45120号无效宣告请求审查决定。

[12]国家知识产权局第35952号无效宣告请求审查决定。

[13]国家知识产权局第31119号无效宣告请求审查决定。