以案释法｜专利诉讼中反向禁止反言的适用

专利诉讼中反向禁止反言的适用

——（2020）最高法知行终663号

近日，最高人民法院知识产权法庭对上诉人国家知识产权局、VMI荷兰公司与被上诉人萨驰智能装备股份有限公司（以下简称萨驰公司）发明专利权无效行政纠纷作出终审判决，认为VMI荷兰公司享有的专利号为200880006690.4、名称为“切割装置”的发明专利（以下简称本专利）具备创造性，且VMI荷兰公司并不存在为“两头获利”而在专利侵权民事诉讼和专利无效行政诉讼中对同一技术特征作出不同或相反解释的情形，判决撤销一审判决，驳回萨驰公司的诉讼请求。

本专利的专利权人系VMI荷兰公司，申请日为2008年2月29日，优先权日为2007年3月1日，授权公告日为2012年7月4日。

萨驰公司认为本专利不具备创造性，于2016年8月30日向原国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委员会）提出无效宣告请求。

专利复审委员会于2017年7月7日作出第32739号无效宣告请求审查决定（以下简称被诉决定），在专利权人VMI荷兰公司于2017年2月14日提交的权利要求1-14的基础上，维持本专利权有效。

萨驰公司不服被诉决定，向北京知识产权法院提起行政诉讼，认为本专利权利要求1中“提升梁”的相关技术特征已被现有技术所公开，本专利不具备创造性，故请求撤销被诉决定。

一审法院经审理认为，本专利权利要求1的“提升梁”已被对比文件所公开，权利要求1相对于对比文件和本领域公知常识的结合不具备创造性，故判决撤销被诉决定，并判令国家知识产权局针对萨驰公司就本专利权提出的无效宣告请求重新作出审查决定。

国家知识产权局、VMI荷兰公司均不服一审判决，分别向最高人民法院提起上诉。国家知识产权局、VMI荷兰公司上诉主张，一审法院对于本专利权利要求1中“提升梁”这一技术特征的理解有误，且该技术特征未被现有技术所公开，本专利具备《中华人民共和国专利法》第二十二条第三款规定的创造性。

萨驰公司则认为，VMI荷兰公司在涉及本专利的侵权民事案件中关于本专利未限定“提升梁”数量的主张与其在本案即本专利确权行政案件中关于“提升梁”仅有一根的陈述相互矛盾，依据《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》第三条的规定，应当禁止专利权人VMI荷兰公司在本案中反言，故应认定本专利未限定“提升梁”的数量，本专利因不符合创造性规定应被宣告无效。

最高人民法院于2021年7月5日判决，撤销一审判决，驳回萨驰公司的诉讼请求。

最高人民法院二审认为，专利权人在专利民事侵权案件及专利确权行政案件中对权利要求的解释应当保持一致，不得通过不同的解释进而“两头得利”。

《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》第三条规定：“人民法院在专利确权行政案件中界定权利要求的用语时，可以参考已被专利侵权民事案件生效裁判采纳的专利权人的相关陈述。”人民法院在界定权利要求的用语时，应以专利权利要求书和说明书及其附图为依据，结合发明目的进行解释。首先，权利要求书、说明书和附图是界定权利要求用语的基本依据，专利权人在专利侵权诉讼程序中的陈述仅具有参考作用；其次，人民法院在专利确权行政案件中界定权利要求的用语时，如需参考专利权人在专利侵权民事案件中的陈述的，也应当以被专利侵权民事案件生效裁判所采纳的内容为参考。

就本案而言，首先，本院已根据本专利权利要求书、说明书及其附图对“提升梁”这一技术特征予以界定。

其次，关于VMI荷兰公司是否存在民事侵权案件中主张本专利未限定“提升梁”的数量以获得更宽的保护范围使得被诉侵权产品落入保护范围，而在确权行政案件中却主张“提升梁”数量为一根以确保专利权被维持有效的情形。

在本案中，VMI荷兰公司明确本专利权利要求1并未限定提升梁的具体数量，但认为本领域技术人员根据本专利权利要求书、说明书及其附图的记载，可以知晓提升梁数量的设置为足够少、提升梁的结构应当设置得足够紧凑，其并未主张提升梁应当限定为一根。

在本专利侵权民事诉讼中，该案审理法院即江苏省苏州市中级人民法院认为本专利权利要求1中未限定“提升梁”的数量，并参考了专利权人VMI荷兰公司在无效宣告请求审查程序中关于本专利是“单独”“一个”提升梁结构的陈述，据此认定“提升梁”应理解为一个单独实现橡胶片推起功能的部件，并未限定数量，进而认定萨驰公司在侵权诉讼中将本专利的保护范围限制为单根“提升梁”的主张缺乏依据。

由上述情况可知，VMI荷兰公司并不存在为“两头获利”而在专利侵权民事诉讼和专利无效行政诉讼中对同一技术特征作出不同或相反解释的情况。

另，即使认为在本案审理中需要参考专利权人在民事侵权案件中的相关陈述，但由于江苏省苏州市中级人民法院就双方针对本专利权产生的民事侵权诉讼所作出的（2016）苏05民初780号民事判决尚未生效，根据《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》第三条的规定，亦不应以该未生效判决所采纳的VMI荷兰公司关于本专利“提升梁”的相关陈述意见作为参考。

综上，本案无需适用《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》第三条的规定。