非正式称谓的商标权益归属

一 问题的提出

在商业活动中，有时会出现这样一种有意思的现象，即虽然商品或服务的提供者使用了其规范的正式的注册商标（简称“正式商标”），但有一部分人却喜欢使用正式商标的简称、昵称、译称或戏称等标识（简称“非正式称谓”）来指称该正式商标或者其商品或服务。例如，对于美国辉瑞公司使用的“Viagra”，有部分中国公众称之为“伟哥”；对于索尼爱立信公司使用的“索尼爱立信”和“Sony Ericsson”，有部分中国公众称之为“索爱”；对于化妆品牌“LANCOME”的黑色瓶子的化妆品，有部分中国公众称之为“小黑瓶”；“KFC”被部分中国人称之为“开封菜”；“Twitter”被部分中国公众称之为“推特”，等等。

有意思的问题是，当这些非正式称谓能够起到区分商品或服务来源的作用时，其类似于未注册商标的权益归属于谁？在什么情况下，非正式称谓的商标权益归属于正式商标的权利人？在什么情况下，非正式称谓的商标权益不归属于正式商标的权利人？在讨论上述问题时，是否要考虑非正式称谓的不同情形，即区分昵称、简称或戏称等不同类别，本文拟对这些问题进行讨论。

二 两个主要因素影响到非正式称谓的商标权益归属

在决定非正式称谓的商标权益归属时，主要应当考虑以下两个因素：第一，对于相关公众而言，该非正式称谓是否与正式商标一样，起到了区分商品或服务来源的作用，而且起到了与正式商标相同的指示商品或服务来源的作用，如果正式商标权利人之外的他人使用该非正式称谓，是否会引起混淆误认；第二，正式商标的权利人是否有将该非正式称谓作为商标使用的主观意图，是否有将该非正式称谓作为商标使用的客观行为。

（一）正式商标的权利人是否有使用非正式称谓的主观意图和客观行为

根据学者的观点和在先的司法判例，如果正式商标的权利人对非正式称谓有使用的主观意图和客观行为，非正式称谓的未注册商标权益才可能归之于正式商标的权利人。如果正式商标的权利人没有使用非正式称谓的主观意图和客观行为，则非正式称谓的未注册商标权益不能归之于正式商标的权利人。

学者认为使用商业标识的主观意图和客观行为是产生未注册商标权益的前提条件。孔祥俊教授认为：“权利人就未注册商标主张权利的，其自身必须将所主张权利的标识用作商标，也即具有当作商标使用的意思。倘若他人以某种标识指称其特定商品，而本人并无将其用作商标的意图，也即自己并未用作商标的，他人的指称并无当然使该被指称者享有商标权利。简言之，他人的指称商标的行为只是一种客观事实，而本人必须在具有享有权利的意图和使用行为时，才会创设权利”。（孔祥俊：《反不正当竞争法新原理总论》，法律出版社2019年版，第308-309页。）有其他学者也表达了同样的观点，认为商标使用行为是一种法律行为，应强调商标使用人的自由意志和内心真意。（黄汇、谢申文：《驳商标被动使用保护论》，载《知识产权》2012年第7期。）

相关案例规则也认为产生未注册商标权益的前提是使用的主观意图和客观行为。在最高人民法院（2010）知行字第48号索尼爱立信移动通信产品（中国）有限公司（“索尼爱立信公司”）与国家工商行政管理总局商标评审委员会、刘建佳商标行政纠纷案中，法院认为，相关媒体的相关报道不能为索尼爱立信公司创设受法律保护的民事权益。在最高人民法院（2009）民申字第312号辉瑞有限公司、辉瑞制药有限公司（“辉瑞公司”）与江苏联环药业股份有限公司等不正当竞争、侵犯未注册驰名商标权纠纷一案中，辉瑞公司主张“伟哥”是其“Viagra”（万艾可）产品的未注册驰名商标，但最高人民法院在该案中认定，虽然多家媒体报道等用“伟哥”称呼“Viagra”，但辉瑞公司等并无将“伟哥”用作商标的意思和行为，故不能主张未注册商标权利。

（二）他人使用非正式称谓是否会导致混淆误认或损害合法权益

虽然正式商标的权利人没有使用非正式称谓的主观意图或客观行为，但如果他人使用该非正式称谓会导致混淆误认，或者损害正式商标的权利人或其他人的合法权益，则他人也不能使用或注册该非正式称谓。

如果他人使用非正式称谓会导致混淆误认，则不能通过使用获得该非正式称谓的合法权益。相反地，如果他人使用非正式称谓不会导致混淆误认，则有可能通过使用获得该非正式称谓的合法权益。商标最重要的功能是指示商品或服务的来源，对商标进行保护的主要目的是避免相关公众的混淆误认。如果非正式称谓能够起到与正式商标相同的作用，则他人对非正式称谓进行使用或商标注册，可能会引起混淆误认。在北京市高级人民法院（2019）京行终522号南通百泰生物科技有限公司与国家知识产权局、推特公司商标异议复审行政纠纷一案中，法院认为，他人对“推特”这个非正式称谓进行商标性使用，也具有对正式商标“TWITTER”构成商标侵权的可能性。当非正式称谓具有与正式商标类似的作用时，无论该非正式称谓的权益是否归属于正式商标的权利人，都会阻碍他人对该非正式称谓的合法使用。相反地，如果非正式称谓的使用不会产生混淆误认，则他人使用或注册非正式称谓产生的民事权益有可能归属于使用人，而非正式商标的权利人。

如果他人使用非正式称谓可能损害正式商标的权利人或者其他人的合法权益，他人也难以通过使用或注册获得非正式称谓的商标权益。相反地，如果他人使用非正式称谓不会损害别人的合法权益，则他人可以通过使用或注册获得非正式称谓的商标权益。在最高人民法院（2013）行提字第23号广州林叶机电科技有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会及广汽本田汽车有限公司等商标异议复审行政纠纷一案中，广州林叶机电科技有限公司在与汽车类似的商品上申请注册“广本”商标，最高人民法院认为，“广本”系广汽本田汽车有限公司企业名称的简称，广州林叶机电科技有限公司将其申请注册在与广汽本田汽车有限公司主要产品汽车相近似的的产品上，损害广汽本田汽车有限公司的在先合法利益，因此不予核准注册。

三 非正式称谓的类别对其商标权益归属有重要影响

（一）非正式称谓的可以分为三类

非正式称谓是一个上位概念，其中包括昵称、简称、戏称等多种情形，在分析非正式称谓的商标权益归属时，应当考虑不同类别的非正式称谓对商标权益归属有不同的影响。总体来说，非正式称谓可以分为三类：

第一类，昵称、简称或译称，例如“广本”“推特”。一般来说，正式商标的权利人并不反对，而且有可能会主动使用此类称谓，对于相关公众而言，如果他人使用该称谓，也容易引起混淆误认。一方面，法院一般会认为该非正式称谓的商标权益归属于正式商标的权利人；另一方面，他人使用或注册此类称谓容易被认为产生混淆误认或损害在先合法权益。

第二类，没有积极含义也没有消极含义的中性的称谓，例如“小黑瓶”。虽然正式商标的权利人一般不会有使用的主观意图或客观行为，但正式的商标权人一般也不会反感或反对。一方面，正式商标的权利人并不当然地具有该非正式称谓的商标权益；另一方面，如果使用中性称谓的群体范围较大，则他人使用该非正式称谓也可能产生混淆误认，他人使用或注册中性的戏称容易被认为产生混淆误认或损害在先合法权益。

第三类，有批评、搞笑、贬低、戏谑或其他消极影响的戏称，例如将“KFC”称为“开封菜”。这一类非正式称谓往往具有非商标功能，很多时候具有文艺功能，有专家将其称之为文艺性戏仿。文艺性戏仿是一种通过滑稽仿讽的方式来模仿、调侃或评论原作的独特创作形式。（陈虎：《论商标戏仿的法律性质》，载《知识产权》，2018年第12期。）这一类非正式称谓比较特殊，一个方面，正式商标的权利人没有使用的主观意图或客观行为，因此对其往往不应享有商标权益；另一方面，他人如果使用或注册，也不容易使相关公众产生混淆误认，因此有可能通过使用或注册获得商标权益。下面对这一类非正式称谓进行具体分析。

（二）正式商标的权利人没有使用第三类非正式称谓的主观意图或客观行为，因此不应当享有商标权益

不同于昵称、简称等第一类非正式称谓，也不同于中性的第二类非正式称谓，正式商标的权利人往往没有使用第三类非正式称谓的主观意图或客观行为，因此对此类非正式称谓不应当享有商标权益。

首先，如在前所述，第三类非正式称谓往往具有批评、搞笑、贬低、戏谑正式商标或相应商品或服务的效果。一般情况下，正式商标的权利人不一定喜欢第三类非正式称谓，甚至对第三类非正式称谓持反感或排斥态度，不希望自己的商标或商品或服务与该类称谓建立起联系。总之，正式商标的权利人没有使用该称谓的主观意图，反而有排斥或抵制第三类非正式称谓的主观意图。

其次，第三类非正式称谓的“被动使用”并未发挥出商标的功能，其使用一般不认为构成商标性使用。如果相关公众出于批评、讽刺、贬低或戏耍等目的对第三类非正式称谓进行使用，使用场景一般也不是商业活动而是民事活动，甚至是文艺活动。在此类使用场景中，第三类非正式称谓一般也不发挥商标的商品或服务来源区分作用，不构成商标法意义上的使用。而且此类使用场景也并不频繁，使得第三类非正式称谓的使用频率和范围往往不是太大。因此，第三类称谓的实际使用情况一般不构成商标性使用，更不构成正式商标权利人的商标使用。

综上，第三类非正式称谓自身的特点决定了正式商标的权利人对于此类称谓既无使用的主观意图，也无使用的客观行为。如前面分析所述，具有使用的主观意图或客观行为才能产生商标权益，在不具有这两个条件的情况下，正式商标的权利人对第三类称谓不应当享有商标权益。

（三）消费者往往不会将第三类非正式称谓与正式商标产生混淆误认，故他人有可能通过使用或注册而对第三类非正式称谓享有独立于正式商标的商标权益

首先，如果第三类非正式称谓跟正式商标的近似程度相对较低，则不容易产生混淆误认。简称或昵称，一般来说，相对于正式商标近似程度较高，例如，“索爱”相对于“索尼爱立信”，“推特”相对于“TWITTER”。在标识近似程度较高，而且商品相同或类似的情况下，比较容易产生混淆误认。对于第三类非正式称谓，如果称谓与正式商标之间的区别较大，并不很近似，则一般不容易导致混淆误认。例如“开封菜”相对于“KFC”，在音形义上近似程度很低，而且从公众认知的角度来看，一个是指称中餐，一个是指称西餐，相关公众不容易将二者混淆误认。这种非正式称谓，有时还具有一定程度的独创性或创造性。并不近似的第三类非正式称谓与正式商标共存，不容易导致相关公众的混淆误认。美国有类似案件可以参考。在Jordache案中(Jordache Enterprises v. Hogg Wyld, Ltd., 828 F. 2d 1482 (10th Cir. 1987))，法官指出戏仿的故意并不等同于制造混淆的故意，有效的滑稽模仿依赖于其与原商标的区别，尤其是幽默性区别。另外，除了商标近似，商品类似也对混淆可能性有重要影响，如果他人是在不相同的商品或服务上使用与正式商标不近似的第三类非正式称谓，更不容易导致混淆误认。

其次，第三类非正式称谓由于其搞笑、贬损或戏谑的属性，一般来说使用范围较小，使用者也不会将其与正式商标混淆。由于第三类非正式称谓本身的属性也决定了，其往往使用在非正式场合，或者非商业场合，或者文艺活动中，其使用范围并不大。如果第三类非正式称谓的使用范围较小，而且很多情况下并非商标性使用，则难以发挥商标的商品或服务来源的识别使用。在L.L.Bean案中(L.L.Bean, Inc. v. Drake Publishers, Inc., 811 F.2d 26(1st Cir. 1987))，由于被告对原告商标的滑稽模仿属于非商业性使用，法官认定被告的戏仿商标行为不构成商标侵权。如果他人使用或注册该第三类非正式称谓，使相关公众产生混淆误认的可能性也相对较低。

最后，正式商标的知名度和第三类非正式称谓的知名度也会影响到混淆误认的可能性。如果正式商标的知名度较高，相关公众很容易区分此类商标与其他商标。当具有戏谑、搞笑意味的戏称出现时，相关公众能够识别出其与正式商标之间的区别。而且，第三类非正式称谓所传递的理念、价值和形象，往往不同于正式商标一贯传递的理念、价值和形象。如果他人使用或注册这种有明显差异的第三类非正式称谓，不容易产生混淆误认，可能因为使用或注册而享有独立于正式商标的商标权益。美国有类似案件可以参考。在LV案中(Louis Vuitton Malletier v. Haute Diggity Dog, 507 F.3d 252 (4th Cir. 2007))，法官认为虽然戏仿商标CV被实际使用于商业活动中且与原商标LV构成相似，但由于原商标具有较高的知名度、二者市场定位迥异、商品存在巨大差异等原因，将著名箱包品牌LV商标标识戏仿成CV后用于宠物狗咀嚼玩具产品，并不会让消费者认为LV准许将其商标许可给了戏仿者，因此不会构成混淆误认。

综上，考虑到第三类非正式称谓的特殊性，他人使用或注册第三类非正式称为，在不会使相关公众产生混淆误认的情况下，是可以享有独立于正式商标的商标权益的。

四 结语

前面的分析表明，两个主要因素影响到非正式称谓的商标权益归属，一是正式商标的权利人是否有使用非正式称谓的主观意图和客观行为，二是他人使用非正式称谓是否会导致混淆误认或损害合法权益。在此基础上分析非正式称谓的商标权益归属时，还应当进一步认识到，非正式称谓的不同情形和类别对其商标权益归属有重要影响。非正式称谓是一个上位概念，根据非正式称谓对商标权益归属有不同的影响，可以把非正式称谓分为三类。第三类非正式称谓，即有批评、讽刺、贬低、戏谑或其他消极影响的戏称，往往与正式商标的近似程度不高，使用范围不大，知名度较低，消费者也不容易产生混淆误认，则他人可以通过使用或注册第三类非正式称谓而获得独立于正式商标的商标权益。