权利要求修改方式不限于审查指南的一般规定

本案权利要求的修改，发生在《专利审查指南》尚未修改的背景下。最高院在《指南》仅列举了“权利要求的删除、合并和技术方案的删除”三种方式的前提下，依据“不超出原说明书和权利要求书的记载范围以及不扩大原专利的保护范围”的立法目的，提前接纳了“权利要求的进一步限定”的修改方式。这似乎意味着，即使目前《审查指南》已经增加了修改方式，依据该立法目的，依然还有其他方式可被接受。这对国家知识产权局审查修改方式的合法性提出了更高的要求。

——上诉人阿尔法拉瓦尔股份有限公司与被上诉人国家知识产权局，原审第三人SWEP国际公司发明专利权无效行政纠纷案【（2019）最高法知行终19号】

一、基本案情

无效宣告请求人SWEP国际公司针对专利权人阿尔法拉瓦尔股份有限公司2010年06月16日授权的，名称为“钎焊不锈钢制品的方法和由此方法获得的不锈钢钎焊制品”专利提出无效宣告请求。专利权人于2014年7月21日提交了经过修改的权利要求书，其中将从属权利要求2和20的附加技术特征加入到权利要求1中，删除权利要求18-22并调整了引用关系。本案争议焦点在于此种修改方式是否符合专利法的规定。

原权利要求为：

1、一种钎焊不锈钢制品的方法，包含：

（i）将铁基钎焊填料物质施加至不锈钢部件；

（ii）任选地组装部件；

（iii）在非氧化性气氛、还原性气氛、真空或者它们组合中，加热来自步骤（i）或（ii）的部件至至少1000℃，且在至少1000℃的温度加热该部件至少15分钟；

（iv）提供所得的钎焊区域平均硬度小于600HV1的制品；和

（v）任选地重复步骤（i）、步骤（ii）和步骤（iii）的一步或多步。

2、权利要求1的方法，其中通过该方法密封或填充大于76μm的接头、孔、间隙、裂纹或裂缝。

18、根据权利要求1或2的方法，其中，铁基钎焊填料物质含有Si、B、P、Mn、C或者Hf的一种或者多种。

19、根据权利要求18的方法，其中，铁基钎焊填料物质含有9-30wt％的Cr、5-25wt％的Ni，以及0-25％的Si、0-6wt％的B、0-15wt％的P、0-8wt％的Mn、0-2wt％的C和0-15wt％的Hf中的至少一种。

20、根据权利要求19的方法，其中，铁基钎焊填料物质至少包含40wt％的Fe，14-21wt％的Cr、5-21wt％的Ni、6-15wt％的Si和0.2-1.5wt％的B。

修改后的权利要求为：

1、一种钎焊不锈钢制品的方法，包含：

（i）将铁基钎焊填料物质施加至不锈钢部件，其中，铁基针焊填料物质至少包含40wt％的Fe，14-21wt％的Cr、5-21wt％的Ni、6-15wt％的Si和0.2-1.5wt％的B；

（ii）任选地组装部件；

（iii）在非氧化性气氛、还原性气氛、真空或者它们组合中，加热来自步骤（i）或（ii）的部件至至少1000℃，且在至少1000℃的温度加热该部件至少15分钟；

（iv）提供所得的钎焊区域平均硬度小于600HV1的制品；和

（v）任选地重复步骤（i）、步骤（ii）和步骤（iii）的一步或多步，其中

通过该方法密封或填充大于76μm的接头、孔、间隙、裂纹或裂缝。

二、各级裁判要旨

无效审查决定认为：权利要求2为权利要求1的从属权利要求，权利要求20为权利要求19的从属权利要求，权利要求19为权利要求18的从属权利要求，权利要求18为权利要求1或2的从属权利要求，即当权利要求18引用权利要求1时权利要求20的技术方案应该包括权利要求1、18、19、20的全部技术特征，而当权利要求18引用权利要求2时权利要求20的技术方案应当包括权利要求1、2、18、19、20的全部技术特征，而在目前的修改方式中专利权人仅仅将权利要求20的附加技术特征加入到权利要求1或权利要求2中，专利权人对权利要求的上述修改不符合专利法实施细则第68条以及专利审查指南第四部分第三章第4.6.2节的规定。

一审法院认为：原告称修改后的权利要求1的技术方案实际上是授权权利要求20引用权利要求2的技术方案。然而，授权权利要求20引用权利要求19，权利要求19引用权利要求18，如果原告以授权权利要求20引用权利要求2的技术方案作为修改后的独立权利要求的内容，则修改后的独立权利要求中还应当包括授权权利要求18、19的附加技术特征。授权权利要求18限定了铁基钎焊填料物质含有Si、B、P、Mn、C或者Hf的一种或者多种。授权权利要求19限定了铁基钎焊填料物质含有Cr、Ni、Si、B、P、Mn、C、Hf中的至少一种，并给出了每种元素的量的范围，即当铁基钎焊填料物质含有上述元素中的多种时，每种元素的量都应受到权利要求19记载的数值的限制。修改后的权利要求1虽然限定了铁基钎焊填料物质同时包含Fe、Cr、Ni、Si、B五种元素，且Cr、Ni、Si、B元素的含量范围均小于其引用的权利要求中记载的含量范围，但修改后的权利要求1采用开放式的撰写方法，并未排除铁基钎焊填料物质可含有P、Mn、C、Hf四种元素。当铁基钎焊填料物质中含有这四种元素时，由于修改后的权利要求1对这四种元素的具体含量范围并无限定，故实际上扩大了原专利的保护范围，违反了2002年专利法实施细则第六十八条的规定。因此，被诉决定未接受原告对权利要求的修改，仍然针对授权公告的权利要求进行审查并无不当。

最高院认为：1、被诉决定依据的2010年《专利审查指南》规定无效宣告程序中对权利要求的修改方式一般限于对权利要求的删除、合并和技术方案的删除三种方式，但是并未完全排除存在其他修改方式的可能性。2、本案中，阿尔法拉瓦尔公司在无效宣告程序中修改了本专利权利要求书，将从属权利要求2、20的附加技术特征补入至授权权利要求1中，是对授权权利要求1的进一步限定，并未扩大授权权利要求1的保护范围。原审法院认为由于修改后的权利要求1对权利要求19中P、Mn、C、Hf元素的具体含量范围并无限定，故扩大了原专利的保护范围，上述认定实质上是将修改后的权利要求与原专利权利要求19的保护范围进行比对，比对基准有误，本院予以纠正。

三、案例简评

专利法实施细则第六十八条第一款规定：“在无效宣告请求的审查过程中，发明或者实用新型专利的专利权人可以修改权利要求书，但是不得扩大原专利的保护范围。”该条规定是对我国授权后专利权利要求修改的原则性规定。进一步的，《专利审查指南（2010）》规定，修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除。2017年国家知识产权局第74号令《国家知识产权局关于修改〈专利审查指南〉的决定》，进一步放宽了权利要求的修改方式，“修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显错误的修正”。

在本案中，国家知识产权局和一审法院审查的是原告的修改方式是否符合“权利要求合并”的规定。单独将权利要求20的附加技术特征并入权利要求1，而权利要求20又引用权利要求19的情况下，此种修改方式显然不符合“权利要求合并”的规定。

但是，单独将权利要求20中的附加技术特征补入权利要求1，这种修改方式又符合“权利要求的进一步限定”的规定。修改后的《审查指南》规定，“权利要求的进一步限定是指在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征，以缩小保护范围”。

最高院通过对原则性规定的解释，增加权利要求的修改方式，这对国家知识产权局审查修改方式提出了更高的要求。因为既然修改之前，不限于《审查指南》明确规定的方式，那么修改后的方式也自然可以依据“权利要求书的修改满足不得超出原说明书和权利要求书记载的范围以及不得扩大原专利的保护范围两大法律标准”的立法目的，而不局限于现有的四种方式。

国家知识产权局专利局复审和无效审理部研究员曾撰文指出，“在未对独立权利要求进行修改的情况下，仅增加新的从属权利要求”，“同一独立权利要求中分别加入不同的技术特征，形成多个新的独立权利要求”，“对原权利要求的特征进行重新组合，增加一组或多组新的权利要求”，这三种方式不符合“权利要求的进一步限定”。（刘洋、刘铭：《对“权利要求的进一步限定”的理解与适用》，“赋青春”公众号2017-11-3）但是这三种方式显然没有扩大原专利的保护范围，符合立法目的，或许有被接受的可能。《审查指南》对于修改方式的明确限定，是对专利无效审查实践的明确指引，最高院的判决一定程度上削弱了《指南》这种指引作用。