约定俗成的通用名称的司法认定

要旨：在商标授权确权行政案件以及商标侵权案件中，约定俗成的通用名称一般以全国范围内相关 公众的通常认识为判断标准，但对于由历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场较为固定 的商品，在该相关市场内通用的称谓，可以认定为通用名称。在具体认定时，可以从历史传统、行政机 关、主流媒体、社会公众、行业从业者等视角进行考量。

案情    

当事人

再审申请人（一审被告、二审被上诉人）：青岛鑫复盛餐饮有限公司（下称鑫复盛公司）

被申请人（一审原告、二审上诉人）：青岛波尼亚食品有限公司（下称波尼亚公司）

第三人（一审被告、二审被上诉人）：北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司（下称京东公司）

案由：侵害商标权纠纷

波尼亚公司主张其对第19168896号“流亭猪蹄”注册商标（下称涉案商标）享有专用权，且该注册商标在有效期内。鑫复盛公司未经波尼亚公司许可，在京东商城（www.jd.com）周钦公食品旗舰店销售的酱猪蹄、卤猪脚等熟食的外包装正面、礼盒外包装正面、网店显著位置、产品说明介绍内容等突出使用“流亭猪蹄”标识，与涉案商标标识相同。鑫复盛公司、京东公司的行为侵犯了波尼亚公司的注册商标专用权，给波尼亚公司造成了巨大的经济损失，依法应当承担相应的赔偿责任，故向北京市西城区人民法院提起民事诉讼。

鑫复盛公司则抗辩称其对“流亭猪蹄”的使用属于对商品通用名称的正当使用，是对商品产地、原料、制作方法、风味等特点的客观描述，不属于商标意义上的使用，更不构成商标侵权行为。

审判          

北京市西城区人民法院一审认为：[1]“流亭猪蹄”这一特色小吃已经进入了公共领域，成为了具有地域性特点的特色猪蹄小吃的通用名称。在此背景下，“流亭猪蹄”作为注册商标的显著性较弱，且波尼亚公司未能提供证据证明“流亭猪蹄”这一特色小吃获得较高知名度系波尼亚公司的使用和宣传所致，波尼亚公司亦未提供证据证明相关公众已将其与“流亭猪蹄”对应起来，提到“流亭猪蹄”，相关公众首先联想到这是山东省青岛市城阳区的知名特色小吃，而不是具体某家公司生产的猪蹄，如果仅因为波尼亚公司系“流亭猪蹄”注册商标人，就禁止当地他人正当使用“流亭猪蹄”这一具有地域性特点的标识，势必会扰乱当地正常的市场竞争秩序，故波尼亚公司无权禁止他人对“流亭”“流亭猪蹄”标识的正当使用。据此，判决驳回了波尼亚公司的全部诉讼请求。

北京知识产权法院二审认为：[2]周钦公作为品牌创始人，在先使用流亭猪蹄，成立鑫复盛公司，销售涉案产品。且鑫复盛公司在销售过程中，将周钦公作为品牌标志，其对流亭猪蹄的使用属于描述性使用，不会导致消费者误认为其生产的猪蹄产品来源于波尼亚公司，不构成侵权，故一审判决驳回波尼亚公司的全部诉讼请求适用法律正确。但是鑫复盛公司提交的证据仅为部分华北地区城市的餐馆在菜谱中使用的菜品名称，不能证明全国范围内相关消费者及经营者在经营活动中都知晓并加以广泛使用，尚不足以达到约定俗成的通用名称的程度。原审判决认定流亭猪蹄系通用名称存在事实认定错误，对此二审予以纠正。虽然一审判决就该项事实认定错误，但不影响本案审理的结果，故维持了一审判决。

北京市高级人民法院再审认为：[3]综合考虑各方当事人在一审、二审及再审程序中提交的证据，“流亭猪蹄”应当属于约定俗成的通用名称，具体而言：第一，从历史传统视角看，流亭猪蹄是山东青岛流亭镇的特色传统名菜，最早可追溯至清咸丰年间，至今已有15年的历史；第二，从政府机关视角看，在涉案商标注册申请日之前，政府机关亦将“流亭猪蹄”作为青岛特色食品菜品、非物质文化遗产进行宣传推广，“流亭猪蹄”已被政府机关作为普遍认可的特色食品、菜品的通用名称使用；再次，从媒体、相关公众视角看，有关报道足以证明“流亭猪蹄”已被媒体、相关公众作为普遍认可的特色食品、菜品的通用名称使用；最后，从餐饮从业者视角看，有关证据足以证明“流亭猪蹄”已被餐饮从业者作为普遍认可的特色食品、菜品的通用名称使用。此外，波尼亚公司在其提交的证据中自认“流亭猪蹄”属于特色食品通用名称。据此，“流亭猪蹄”作为青岛市极具特色和代表性的食品、菜品，在涉案商标注册申请日之前，基于特定的历史传统、风土人情等因素已经被行政机关、媒体、相关公众、餐饮从业者作为普遍认可的该区域特色食品、菜品的通用称谓，应当认定为通用名称。二审判决对此事实认定错误，本院予以纠正，但鉴于其结论并无不当，对鑫复盛公司的实体权利亦未产生明显实质性影响，故在对相关事实纠正的基础上，裁定驳回了鑫复盛公司的再审申请。

重点评析    

司法实践中，对法定的通用名称的认定通常争议不大，但对于约定俗成的通用名称究竟如何认定，司法实践中亦多有分歧，下文将试探讨之。

一、约定俗成的通用名称理论之证成

商品通用名称是相对于商品特定名称的术语，按照通常理解，其一般包括法定的通用名称（即按照国家标准、行业标准等形成的规范的名称），以及约定俗成的通用名称（即相关公众普遍认为某一名称能指代某一商品的名称）。关于通用名称，《中华人民共和国商标法》（下称商标法）第十一条第一款第（一）项规定，仅有本商品的通用名称、图形、型号的标志，不得作为商标注册。商标法第四十九条［4］、第五十九条［5］以及最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（下称《授权确权规定》）第十条［6］亦对商标通用名称作了规定。由上述规定可以看出，法律及现行司法解释对于通用名称采取了相对严苛的规定，商标通用名称化的法律后果对于商标权人而言是很严重的，约定俗成的通用名称亦不例外。从法理上分析，原因可能在于：

其一，基于商标法的立法宗旨。商标法第一条即明确了该法的立法宗旨，即在于加强商标管理，保护商标专用权，促使生产、经营者保证商品和服务质量，维护商标信誉，以保障消费者和生产、经营者的利益，促进社会主义市场经济的发展。若允许约定俗成的通用名称可作为商标予以注册、保护，实际上变相赋予了该商标权人对约定俗成的通用名称之垄断的权利，不仅不利于该商标所涉商品或服务领域的行业发展，亦不利于相关公众享受更高质量的商品或服务，且损害了通用名称的公共属性，从长远看显然不利于社会主义市场经济的发展。

其二，基于商标的基本功能。区分商品或服务的来源作为商标的基本功能，该功能定位贯穿于商标法的始终，也是在商标侵权及商标授权确权司法实践中所需掌握的基本价值取向。现行法律规定，申请注册的商标应具有显著性，商标通用名称化后，其不能直接指向某一特定厂商的商品或服务，而是一类商品或服务，显然不具备区分商品或服务来源的作用，不符合显著性的基本要求，商标法对诉争商标的保护将失去前提基础和正当性。

二、约定俗成的通用名称的司法认定之现有做法

司法实践中，针对约定俗成的通用名称，争议较大，大体上有两种完全相反的现有做法：

一种做法是认为只要在特定地域范围内构成约定俗成的通用名称即可。如在“鲁锦”案中［7］，法院认为：“鲁锦”在1999年被上诉人山东鲁锦公司将其注册为商标之前已是山东民间手工棉纺织品的通用名称，“鲁锦”织造技艺为非物质文化遗产。

“鲁锦”虽不是鲁锦服装的通用名称，但其却是山东民间手工棉纺织品的通用名称，“鲁锦”商标使用在用鲁锦面料制成的服装上，其商标所应具有的显著性区别特征降低。对于具有地域性特点的商品，其广泛性的判断应以其特定产区及相关公众为标准，而不应以全国为标准。虽然在我国其他省份的手工棉纺织品不叫“鲁锦”，但不影响“鲁锦”指代山东地区独有的民间手工棉纺织品这一事实，其指代是具体的、明确的。

另一种做法则认为约定俗成的通用名称的认定应当以全国范围内相关公众的认知为判断标准。如在“稻花香”案中［8］，法院认为约定俗成的通用名称一般以全国范围内相关公众的通常认识为判断标准，但当事人应首先举证证明此类商品属于相关市场较为固定的商品。否则，是否构成约定俗成的通用名称，仍应当以全国范围内相关公众的通常认知作为判断依据。本案中，被诉侵权产品销售范围并不局限于五常地区，而是销往全国各地，在福州米厂的所在地福建省福州市的超市内就有被诉侵权产品销售。在这种情况下，被诉侵权产品相关市场并非较为固定在五常市地域范围内，应以全国范围内相关公众的通常认识为标准判断“稻花香”是否属于约定俗成的通用名称。此外，在“流亭猪蹄”二审案件中［9］、“水鸟被”案［10］中亦有类似表述。

三、约定俗成的通用名称的司法认定之理想做法

应当说，上述两种做法均有其合理性。结合“流亭猪蹄”再审案，笔者认为在对约定俗成的通用名称的司法认定时可从以下四方面考量：

第一，可以从历史传统的视角予以考量。通常而言，当事人主张的涉地域性约定俗成的通用名称一般都有一定的历史传统，如“沁州黄”案［11］、“盲公饼”案［12］。在本案中，流亭猪蹄是山东省青岛市流亭镇的特色传统名菜，先后被评为青岛十大特色小吃、山东著名小吃、中华名小吃等，市面上亦出现了各品牌的“流亭猪蹄”，如“波尼亚”流亭猪蹄、“秋临牌”流亭猪蹄、“周钦公”秘制流亭猪蹄等。

第二，可以从行政机关视角予以考量。一般而言，行政机关具有较高的社会公信力和权威性，其作出的相关行政行为、认定可以从较高程度上代表官方对涉案商标的态度，如前述“鲁锦”案。在本案中，青岛市政府、国家内贸局食品流通开发中心、青岛市文化和旅游局等均在不同场合认定“流亭猪蹄”作为青岛特色食品菜品、非物质文化遗产进行宣传推广，“流亭猪蹄”已被政府机关作为普遍认可的特色食品、菜品的通用名称使用。

第三，可以从主流媒体、相关公众［13］视角予以考量。通常而言，相关公众是认定涉案商标是否构成通用名称的判断主体，《授权确权规定》亦予以确定，而主流媒体也在一定程度上代表了社会相关公众的态度。在本案中，《人民日报海外版》《广州日报》《青岛日报》《青岛早报》《南方都市报》等主流媒体的报道均可证明“流亭猪蹄”已被媒体、相关公众作为普遍认可的特色食品、菜品的通用名称使用。

第四，可以从行业从业者视角予以考量。行业从业者作为涉案商标核定使用商品或服务的直接参与者，其对涉案商标性质的认定在一定程度上代表了行业的声音。在本案中，涉案商标指定使用的商品属于餐饮行业，而在案证据证明青岛城阳区众多餐馆多使用“流亭猪蹄”标志且售卖“流亭猪蹄”，足以证明“流亭猪蹄”已被餐饮从业者作为普遍认可的特色食品、菜品的通用名称使用。

约定俗成的通用名称的司法认定是一个复杂的命题，随着社会经济的发展、法律及司法政策的演变，对其认定需要不断的完善。

注释：

[1] 参见北京市西城区人民法院(2018 )京0102民初4142号民事判决。

[2] 参见北京知识产权法院(2019)京73民终1572号民事判决。

[3] 参见北京市高级人民法院(2020 )京民申345号民事裁定。

[4] 《商标法》第四十九条规定：注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单 位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。

[5] 《商标法》第五十九条规定：注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原 料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。

[6] 《授权确权规定》第十条规定：诉争商标属于法定的商品名称或者约定俗成的商品名称的，人民法院应当认定其属于商 标法第十一条第一款第(一)项所指的通用名称。依据法律规定或者国家标准、行业标准属于商品通用名称的，应当认定为 通用名称。相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品的，应当认定为约定俗成的通用名称。被专业工具书、辞典等列为 商品名称的，可以作为认定约定俗成的通用名称的参考。

约定俗成的通用名称一般以全国范围内相关公众的通常认识为判断标准。对于由于历史传统、风土人情、地理环境等原因形 成的相关市场固定的商品，在该相关市场内通用的称谓，人民法院可以认定为通用名称。

诉争商标申请人明知或者应知其申请注册的商标为部分区域内约定俗成的商品名称的，人民法院可以视其申请注册的商标为 通用名称。

人民法院审查判断诉争商标是否属于通用名称，一般以商标申请日时的事实状态为准。核准注册时事实状态发生变化的，以 核准注册时的事实状态判断其是否属于通用名称。

[7] 参见山东省高级人民法院(2009)鲁民三终字第34号民事判决。

[8] 参见最高人民法院(2016)最高法民再374号民事判决。

[9] 参见北京知识产权法院(2019)京73民终1572号民事判决。

[10] 参见广东省高级人民法院(1999)粤法知终字第30号民事判决。

[11] 参见最高人民法院(2013 )民申字第1642号民事裁定。

[12] 参见最高人民法院(2011)民提字第55号民事判决。

[13] 《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第八条规定：商标法所称相关公众，是指与商标 所标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者。