“中意ZHONG YI及图”商标引纠纷

原标题：如何考量政府政策性限制因素对商标使用的影响

我国商标法实施条例、最高人民法院的相关司法解释都规定了构成注册商标在指定期间未使用的正当理由。那么，因政府征用土地导致相关企业停产能否归于商标法实施条例所规定的正当理由之政府政策性限制，在司法实践中又该如何考量类似情形是否构成正当理由？围绕第566996号“中意ZHONG YI及图”商标（下称诉争商标）引发的商标权撤销复审行政纠纷一案，北京市高级人民法院日前作出的判决给出了答案。

北京市高级人民法院在判决中指出，虽然湖北省钟祥市金汉江纤维素有限公司（下称金汉江纤维素公司）提交的证据并不能直接证明其使用诉争商标的商品已经实际进入市场流通领域，但其提交的证据可充分说明具有使用诉争商标的真实意愿，并为实际使用做了相应的准备工作，金汉江纤维素公司具有未在指定期限内使用诉争商标的正当理由。

据了解，诉争商标由湖北省钟祥县塑料二厂于1990年9月29日提交注册申请，1991年9月30日被核准注册使用在塑料门窗等第19类商品上。2008年5月28日，诉争商标经核准转让予金汉江纤维素公司。

2017年11月24日，深圳市中意集团有限公司（下称深圳中意公司）针对诉争商标向原国家工商行政管理总局商标局（下称原商标局）提出撤销申请，主张诉争商标于2014年11月24日至2017年11月23日期间（下称指定期间）连续3年未使用。经审理，原商标局驳回了深圳中意公司的请求。

深圳中意公司不服原商标局作出的决定，于2018年9月13日向原国家工商行政管理总局商标评审委员会（下称原商评委）申请复审，主张其在网站上并未查询到诉争商标在核定商品上的使用记录，为避免商标资源的浪费故请求撤销诉争商标。

金汉江纤维素公司答辩称，诉争商标符合我国商标法实施条例第六十七条第二款关于政府政策性限制的规定，构成注册商标连续3年不使用的正当理由。

经审理，原商评委认为金汉江纤维素公司的情况与提出的理由不符合我国商标法实施条例第六十七条第二款规定的范围，且其提交的证据也不足以证明其于指定期间在塑料门窗等核定商品上对诉争商标进行了商标法意义上的使用，据此作出对诉争商标予以撤销的复审决定。

金汉江纤维素公司不服原商评委作出的复审决定，向北京知识产权法院提起行政诉讼称，该公司提交的证据能够证明其于指定期间内对诉争商标进行了真实、合法、有效的商业使用，且没有大规模销售是源于应政府相关要求进行了搬迁。金汉江纤维素公司在诉讼中补充提交了用以证明诉争商标被使用以及政府征用相关土地并要求“退城进园”会议纪要等证据，据此主张其连续3年不使用诉争商标具有正当理由。

北京知识产权法院经审理认为，金汉江纤维素公司在复审阶段和诉讼阶段提交的证据不能证明使用诉争商标的商品在指定期间内已经进入市场流通领域。金汉江纤维素公司提交的“退城进园”会议纪要载明要求其确保在2013年底前竣工投产，同时老厂区在2014年6月30日前必须完成整体搬迁，而上述时间在该案指定期间之前，故金汉江纤维素公司提供的证据仅能证明工厂搬迁对其生产具有一定影响，但不足以证明其已经为实际使用诉争商标进行了必要合理的努力或必要准备，不能成为其在指定期间内未使用诉争商标的正当理由。综上，法院一审判决驳回了金汉江纤维素公司的诉讼请求。

金汉江纤维素公司不服一审判决，继而向北京市高级人民法院提起上诉。

北京市高级人民法院经审理认为，金汉江纤维素公司提交的相关证据可以说明其具有使用诉争商标的真实意愿，而且其为实际使用诉争商标做了相应的准备工作。同时，金汉江纤维素公司之所以未能及时有效使用诉争商标的直接原因是其原厂房被征用拆迁，且政府要求其“退城进园”，故应当认定金汉江纤维素公司未在指定期间内使用诉争商标具有正当理由。综上，法院撤销了一审法院判决及原商评委所作复审决定，并判令国家知识产权局（根据中央机构改革部署，原商评委的相关指责由国家知识产权局行使）针对深圳中意公司就诉争商标所提复审申请重新作出决定。

行家点评

陈少兰  上海律师事务所 高级合伙人、律师：根据我国商标法第四十九条第二款规定，注册商标没有正当理由连续3年不使用的，任何单位或者个人可以申请撤销该注册商标。若商标权利人具有正当理由而不使用注册商标，可作为商标因连续3年不使用而被撤销的抗辩事由。

实践中，关于连续3年未使用注册商标具有正当理由的相关规定最早出现在2005年原商标局和原商评委联合发布的部门规章《商标审理标准》（现已失效）中，其中规定了包括因政府政策性限制停止使用的视为注册商标未使用的正当理由的情形。近年来，法院对于此类案件适用正当理由通常考虑以下两点：一是因不可抗力、政策性限制、破产清算等客观原因，未能实际使用注册商标；二是需要有实际使用的意图并有必要的准备。对于是否适用政策性限制客观事由，法院一般围绕上述两点进行说理论证。

该案中，北京市高级人民法院认为，根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十六条第四款规定，商标权利人有真实使用商标的意图，并且有实际使用的必要准备，但因其他客观原因尚未实际使用注册商标的，人民法院可以认定其有正当理由。该案中，金汉江纤维素公司未能及时有效使用诉争商标的直接原因在于其原厂房被征用拆迁，且政府要求其“退城进园”，虽然法院未明确该事由属于政府政策性限制客观事由，但认定政府的行为所导致金汉江纤维素公司未在指定期限内使用诉争商标属于正当的理由。加之其他证据充分说明金汉江纤维素公司具有使用诉争商标的真实意愿，且已为实际使用诉争商标做了相应准备工作，法院认可诉争商标连续3年未使用具有正当理由。

在此，笔者建议商标权利人，如由于政府行政行为致使其无法实际使用注册商标时，应注意保存政府行为对其造成影响的客观证据，包括但不限于政府发布的相关政策、法律法规、决定等的文件；同时，留存为消除影响、继续生产经营活动所做努力及在影响事由终止时及时使用注册商标的证据，有效避免注册商标因连续3年未使用而被撤销。