商标授权期满后继续使用商标构成侵权

作者 | 黄秋平 肖亚  北京西城区人民法院

【裁判要旨】

因认为商标权被侵害，上海金伯利钻石集团有限公司（以下简称上海金伯利公司）将北京金伯利贸易有限公司（以下简称北京金伯利公司）及其股东关某诉至法院，北京市西城区人民法院对此案作出一审判决，认定北京金伯利公司构成侵害商标权及不正当竞争，关某作为一人公司股东，不能证明其个人财产独立于公司，故其应当对公司债务承担连带责任。该案宣判后，被告北京金伯利公司、关某向北京知识产权法院提起上诉。北京知识产权法院于2019年8月22日作出判决：驳回上诉，维持原判。

【基本案情】

原告：授权期满后不得使用  被告行为构成侵权

原告诉称：上海金伯利公司作为“金伯利”注册商标专用权人，通过各种方式对“金伯利”商标进行深入宣传，具有较高知名度。被告北京金伯利公司法定代表人关某自2017年7月5日起陆续到原告处取走原告品牌货品，原告作为商标权利人授予被告商标使用权，被告以北京金伯利公司的名义在西单商场开设“金伯利”品牌专柜进行销售。

商标授权期满后，原告上海金伯利公司委托证人前往西单商场金伯利专柜购买彩金项链一条，发现被告仍继续使用“金伯利”商标，并在金伯利品牌专柜销售非金伯利品牌产品。故原告主张：被告北京金伯利公司在明知字号“金伯利”为公众熟知并具有市场知名度的情况下注册成立，公司经营范围包含销售珠宝首饰，有明显攀附原告商誉的故意，侵害了原告字号权，造成了相关公众的混淆、误认；被告北京金伯利公司在金伯利品牌授权期限截止后的上述继续使用行为构成侵害商标权；被告关某既实施了侵权行为，又不能证明被告北京金伯利公司的财产独立于其个人财产，应对被告公司债务承担连带责任。

被告：卖钻石配项链 有授权不侵权

二被告辩称：1.顾客在买吊坠等钻石产品时，根据消费习惯一般由柜台给配项链，而上海金伯利公司不生产项链，故北京金伯利公司使用金伯利钻石的购物小票是为了经营方便，使用行为是经过原告授权的。2.本案商标使用人投入了大量资金，而原告授权期限短，在没有合理理由的情形下不再继续授权，违反反不正当竞争法第二条规定的诚信原则。3.关某是被上海金伯利公司聘用担任董事长助理和北京片区的负责人，设立北京金伯利公司与经营柜台均是职务行为。4.关某与公司不存在财产混同，公司法中一人公司股东对公司债务承担连带责任仅限于一般债权，不包括因侵权行为类似知识产权侵权产生的债权，故关某不应承担连带责任。

【裁判理由及结果】

法院：到期后使用无依据  被告侵害商标权

法院认为，首先，关于北京金伯利公司的行为是否侵害原告商标权的认定。本案原告上海金伯利公司系第9898112号“金伯利”注册商标和第17747183A号“ ”注册商标的所有人，核定使用范围均为第14类，均包含珠宝首饰、项链（首饰）等，在该商标的有效期内依法享有注册商标专用权。被告北京金伯利公司在2018年2月21日授权截止后，继续在其以珠宝为主要销售对象的专柜招牌上突出使用“ ”商标，销售非金伯利品牌的彩金项链、使用印有“金伯利”字样的服务卡和销货凭证，该种使用具有标识商品来源的目的，其行为落入商标保护范围。因所使用的商标主要认读部分均为横向排列的汉字“金伯利”，按照国内消费者认读习惯，商标的呼叫、字形完全相同，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系，属于商标法意义上在类似商品上使用与注册商标相同以及近似的商标的行为。

其次，关于北京金伯利公司以“金伯利”作为其字号是否侵害上海金伯利公司字号权益的认定。本案原告上海金伯利公司与被告北京金伯利公司均为经营者，其经营范围均包含珠宝首饰的销售，二者之间存在竞争关系。原告上海金伯利公司在各项广告宣传活动中，均使用企业冠名、品牌展示等方式进行，在“金伯利”既是其企业名称，又是其注册商标的情况下，因企业名称的广泛使用会使商标知名度提升，而商标知名度的提升同时又使企业名称对应商誉得以积累，故而商标与企业名称之间存在彼此牵连、互相促进的关系。上海金伯利公司的字号“金伯利”为有一定影响的企业名称，在无证据表明北京金伯利公司经上海金伯利公司同意的情况下，其擅自使用上海金伯利公司的企业字号“金伯利”作为企业名称，具有攀附上海金伯利公司企业名称知名度的恶意，足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系，构成不正当竞争，应当承担停止侵害、赔偿损失等民事责任。

再次，关于关某是否应承担连带责任的认定。被告既未提供证据证明关某与上海金伯利公司之间存在劳动关系，亦未证明注册北京金伯利贸易公司及经营西单柜台的行为系经公司授权。关某作为北京金伯利贸易公司的股东及法定代表人，其行为与公司行为之间存在重合和交叉，本案中无论是未经授权的商标使用行为，还是字号使用的不正当竞争行为，均系关某以公司名义、为公司利益、从事公司业务而进行，故其行为后果必当归属于北京金伯利贸易公司。关某在原告公司员工告知其需要补交西单商场专柜出货的款项后，以自己账户向原告转账5978元，附言为北京西单商场货款。由于关某既未能对此作出合理解释，亦未提交证据证明此笔款项来源于公司账户，公司财产独立于其个人财产，故其应当对公司债务承担连带责任。

【法官点评】

一、商标授权期满后继续使用商标的行为性质认定

《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》第23条规定，商标使用许可合同有约定或者当事人就此问题达成协议的，按照当事人的约定处理。没有约定或者当事人不能达成协议的，可以根据具体情况确定合理销售期限。在该期限内被许可人销售使用许可合同期限内制造的商品的，不认定为侵权；被许可人逾期销售的，构成侵权。据此，商标使用许可合同授权期满后就剩余产品的处理，仍优先以双方约定作为依据。在双方未进行约定又无法达成一致的情况下，法院应当确定合理销售期限。

所谓的“合理销售期限”，仍属于裁量性标准，为使得“合理销售期限”的确定客观化、规范化，应当结合被许可人剩余产品的数量、既往销售情况进行综合确定。此外，该条规定仅涉及商品商标的“合理期限”问题，并未延及服务商标，如被许可商标为服务商标，则应当立即停止使用服务商标的行为。若授权期满后，行为人涉及销售其他品牌产品的横向扩张行为，而非简单的清理余货，则不属于该条规定的情形，应当适用商标法的规定进行评价，而不受授权期限届满的限制。

对于商标使用的范围问题，在对本案进行研讨时，有人提出原告的商标属于商品商标，被告的使用位置不仅是在商品或者商品周边上，还包括牌匾等位置，需要考虑涉及超出原告商标权范围的问题。对此，合议庭认为，商标权范围必然是以核准使用的商品或者服务为限。

本案中，被告使用原告的商标，无论是使用在商品价签、服务卡上，还是使用在店铺门头、内部装潢上，均是为了表明被告从事的“金伯利”品牌珠宝、钻石的销售，而非以提供服务为主要目的。因此，对使用范围的确定，应当以店铺所主要从事的经营内容来进行判定，而不是使用位置。原告的商标核准使用范围为第14类，均包含珠宝首饰、项链（首饰）等，属于商品商标。被告在其专柜店铺的门头招牌及内部装潢上使用商品商标、将商品商标用于其他品牌产品的销售以及使用印有该商标的服务卡和销货凭证等行为，属于在商品上使用商标的延伸，而不是服务行为。因此，最后法院认定被告的行为完全落入原告商标专用权范围。

另外，依据商品商标的权利用尽规则，即使授权期满，被授权方仍然可以销售已经进购的产品。除此之外，期满后被授权方以其他形式继续使用商标的行为等同于未经授权的使用行为，符合认定条件的情况下，极有可能被认为是侵害商标权。同时，也因为此前双方之间具有授权关系，而被推定具有明显恶意，进而被纳入考量而加大判赔数额。就本案而言，涉案商标为商品商标，商标许可使用期满后，被告未经商标注册人许可，将其商标继续使用于店铺门头、店内装潢，将印有商标的服务卡、销货凭证用于其他品牌商品的销售，其行为已经不仅是销售从原告处购进的原有商品，还扩展至其他品牌的商品，此时的商品商标虽未附着于商品之上，亦发挥了识别商品来源的功能，被告的行为依然属于商标性使用，属于商标法第五十七条第二项在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，侵害了原告的商标专用权。

二、对商标权与企业名称权益冲突的处理

商标权和企业名称权益属于不同的法律范畴，前者是明确的法定权利，而后者在反不正当竞争法的维度之内尚作为法益而非权利进行保护。关于根据《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》的内容，企业名称的合法外衣不能作为侵权者的抗辩理由，即使有工商登记等合法形式，只要实体上构成商标侵权或不正当竞争的，应依法认定构成商标侵权或不正当竞争。若企业名称因突出使用而侵犯在先注册商标专用权的，依法按照商标侵权行为处理；若企业名称未突出使用但其使用足以产生市场混淆、违反公平竞争的，依法按照不正当竞争处理。

本案中，商标权与企业名称权益的冲突表现为两种形式：

一是被告登记注册的企业字号是原告知名商标，使得他人对其商品的来源产生混淆，二是被告登记注册的企业字号是原告在同行业享有一定知名度的企业字号，易使消费者误认为二者为同一主体或者两企业间存在某种关联关系。本案“金伯利”既是原告注册商标又是其企业被告将金字号，原告有权同时主张商标权与字号权益受到侵害。一方面，被告虽将原告的注册商标用于其企业名称，但未进行突出使用，此行为不构成侵害商标权，因违反诚信原则，易使相关公众产生误认，故认定为不正当竞争。

另一方面，原、被告经营范围均包含珠宝首饰的销售，二者之间存在竞争关系。被告在企业注册登记时，明知原告企业字号具有一定市场知名度，却在没有任何权利基础的情况下将其作为自己的企业字号使用，满足以下四个条件：1.被侵权经营者的企业字号有一定市场影响力和知名度；2.经营者明知或应知他人享有权利的字号已具有知名度，有不正当竞争的主观恶意；3.经营者与知名字号经营者从事同一行业，具有竞争关系；4.可能造成相关消费者对商品或服务主体产生混淆，误认为两者之间存在关联关系。因此，被告将“金伯利”作为企业字号注册登记的行为构成不正当竞争。

三、一人股东责任的承担

公司法第六十四条规定，一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。该条规定如何适用在司法实践中存在争议。

一种做法是将举证责任分配给股东，由其去证明个人财产独立于公司财产。

另一种做法是将初步举证责任分配给债权人，在债权人初步证明公司财产与股东财产存在混同可能时，再由股东个人进行说明或者举证。

本案中，考虑到个人财产公示的缺乏，一人有限责任公司的股东要证明自己的财产独立于公司，客观上存在难度，易导致“承担责任为原则，不承担责任为例外”的后果，使“一人公司”制度失去意义。因此，合议庭最后采纳了第二种做法，在向双方释明举证规则后，原告提交了被告公司股东的个人转账记录，法院就该转账记录要求被告进行举证和说明，在被告不能进行合理解释、不能证明其转账款项系从公司账目取得，且转账备注与公司经营相关的情况下，法院认定被告属于“不能证明公司财产独立于股东自己的财产”的情况，进而判定其承担连带责任。

二审判决中，二审法院同意一审法院的观点，对一审判决予以维持。