许可行为是否属于商标法意义上的商标使用？

在注册商标连续3年停止使用撤销纠纷案中，是否在被核准注册后指定的3年期间进行了商标法意义上的使用，是左右案件走向的关键所在。而单纯的商标许可使用行为是否属于对商标的商业性使用，成为了此类案件中常见的问题。围绕第4024095号“冰熊BINGXIONG”商标（下称诉争商标）引发的商标权撤销复审行政纠纷案，北京知识产权法院在日前作出的判决中对此给出了答案。

北京知识产权法院在判决中指出，单纯的商标许可使用行为不是对注册商标的商业性使用，在对商标授权关系予以确认的前提下，判断是否于指定期间内实际使用了被许可商标，仍需结合其自行销售或委托第三方代为销售的相关证据进一步分析。

据了解，诉争商标由上海青生电器有限公司于2004年4月19日提交注册申请，2007年5月22日经核准转让至飞龙家电集团有限公司（下称飞龙集团）法定代表人王某，后经异议程序于2008年8月28日获准注册，核定使用在洗衣机、擦洗机、家用电动搅拌机、家用切肉机等第7类商品上。

2017年3月6日，浙江华美电器制造有限公司（下称华美公司）以诉争商标在2014年3月6日至2017年3月5日（下称指定期间）连续3年停止使用为由，向原国家工商行政管理总局商标局（下称原商标局）提出撤销诉争商标的请求，但未能获得原商标局支持，华美公司继而向原国家工商行政管理总局商标评审委员会（下称原商评委）申请复审。

原商评委经审理认为，王某提交证据中部分形成时间不在指定期间内，部分为自制证据，证明力较弱，无法确定其形成时间及相关商品实际投入市场交易的情况；虽然部分证据可以证明慈溪市飞龙国际贸易有限公司（下称飞龙国际贸易公司）授权宿迁泽众地产品贸易有限公司为“冰熊BINGXIONG”品牌系列商品的网络经销商，但王某未提交证据证明其对诉争商标进行了真实使用或与飞龙国际贸易公司存在授权关系。综上，原商评委认为在案证据不足以证明王某自身或授权他人于指定期间内对诉争商标在核定商品上进行了真实有效的商业使用，裁定对诉争商标予以撤销。

王某不服原商评委作出的上述裁定，向北京知识产权法院提起行政诉讼，并向法院提交了用以证明慈溪市飞龙电器有限公司（下称飞龙电器公司）与飞龙国际贸易公司在指定期间内使用诉争商标的证据。

经审理，北京知识产权法院认为，飞龙集团系飞龙电器公司与飞龙国际贸易公司的股东，王某与上述两家公司签订的商标授权书中均有王某的签字，商标许可合同也均有双方签字和盖章，王某当庭出示了以上证据原件且华美公司未提出相反证据，应当认定王某与上述两家公司的商标许可使用关系成立。但是，单纯的商标许可使用行为不是注册商标的商业性使用，在对商标授权关系予以确认的前提下，判断上述两家公司是否于指定期间内实际使用了诉争商标，仍需结合其自行销售或委托第三方代为销售的相关证据进一步分析。结合在案证据，飞龙电器公司委托浙江日普电子科技有限公司实际代理并销售了诉争商标品牌洗衣机，飞龙国际贸易公司于指定期间通过电商平台对“冰熊BINGXIONG”品牌洗衣机进行了销售。据此，法院认为王某提交的证据能够证明诉争商标于指定期间内在洗衣机商品上进行了实际使用，诉争商标在洗衣机商品上的注册应予以维持；由于诉争商标核定使用的洗衣店用洗衣机、投币式洗衣机、洗衣机甩干机与其实际使用的洗衣机属于同一种或者类似商品，诉争商标在上述商品上的注册应予维持。但是，诉争商标核定使用的擦洗机等其他商品与洗衣机等不属于同一种或者类似商品，诉争商标在其他商品上的注册应予撤销。

综上，法院判决撤销了原商评委作出的复审裁定，并判令国家知识产权局（根据中央机构改革部署，原商评委的相关职责由国家知识产权局行使）针对华美公司就诉争商标提出的撤销复审请求重新作出裁定，目前该判决已生效。

行家点评

赵祥 北京律师事务所 高级合伙人、律师：商标的生命在于使用，商标只有经过使用才能在市场中发挥其价值。商标使用除自行使用外，还可以许可他人使用。对商标权利人而言，通过对注册商标进行许可使用，不仅可以降低该商标因连续3年停止使用而被撤销的风险，还可以充分发挥其注册商标的价值，提高商标声誉，扩大品牌影响力。

但在注册商标连续3年停止使用撤销纠纷案件中，如何判断商标许可行为是否属于商标法意义上的使用行为？《商标审查及审理标准》中对此明确指出，仅有许可行为而没有实际使用的情形不被视为商标法意义上的商标使用。如果商标权利人将商标许可他人使用，认定其是否构成商标法意义上的商标使用，应当根据被许可使用人的使用行为，即被许可使用人提交的证据是否能够满足商标使用证据的注意事项和具体表现形式。具体到该案，法院并未仅根据王某将诉争商标授权给飞龙电器公司、飞龙国际贸易公司的行为来认定诉争商标是否进行了商标法意义上的商标使用，而是根据飞龙电器公司、飞龙国际贸易公司的相关使用证据，认定上述两家公司在指定期间内有真实的销售使用证据，而且能够提供显示诉争商标名称的发票，还能够提供在电商平台上销售使用诉争商标商品的证据，相关证据可以相互印证，形成完整的证据链，证明诉争商标于指定期间在洗衣机商品上进行了商标法意义上的使用。

综上，仅凭商标许可行为不能够认定成为注册商标的商业性使用，而应当根据被许可人具体的商标使用行为来认定注册商标是否进行了真实、有效、合法的商业性使用。笔者建议，商标权利人应及时收集、整理商标授权书、商标许可合同、被许可企业商标使用、销售单据、发票等证据，从而有效应对他人以注册商标连续3年停止使用为由提出的撤销申请。