创造性评判中对补充实验数据的考量

国家知识产权局专利局复审和无效审理部 陈晏晏 吴通义

【弁言小序】

提交补充实验数据是医药领域申请人/专利权人用于证明其发明的技术效果并支持其创造性常常采用的方法。本文通过对一个无效案件的分析，阐述了创造性评判中对于补充实验数据如何审查，以及在接受了补充实验数据的基础上对创造性的评判思路。

【理念阐述】

对于补充实验数据的审查，审查指南有如下规定，“对于申请日之后补交的实验数据，审查员应当予以审查。补交实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的。”最高人民法院在《关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定（征求意见稿）》中也有类似的要求。

补充实验数据能否被接受并支持其主张，关键在于实验数据所证明的技术效果能否从专利申请公开的内容中“得到”。有观点认为，对于是否能够“得到”，主要依赖于说明书中是否记载了实验数据来证明，如果说明书中没有记载实验数据，或者所记载的实验数据未能证明所述效果可以实现时，则认为该效果不能从说明书中得出，申请人/专利权人即使提交补充实验数据的方式也不能用于证明该效果。这是一种对补充实验数据较为严苛的要求。在多数情况下，申请人/专利权人补充实验数据要证明的技术效果在原始申请文件中并无相关实验证据来证明，在创造性判断中，如何考量补充实验数据是审查工作的难点。

笔者认为，判断补交实验数据用来证明的技术效果从申请文件中能否得到，除了说明书记载的实验证据之外，还需考虑说明书中对技术效果的记载程度，并从站位本领域技术人员的角度来考虑。

一方面，从说明书对技术效果记载内容详尽程度的不同可以看出发明人对该技术方案及其所达到的技术效果的关注和研究的程度不同。申请文件中对技术效果及相关内容的记载，如与某些技术特征之间的关联、其机理等内容阐述得越详细具体，越能够帮助本领域技术人员通过阅读说明书更好地理解本发明，并在一定程度上增加技术方案的可信度，提高本领域技术人员对技术方案可实现性的预期。另一方面，任何一份申请文件并不是孤立于现有技术而单独存在的。对于说明书中记载的内容，应站位本领域技术人员的角度来加以理解，将申请日时本领域技术人员掌握的普通技术知识带入对申请文件的理解之中，结合发明记载的文字内容融会贯通，而非仅仅依赖于说明书中字面上的表述和记载来预期发明取得了怎样的技术效果。

如果本领域技术人员基于说明书中阐述的内容，结合本领域技术人员对该领域公知常识的把握，预期该技术效果能够实现，那么该效果属于“从原始申请文件中能够得到的效果”，应当允许申请人进一步补充实验数据来完善整个验证过程。

当经过综合判断接受了申请人/专利权人提交的实验数据，并将其作为创造性判断依据来考量发明创造性时，由于在补充实验数据的审查过程中站位本领域技术人员的角度，结合了申请日时本领域技术人员掌握的普通技术知识得出能够预期技术效果的结论，在后续的创造性判断中容易造成一个错觉，即认为本领域技术人员结合公知常识容易预期本申请的技术效果，从而轻易得出本申请不具备创造性的结论。

然而，判断补充实验数据能否接受和判断发明是否具备创造性这两种判断思路中，虽然都需要站位本领域技术人员，然而两者还有一些不同。在审查补充实验数据时，是以申请文件记载的内容为基础，知晓了技术方案本身以及申请文件记载的其他相关技术内容，进一步结合本领域公知常识来判断技术方案的效果能否实现。而在判断创造性时，是基于最接近现有技术来重塑发明的过程，将申请文件的内容先放在一边，从最接近的现有技术出发，站位本领域技术人员考虑本申请的技术方案能否预期获得，考量发明相对于现有技术做出了怎样的贡献。可见，这两种判断思路中作出预期的基础和预期达到的终点都是不一样的。基于申请文件的记载，结合本领域公知常识接受补充实验数据来证明技术方案的效果，不意味着技术方案相对于现有技术来说是显而易见的，技术方案的创造性需要从最接近的现有技术出发，按照“三步法”客观考量本申请相对于现有技术做出了哪些贡献。

【案例演绎】

某无效宣告请求案涉及一种制备包含A多晶型醋酸苯卓昔芬的药物组合物的非水方法，例如使用干法制粒等方法。根据说明书的记载可知，醋酸苯卓昔芬是本领域已知的化合物，本专利制备获得了醋酸苯卓昔芬的A和B两种晶型，并发现制剂中的晶形A会向晶形B发生转化，而由于这一晶形转化的结果对于药物分布是不利的，从而采用非水方法来达到抑制晶形转化的效果。

证据1公开了使用湿法制粒制备得到了醋酸苯卓昔芬的类似制剂，其中未公开醋酸苯卓昔芬的晶型。请求人认为，由于申请文件中并未证明晶形A本身相对于证据1中的无定型具有怎样的预料不到的技术效果，而湿法制粒、干法制粒等均是制备药物制剂的常用技术手段，因此本专利的上述技术方案不具备创造性。

专利权人在无效阶段提交了补充实验数据，其中记载，片剂采用湿法制粒制备时，晶型A向无定型形式转化率为33%至58%；而采用干法制粒或者滚压法制备的片剂没有显示晶型A向无定型形式转化。专利权人希望通过上述补充实验结果来证明非水方法能够达到抑制晶形转化的效果，从而证明本专利相对于证据1具备创造性。请求人认为专利权人的上述补充实验数据不能被接受。

本案判断是否具备创造性的关键之一，也即无效请求双方争议的焦点在于上述补充实验数据能否被接受，进而用于证明“非水方法能够阻止制剂时A晶体向B晶体转换”这一技术效果的实现。

说明书中阐述了该技术效果是如何产生的。说明书发明内容部分列出了醋酸苯卓昔芬晶形A和晶型B的各项理化参数，如熔点、在水中的溶解度、特性溶出速率、晶体参数等，晶形A在水性中显示出具有比晶形B更高的溶解度，可以有助于药物更好地在生物学方面被吸收和分布以及有助于在液体载体中配制；而晶体B则在热力学方面更稳定，因此具有对降解更好的抵抗性和更长的贮存期。由于醋酸苯卓昔芬可溶解在湿法制粒中使用的水，经过干燥，重结晶时可以导致多晶型转化，即从晶形A转化为晶形B。采用非水方法制备药物组合物时，能够将醋酸苯卓昔芬的晶形A向晶形B的转化减到最小。

由此可见，发明人基于对晶形A和晶形B性质的深入研究，发现晶型转换会带来溶出度降低这一需要解决的技术问题，并得出采用非水方法抑制晶形转换的技术方案。说明书中对该技术方案进行了详细描述，构成了本发明的主要内容。此外还通过对两种晶形溶解度的比较，以及不同制备工艺中含水量条件的差异推测出产生上述效果的可能的机制。可见发明人对上述技术方案及其产生的效果是重点关注的，并做了相关的努力和研究。但是说明书中没有记载能够证明非水方法抑制晶型转换的实验数据，因此对于上述效果能否实现，需要进一步结合本领域的公知常识来考虑。

本领域技术人员知道，湿法制粒的制粒过程中通常粘合剂需要溶解在水中配制成溶液，与药物粉末混合再制成颗粒，湿法制粒时药物粉末会与水接触。在本案中由于晶型A在制粒过程中在与水接触时较易发生部分溶解，在其后的干燥过程中析出经历重结晶过程。而物质在结晶化期间，通常先形成无定型形式，再从无定型中结晶出稳定的结晶状态。本案中当晶形A从溶液中析出时，本领域技术人员能够预期晶形A较有可能先以无定型的形式存在，再进一步转化为更稳定的晶形B。本领域技术人员基于说明书记载的内容和对药物制剂领域、晶体领域常规知识的理解，能够得出湿法制粒过程中的水对晶形A向晶形B转化起到了促进作用，从而预期采用非水方法能够抑制晶形A向晶形B的转化这一待证的效果能够实现。

而对于专利权人提交的补充实验数据，其证明了抑制晶形A向无定型转化，结合前述对多晶型变换中的一般规律的理解，本领域技术人员能够预期非水方法能够抑制了晶形A转换为无定型，也就抑制了无定型进一步转化为晶形B。补充实验所证明的效果与本领域技术人员从申请文件中得到的效果是一致的，能够作为完善验证过程中的一部分，被接受并证实上述效果。

在本案后续的创造性判断中，与前文中判断技术效果能否得出的判断思路不同的是：涉及晶形A、晶形B的溶解性、热稳定性等信息并不属于现有技术的范畴，因此这些内容并不能作为判断本专利是否具备创造性的基础。

具体而言，由于包括证据1在内的现有技术并未发现晶型A和晶型B，也未测得两种晶型不同的理化性质，因此难以发现晶型A在制剂时遇水容易转化成晶型B。也因为无从知晓晶型B的溶出度较差，所以没有动机抑制制剂中晶型A向晶型B的转化。虽然在晶体领域，已知影响晶体转化与多种因素相关，但是同样在不知晓晶型A、晶型B的溶解度、稳定性及其之间的差异时，本领域技术人员难以预期湿法制粒中水分会对晶型A转化中起怎样的作用，因此本领域技术人员没有动机采用非水方法来抑制晶型A向晶型B的转化，最终得出了本专利相对于证据1具备创造性的结论。

综上所述，依照先申请制原则，通常不允许将申请日后完成的技术贡献补充或解释到申请文件中，当补充实验数据所要证明的技术效果与本领域技术人员基于本领域常规知识从说明书记载内容中确定得出的技术效果一致时，该补充实验数据反映的技术内容未超出申请文件记载的技术贡献，可被接受用于证明专利权人的主张。基于接受的补充实验数据，也不意味着该技术方案相对于现有技术是显而易见的。