复审无效十大之独轮车案引出的本国优先权之惑

“电动独轮自行车”发明专利权无效宣告请求案（专利号201110089122.9）是国家知识产权局发布的2018复审无效十大案件之一。其中涉及的本国优先权的理解和适用，值得深入思考和研究。

一、案情简介

本案专利号称属于电动平衡车领域的基础性专利，先后经历了多次无效宣告请求。2018年5月22日原专利复审委作出决定，宣告涉案专利权利要求1、3、5-8因不具备创造性而无效，在权利要求2、4、9的基础上继续维持该专利权有效。

本案中的一个关键点是国内优先权的判断，以及由此确定一份重要无效证据能否作为现有技术使用来评论权利要求的新颖性和创造性。

图1.涉案专利及证据的关键日期图示（来源：国家知识产权局网站，略有调整）

该份无效证据是《信息时报》上发表的一篇新闻报道，公开日是2011年3月5日。如图1所示出，该公开日在涉案专利的申请日（2011年4月1日）之前，而在涉案专利的本国优先权日（2010年9月6日）之后。在这种情况下，关于该份证据的使用，需要核实本国优先权是否成立。

特别地，本国优先权的核实落在了本案作为本国优先权基础的在先申请是否属于相同主题的首次申请上。

无效请求人提交的证据包括一份美国专利申请（申请日为2011年3月9日），该美国专利申请包含的两项美国临时专利申请，申请号分别为61/311933 （美国临时申请1，申请日为2010年3月9日）和61/315020（美国临时申请2，申请日为2010年3月18日）。

需要说明的是，涉案专利的发明人与美国专利申请的发明人相同，并且涉案专利的申请人陈和与美国专利申请的申请人Shane Chen之间具有权利继受关系。

经比对，美国临时申请1和美国临时申请2的申请日均早于中国在先申请的申请日。复审委将涉案专利权利要求1-9的技术方案逐一与两份美国临时申请和中国在先申请进行比对，判断本国优先权是否成立。最终，认定美国临时申请1中图3的实施例分别与涉案专利权利要求1和3的技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果均相同，故两者属于相同主题的发明创造。美国临时申请1的申请日早于中国在先申请的申请日，因此被涉案专利要求优先权的中国在先申请不是相同主题的首次申请，涉案专利权利要求1和3不能享有本国优先权。同时，由于从属权利要求4-8的附加技术特征在中国先申请未公开，因此本专利权利要求4-8也不能享有本国优先权。

基于上述事实，该无效证据被作为现有技术来评述未享有国内优先权的相关权利要求的创造性，直接影响了无效结果。 

二、焦点问题

如复审委所指出的，本案中有两个焦点问题：

“1. 作为本国优先权基础的中国在先申请是“在中国首次提出的申请”,还是“在世界范围内首次提出的申请”？

   2. “相同主题”的判断标准是什么?”

本文聚焦于第一个问题,以及由此引出的思考。

对此,复审委认为，优先权来源于《巴黎公约》, 并且在中国的法律依据是专利法第29条：

申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内，或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有优先权。

申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。

进而，复审委基于《巴黎公约》的目的，以及专利法在第29条第2款设立“本国优先权”的目的解释，认为本国优先权的成立条件应当与外国优先权的成立条件同样适用《巴黎公约》的规定；专利法第29条第2款所述的“在中国第一次提出专利申请”中的“第一次申请”应当理解为就相同主题在世界范围内首次提出的申请。 

三、调查与思考

在研究本案时，笔者有一些疑惑。在参考国内外一些本国优先权相关规定和实践的基础上，形成了一些思考。主要查阅了日本、美国和欧洲（EPO）的资料。日本和美国都规定了“本国优先权”，很有参考价值；而EPO没有区分外国优先权和本国优先权，故在此不作描述。

1.关于作为优先权基础的“首次申请”

（1） 日本

日本对于基于巴黎公约的优先权和本国优先权的规定是分开的。

日本的本国优先权制度在日本专利法第41条和第42条作了规定，日本审查指南第V部分第2章对本国优先权（日本专利局官网给出的英文版审查指南中使用的是“Internal Priority”）的相关事宜给出了更为详细的规定。

日本关于本国优先权的规定中没有使用“首次申请”的用语，而是使用了“在先申请”（日本专利局官网给出的英文版特许法中使用的是“earlier application”）。

从日本的现行法规和规章看，日本并不要求本国优先权的基础是“首次申请”，更没有参照巴黎公约要求作为本国优先权基础的日本在先申请是 “在世界范围内首次提出的申请”。

具体地，日本审查指南指出：与要求在某一成员国的首次申请才能作为优先权的基础的巴黎公约体系下的优先权不同，作为本国优先权基础的在先申请不应当限于在日本的首次申请。参见英文版日本审查指南第V部分第2章第2.3节，复制如下：

2.3 Earlier application that can serve as a basis of claim of internal priority…In contrast to the priority system under the Paris Convention under which only the first application in one of the member countries of the Paris Convention can serve as the basis of priority claim (see 2.3.2 in “Chapter 1 Priority under the Paris Convention”),an earlier application serving as the basis of internal priority shall not be limited to the first application in Japan.

进一步地，日本甚至也不要求其作为本国优先权基础的日本在先申请是 “在日本首次提出的申请”。相反，根据日本审查指南：要求了国内优先权或基于巴黎公约的优先权的第二次申请，仍然可以作为本国优先权基础的在先申请。参见英文版日本审查指南第V部分第2章第3.3节，复制如下：

3.3 Treatment of cases where application that serves as a basis of claim of internal priority claims priority

Where the earlier application that serves as a basis of claim of internal priority (the second application) claims internal priority, priority under the Paris Convention or priority declared by the Paris Convention based on a prior application (the first application) which was filed in advance of the second application, …Thus for the second application that serves as a basis of claim of internal priority, the effects of internal priority claim shall be recognized only for the part unstated in the originally attached descriptions etc. of the first application (Article 41(2) to (3)).  

（2） 美国

美国对于发明专利申请的本国优先权的规定主要体现在专利法第120条（35 U.S.C. 120）和第119条第（e）款（35 U.S.C. 119(e)）中。专利法中这两条分别针对要求美国正式申请和美国临时申请的本国优先权作了规定。另外，美国专利审查指南（MPEP）第200章第210-211节规定了要求美国正式申请和美国临时申请的本国优先权的进一步细节。

与日本类似，美国并未要求本国优先权的基础是“首次申请”。根据其规定，在满足专利法和审查指南规定的情况下，在美国提交的在后申请（later-filed application）可以要求在美国提交的在先申请（prior application）的优先权。

笔者在美国相关法律规章中也没有找到本国优先权要参照巴黎公约的要求。并且，美国也没有关于作为本国优先权基础的美国在先申请是 “在世界范围内首次提出的申请”的限制。

具体地，根据美国专利法第120条的规定：如果在后的发明专利申请于在先申请授权、放弃或终止之前提出，且包含或修改为包含对该先行申请的特别引用，则享有与该在先申请的申请日提交的此发明相同的效果。相关原文复制如下：

35 U.S.C. 120 Benefit of earlier filing date in the United States.

An application for patent for an invention disclosed in the manner provided by section 112(a) (other than the requirement to disclose the best mode) in an application previously filed in the United States, or as provided by section 363 or 385 which names an inventor or joint inventor in the previously filed application shall have the same effect, as to such invention, as though filed on the date of the prior application, if filed before the patenting or abandonment of or termination of proceedings on the first application or on an application similarly entitled to the benefit of the filing date of the first application and if it contains or is amended to contain a specific reference to the earlier filed application…

此外，类似地，美国专利法第119条第（e）规定了基于在先临时申请（provisional application）的国内优先权：如果在后的专利申请于不晚于在先临时申请提交之后12个月（有正当理由可以延长2个月）提出，且包含或修改为包含对该临时申请的特别引用，则享有与该临时申请的申请日提交的此发明相同的效果。相关原文复制如下：

35 U.S.C. 119 Benefit of earlier filing date; right of priority.

*****

(e)(1) An application for patent filed under section111(a) or section 363 for an invention disclosed in the manner provided by section 112(a) (other than the requirement to disclose the best mode) in a provisional application filed undersection 111(b), by an inventor or inventors named in the provisional application, shall have the same effect, as to such invention, as though filed on the date of the provisional application filed under section 111(b), if the application for patent filed under section 111(a) or section 363 is filed not later than 12 months after the date on which the provisional application was filed and if it contains or is amended to contain a specific reference to the provisional application. The Director may prescribe regulations, including the requirement for payment of the fee specified in section 41(a)(7), pursuant to which the 12-month period set forth in this subsection may be extended by an additional 2 months if the delay in filing the application under section 111(a) or section 363 within the12-month period was unintentional...

2.关于在先申请“视为撤回”

从本案出发，笔者进一步注意到本国优先权的一个特殊性，即自动视为撤回的规定。根据《中华人民共和国专利法实施细则》第32条的规定，当申请人要求本国优先权时，作为本国优先权基础的中国首次申请，自中国在后申请提出之日起即被视为撤回。并且根据审查指南第1章第6.2.2.5节和第6.2.3节的规定，因要求本国优先权而被视为撤回的在先申请不得请求恢复；即使撤回优先权要求，已被视为撤回的在先申请也不得因优先权要求的撤回而请求恢复。

涉案专利在本国优先权被认定为不完全成立的情况下，同样是在首次在中国提交的在先申请中披露的技术方案，享有本国优先权的权利要求2和9得以维持，而不能享有本国优先权的权利要求1和3被无效。但就具有地域性的先申请原则而言，实质上这些权利要求的主题都是在中国的在先申请中首次申请的。美国的对应申请也不会影响其新颖性和创造性，因为美国临时申请并不公布，而对应的美国正式申请的提交的日期（则公开日期也必然）晚于该中国在先申请的申请日。此外，实际上专利权人在提出在后申请后直到无效审查决定前，不会知晓有本国优先权部分不成立的情形，并且由于作为本国优先权基础的在先申请已经自在后申请提出之日起即被视为撤回，也没有选择通过延续在先申请的审查来争取更为全面的保护的机会。这多少有点让人觉得有什么不对劲的地方。

我们来看看日本和美国又是怎么规定和处理的。

 （1） 日本

日本也规定了要求国内优先权则在先申请视为撤回。但是，视为撤回的时间却与中国不同。日本并未规定在先申请自后一申请提出之日起即视为撤回。日本专利法第42条的相应规定为：当在后申请主张在先申请的优先权时，在先申请自其申请日起1年零3个月后视为撤回；而在撤回对在先申请的优先权要求的情况下，该视为撤回的规定并不适用。参见日本专利局官网给出的英文版日本专利法第42条，复制如下：

Article 42　The earlier application on which a priority claim is based under Article 41(1)shall be deemed to have been withdrawn when one year and three months has lapsed from the filing date of the earlier application; provided, however, that this shall not apply to the case where the earlier application has been waived, withdrawn or dismissed, where the examiner's decision or trial decision on the earlier application has become final and binding, where the registration establishing a utility model right under Article 14(2) of the Utility Model Act with respect to the earlier application has been effected or where all priority claims based on the earlier application have been withdrawn.

可见，日本专利法的这一规定把选择权留给了申请人，并且给了申请人一段相对合理的犹豫期，在此期间内，申请人可以基于自身考虑来选择保留在先申请和在后申请中的任意一个。显然，日本专利法的上述规定对申请人更为友好。

（2） 美国

美国没有规定要求国内优先权则在先申请视为撤回。

对于要求美国正式申请的本国优先权的情形，笔者没有找到关于在先申请是否视为撤回的描述。参照美国专利审查指南（MPEP）第200章第201节关于继续申请的规定，可以合理推测：与继续申请的在先申请类似，在提交要求在先美国正式申请的本国优先权的在后申请时，作为优先权基础的在先申请并不自动放弃；这种放弃必须是明示的。相关原文复制如下：

MPEP, Chapter 200, section 201.06(c)

XI. ABANDONMENT OF THE PRIOR NONPROVISIONAL APPLICATION

Under 37 CFR 1.53(b) practice, the prior nonprovisional application is not automatically abandoned upon filing of the continuing application. If the prior nonprovisional application is to be expressly abandoned, such a paper must be signed in accordance with 37 CFR 1.138.

对于要求美国临时申请的本国优先权的情形，在先申请自提交日起12个月后会视为撤回，但是并非与优先权相关，而是与临时申请本身的规定有关。根据美国专利审查指南（MPEP）第200章第211节关于临时申请的规定：临时申请不会被审查专利性；临时申请自提交日起12个月后会自动放弃，并且不可恢复。相关原文复制如下：

MPEP, Chapter 200, section 211.01(b)

…

(C) Provisional applications will not be examined for patentability.

(D) A provisional application is not entitled to claim priority to any foreign application or the benefit of any earlier filed national application.

A provisional application will automatically be abandoned 12 months after its filing date and will not be subject to revival to restore it to pending status thereafter. See 35 U.S.C. 111(b)(5).

3  思考  

思考1：本国优先权的法律规定和适用是否必须严格参照基于巴黎公约的外国优先权？

如上所述，根据笔者的调查，美国和日本作为两大知识产权强国，在本国优先权的规定上，并未与外国优先权产生特别关联，更没有要求参照外国优先权所依据的巴黎公约的规定。

笔者认为，本国优先权和外国优先权的目的和效力明显不同，将二者建立强关联似乎必要性不大。如学者和专家所指出的，作为外国优先权依据的巴黎公约的出发点是国民待遇原则，其针对的对象是外国国民，优先权的“优先”效力及于外国：申请人在一成员国首次申请后，就相同主题的发明创造在优先权期限内向作为成员国的外国提出的专利申请，都看作是在该首次申请的申请日（即，优先权日）提出的。而本国优先权的出发点是保护本国申请人，优先权的“优先”效力仅限于本国国内，不会及于外国。

就此而言，巴黎公约要求作为优先权基础的在先申请是 “在世界范围内首次提出的申请”，并非仅仅是一种限制。而从另一个角度看，这是给予了申请人将其国外申请的申请日（优先权日）尽可能提前的一种权利。在先申请制下，这无疑对于申请人利用及于外国的“优先”效力是最有利的。而本国优先权从根本上就不具有这样的目的和效力。

思考2：本国优先权关于“首次申请”的限制，尤其是“在世界范围内首次提出的申请”是否必要？

对于本国优先权的目的和作用，学者和专家给出了各种观点和解释，诸如申请类型转换、节约成本、延长保护期等等。笔者认为，可能最重要的是：给予申请人优化在一段时间内持续改进的系列发明的申请的保护范围及组合的机会和权利。就此而言，要求作为优先权基础的在先申请是“首次申请”，甚至是在 “在世界范围内首次提出的申请”，显得过于严格，对于保护这种权利是不够友好的。如上所述，美国和日本都未有此类规定，甚至还明确指出在先申请不一定是“首次申请”。

思考3：自动视为撤回是否过于严格

对于规定“作为本国优先权基础的中国首次申请，自中国在后申请提出之日起即被视为撤回”的原因，一般认为是为了避免重复授权。但是如上所述，现行的规定造成了申请人不可恢复地丧失了对在先申请和在后申请的选择权。美国和日本都未有关于立即自动视为撤回的规定，保留了申请人的选择权。笔者认为，仅仅为了避免重复授权而如此规定，显得过于严格。实际上，关于重复授权的问题，申请人可以享有选择通过修改或放弃相关专利申请而进行规避的机会。

思考4：另一从申请策略角度的思考

本案另一个有意思的点是，在中国提交申请时，申请人没有选择使用基于巴黎公约的外国优先权。这在事后被证明是引起其权益受损的一大遗憾。

基于本案的前述案情，在中国提交在先申请时，完全可以要求享有美国临时申请的优先权。如果真的这样做了，涉案专利的授权后稳定性也许会截然不同。就此而言，在申请策略的选择上，需要更为全面、细致和专业，才可能更为有效地保护申请人的权利，最大限度地降低风险。

四、建议

 
当前中国正处于提升知识产权质量，争取早日成为知识产权强国的关键时期。为此，法律法规和司法实践可以追求为本国的申请人和发明创造提供更为有效、合理和友好的保护。有鉴于此，提供以下个人建议供参考。

1.对于现行法律法规的解释

在解释专利法在第29条第2款设立“本国优先权”的目的时，不宜直接照搬《巴黎公约》的目的以及解释。而应该重视二者的根本不同点。值得关注的是，本国优先权的目的在于保护本国申请人（广义上对应于在中国提交申请的申请人，而非仅仅对应于中国申请人），并且其效力仅及于国内，不会对外国申请产生效果。

另外，参照国外的做法，尤其是知识产权实力和保护水平都高于我国的美国和日本的做法，在解释法律时，应该朝着更有利于保护创新，对国内申请人更为友好和公平的方向努力。

基于此，建议在解释专利法第29条第2款所述的“在中国第一次提出专利申请”时，将其认定为就相同主题在中国范围内首次提出的申请。

2.今后相关法律法规的修改

为提供更为有利的保护，建议可以考虑参考日本和美国的做法，不将在先申请限于“首次申请”。

此外，建议考虑取消要求本国优先权则在先申请立即自动撤回且不能恢复的制度。最好是为申请人保留自己选择的权利。

即使保留自动撤回的制度，也应该留有一定的缓冲期限，如参照日本和美国的做法，不少于自申请日起12个月。