“MPF”，想说爱你不容易

引言

2015年6月16日，美国联邦巡回上诉法院（CAFC）对Richard A. Williamson v. Citrix Online案做出了判决，判定US6155840权利要求8无效。该判决对权利要求8认定适用美国专利法第112条第6款（35 U.S.C. § 112, para.6，以下简称112, 6th），然而由于说明书中缺乏相应的结构而导致权利要求indefinite，从而根据美国专利法第112条第2款（35 U.S.C. § 112, para.2，以下简称112, 2th）判定该权利要求8无效。该案判决确立了适用112, 6th的最新标准，该判例将会使得112, 6th的适用范围不仅限于使用“means”的权利要求，这无疑是Means-Plus-Function（MPF）适用中一个值得关注的判例。

35 U.S.C. § 112, para.6规定如下：

An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.

从法条的表述，很容易概括出MPF的三要素：means、function、 without recital of structure。如果一个权利要求用了means，并且means执行了特定的功能，但是权利要求缺乏执行该特定功能的recital of structure，则该权利要求属于MPF，适用112, 6th解释权利要求的范围，也就是说权利要求的范围解释为说明书中相应的结构。如果说明书记载实现该特定功能相应的结构，则根据相应的结构确定权利要求的范围，但是如果说明书中没有记载实现该特定功能相应的结构，则会因为权利要求indefinite援引112, 2th导致权利要求无效。所以，112, 6th可以间接作为无效的武器。

那么问题来了，是不是权利要求中用了“means”就一定会适用112, 6th，不用“means”就一定不会适用112, 6th呢？确定是否具有“the recital of structure”的具体标准是什么呢？面对专利实务中形态各异的权利要求，如何确定是否适用112, 6th呢？带着这几个问题，首先回顾一下CAFC在确定适用112, 6th时确立的不同标准。

历年美国CAFC确立的适用112, 6th的标准

历年来美国CAFC在判定权利要求是否适用112, 6th的过程中确立了宽严不一的标准。

在1996年的Greenberg v. Ethicon Endo-Surgery判例中，CAFC认为权利要求中是否使用“means”并不能必然触发112, 6th款的适用，并确立了适用112, 6th的标准为：“the essential inquiry is not merely the presence or absence of the word “means” but whether the words of the claim are understood by persons of ordinary skill in the art to have a sufficiently definite meaning as the name for structure”。可见，该标准以权利要求的语言是否被本领域普通技术人员理解为是足够明确的结构，以此来判断权利要求是否符合112, 6th中的“the recital of structure”。如果本领域普通技术人员理解为是足够明确的结构，则不是适用112, 6th，否定则该权利要求适用112, 6th。该标准一直沿用到2004年。

1998年的Personalized Media判例中确立了两个推定：“The use of the word “means” in a claim element creates a rebuttable presumption that § 112, para. 6 applies. Applying the converse, we stated that the failure to use the word “means” also creates a rebuttable presumption—this time that § 112, para. 6 does not apply. ”根据这两个推定判断权利要求是否适用112, 6th时，需要确定推定是否能够被推翻，而推翻的标准还是回到了“whether the words of the claim are understood by persons of ordinary skill in the art to have a sufficiently definite meaning as the name for structure.”。

2004年的Lighting World判例中，CAFC第一次确立了不同的标准，认为“the presumption flowing from the absence of the term ‘means’ is a strong one that is not readily overcome”。即当权利要求中没有使用“means”而不适用112, 6th，这是个很强的推定，并不容易被推翻。

2012年Flo Healthcare判例中，CAFC进一步提高了适用112, 6th的门槛。在该判例中，CAFC认为判断权利要求撰写人是否有意愿援引112, 6th是很重要的，除非明确缺乏表明必要的技术特征的结构特征。

2014年的Apple v. Microsoft 判例中，CAFC确立适用112, 6th的标准更加的严格，认为一旦权利要求没有使用“means”，几乎不会被认为适用112, 6th。显然，该判例确立了一个相当高的适用112, 6th的门槛。

随着CAFC不断提高适用标准，在Williamson案中，CAFC认为经过Lighting World，Flo Healthcare，Apple等判例，112, 6th的适用标准过于严格，是不公正的，所以112, 6th的适用应该回到Lighting World之前的标准。CAFC在Williamson案确立的适用112, 6th的标准是：权利要求的文字是否具有足够清楚毫无疑义，使得本领域普通技术人员明确的理解其结构，里程碑式的变化使得Williamson案在MPF的判例史上起着举足轻重的作用。MPF的适用可谓百转千回，想说爱你不容易！

Williamson案背景简介

2011年，Williamson在加州中区地区法院起诉Citrix等公司侵犯US6155840的专利权。2013年，加州中区地区法院判决Citrix等被告不侵犯’840专利权，并且认定’840专利中的权利要求8适用112, 6th，并由于权利要求indefinite适用112, 2th判决’840专利的权利要求8无效。上诉人Williamson上诉到CAFC，CAFC最终判决：1.撤销地区法院的不侵权判决；2. 肯定了地区法院关于’840的权利要求8无效的判决。该案发回重审。下面将依据Williamson的判决分析CAFC确立的适用112, 6th的最新标准。

使用non-structural generic term视为与“means” 等同

Williamson案中争议点在于权利要求8 中的分布式培训控制模块（distributed learning control module）是否适用112, 6th。CAFC援引了现行M.P.E.P. § 2181，认为“module”, “mechanism”, “element” and “device”等均为non-structural generic term，和“means”一样不会隐含着足够明确的结构特征，所以使用non-structural generic term并不会使得权利要求具有足够的结构特征，不能够规避112, 6th的适用。并且，由于“distributed learning control”这个前置语也不能够赋予分布式培训控制模块以足够明确的结构特征，所以不足以使得本领域普通技术人员明确的识别该结构。再者，说明书中对分布式培训控制模块在不同层次上进行了描述，但是说明书并没有充分揭示与分布式培训控制模块对应的明确结构。CAFC还指出，无论是在说明书还是在审查过程中，都没有发现能够足够清楚表述该分布式培训控制模块的结构的证据。

权利要求应当足以让本领域技术人员确定明确的结构

CAFC认为由于权利要求8没有明确揭示分布式培训控制模块是如何与服务器中的其他模块进行相互交互的，也没有通过其他方式说明分布式培训控制模块具有明确的结构，所以权利要求8并不具有recital of structure，也就是说，本领域普通技术人员并不能够根据权利要求的语言明确的确定实现特定功能对应的结构，所以权利要求8应当适用112, 6th。

CAFC在评述到专家证人Dr. Souri的证词时，认为Dr. Souri的证词并不能够充分证明分布式培训控制模块是如何与服务器中的其他模块进行交互，从而不能认定为本领域普通技术人员能够理解为具有足够明确的结构。关于Dr. Sour的证词中提到，Dr. Sour本人作为本领域普通技术人员，读了说明书以后能够运行程序执行所述功能，CAFC则认为：本领域普通技术人员能够运行计算机程序实现所述功能并不能够创造出从未被公开的结构。此处CAFC引用了2013年Function Media v. Google的判例中的标准，然而，Function Media案中并不涉及是否适用112, 6th的判定，仅涉及说明书中没有公开实现权利要求中特定功能的Corresponding Structure，因而导致权利要求indefinite，适用112, 2th的判定无效。也许，CAFC此处想强调的是说明书充分公开的必要性，所以引用了Function Media案。

权利要求解释对应说明书中的Corresponding Structure及其等同物

在确定权利要求适用112, 6th后，根据说明书中实现权利要求特定功能的Corresponding Structure及其等同物来确定权利要求的范围。

如何确定说明书是否充分公开了实现权利要求特定功能的Corresponding Structure，CAFC的观点是：说明书中不仅需要记载执行权利要求中每一个功能相应的结构，而且还需要通过内部证据将该相应的结构与权利要求中的每一个功能清楚明确的link/associate在一起。如果说明书没有公开相应的结构或者没有充分明确的内部证据将每一个功能与相应的结构关联起来，则会导致权利要求indefinite而被无效。

在 Williamson案中，CAFC认为’840专利说明书中清楚的说明了分布式培训控制模块需要通过特定功能的计算机实现特定的功能，所以不能通过普通功能的计算机实现，然而说明书中仅仅公开普通功能的计算机是不充分的，还应当公开分布式培训控制模块实现特定功能所需要执行的算法。算法可以通过数学公式，流程图或者其他方式进行说明。假如特定功能是what，而相应结构如何实现该特定功能则为how，说明书不仅仅要充分公开what，也要充分公开how，才能确保说明书充分公开了实现权利要求的特定功能的相应的结构。

同时，CAFC在评述专家证人Dr. Souri的证词时，认为Dr. Souri的证词并不能证明说明书公开了实现该特定功能的算法，并指出对于说明书没有公开的结构，是禁止通过专家证言创造出来的。可见，专家证言不是万能的，说明书充分公开是正道。

小结

从CAFC在 Williamson案确立的标准看，权利要求中使用与“means” 等同的non-structural generic term，不能必然排除112, 6th的适用，如果意图规避适用112, 6th，权利要求可以尽量使用structural terms，例如 “filters,” “brakes,” “clamp,” “screwdriver,” and “locks” “detent mechanism,” “digital detector,” “reciprocating member,” “connector assembly,” “perforation,”等。具体可参见现行M.P.E.P. § 2181。并且，权利要求还要求足够清楚使得本领域普通技术人员确定实现特定功能的结构，例如，权利要求应当清楚的描述各个结构之间的连接方式、交互方式，对于软件实现的特定功能，需要清楚地限定实现特定功能的算法、公式、流程等。假如把特定功能当成what，则recital of structure如何实现特定功能则为how，权利要求不仅要描述what，还应当清楚的描述how。说明书亦是如此。