从“携程 Ctrip”看日本商标法中驰名商标保护的地域性要求

引言

相较于我国的驰名商标保护制度中对于地域性原则的严格适用，日本商标法更强调对于驰名商标的“普遍性保护”，在地域性原则的基础上进行了一定程度的突破。本文借助日本特许厅审理的“携程 Ctrip”商标行政确权两案，对日本商标法中驰名商标保护的地域性要求进行介绍，以期对驰名商标保护的中日对比研究及实务处理有所裨益。[1] 

案情介绍

2015年8月，上海携程商务有限公司（简称携程公司）认为他人在日注册的第5763706号“Ctrip japan 携程日本 シートリップジャパン及图”商标（简称争议商标，商标图样如下）侵犯其在日未注册“携程 Ctrip”等商标（简称各引证商标，商标图样如下）的权益，并且有违公序良俗，向日本特许厅（JPO，简称特许厅）提起异议申请，申请撤销争议商标的注册。特许厅评审后认为异议理由不成立，决定维持争议商标的注册。[2] 携程公司不服，于2016年11月再次以争议商标侵犯其各引证商标的权益为由，向特许厅提起无效申请。特许厅评审后认为其无效理由成立，决定宣告争议商标的注册无效。[3] 前述两次裁决的结论不同，究其原因主要在于携程公司所主张的法条出现变化。

（各引证商标图样 [4] ）

（一）异议申请回合

在异议申请过程中，携程公司主张争议商标违反日本《商标法》第四条第一款第七项（可能损害公序良俗的商标，不予注册，简称商４条１款7项公序良俗条款）和第十五项（可能与他人提供的商品或服务产生混淆之虞的商标，不予注册，简称商４条１款15项混淆条款）的规定。关于商４条１款15项混淆条款，携程公司主张：（1）各引证商标中的“携程 Ctrip”曾被中国商标局认定为驰名商标；（2）“携程 Ctrip”已通过广告宣传和新闻报道在日本国内广为人知；（3）争议商标与各引证商标存在较大的关联性。因此，争议商标与各引证商标使用在指定服务上，易使相关公众认为商标的主体之间存在母子公司等特定联系。关于商４条１款7项公序良俗条款，携程公司主张争议商标权利人构成恶意抢注，并淡化、丑化自己在先使用标识的商誉，具有不正当目的，有违公序良俗。

特许厅经审查后认为，关于商４条１款15项混淆条款：（1）争议商标与各引证商标在外形和呼叫上不会造成混淆误认；（2）关于各引证商标驰名性的证据仅能证明各引证商标在中国游客等相关公众中广为人知，无法证明在争议商标申请注册前，各引证商标已为日本的相关公众所熟知；（3）上述商标使用在指定服务上不会引起消费者的混淆误认。关于商４条１款7项公序良俗条款，鉴于各引证商标在日本尚未为相关公众所熟知，难以证明争议商标有“搭便车”之嫌。综上，争议商标并未违反商４条１款7项和15项的规定。

（二）无效申请回合

在无效申请过程中，携程公司转为主张争议商标违反日本《商标法》第四条第一款第十九项（出于不正当的目的，在相关的商品或者服务上与他人在日本国内或国外驰名的商标相同或者近似的商标，不予注册，简称商４条１款19项驰名商标条款[5] ）的规定。具体理由包括：（1）“携程 Ctrip”曾被中国商标局认定为驰名商标，多次荣获“上海市著名商标”，“携程 Ctrip”在中国已积累了极大的知名度；（2）“携程 Ctrip”至迟于2015年1月已在日本境内的相关服务上达到驰名的程度；（3）争议商标与各引证商标均包含“Ctrip”“携程”等臆造性极强的词汇，结合各引证商标在中日两国的知名度，混淆可能性进一步加大；（4）争议商标权利人此前已注册名为“携程日本”的网站，网站域名为“http://www.ctrip.co.jp”，并主动与携程公司洽谈合作，其“搭便车”的恶意明显。

特许厅此次审查后认为：（1）携程公司所使用的“携程”和“Ctrip”标识均已被中国相关公众所熟知，各引证商标“携程 Ctrip”在争议商标提出申请时在中国境内已广为人知；（2）争议商标与各引证商标在外观、呼叫上存在共通之处，已构成近似商标；（3）争议商标权利人在明知各引证商标知名度的情况下申请注册争议商标，抢占相关商誉的不正当目的明显，难谓偶然。综上，争议商标已违反商４条１款19项驰名商标条款的规定。

法条评析

根据日本《商标法》和《商标审查基准（2017）》[6] ，对于与他人在先未注册驰名商标相冲突的注册行为，主要通过以下四个条款予以规制：

1．商４条１款7项公序良俗条款。

该项主要在于规范商标标识本身是激进、猥亵、歧视或给予他人不快的印象的文字或图形，或是该商标的指定商品或服务是反社会公共利益或违反一般社会道德观念的情况。但是也对“违反一般的国际信义”、“违反商标法预设秩序”的抢注行为予以规制。[7]但随着商４条１款19项驰名商标条款的制定，公序良俗条款已较少适用于旨在保护特定主体驰名商标权益的案件中。

2．商４条１款10项近似条款（在相同或类似的商品或服务上，与他人在日本国内驰名的商标相同或近似的，不予注册）。

该项中对于驰名商标的认定不仅限于在最终消费者中达到广为人知，在中间商等经营者中达到熟知程度亦可。该种驰名亦不要求在全国范围内达到驰名，在相关领域达到驰名或在多个区域为相关公众所熟知，也可能认定为驰名商标。[8] 但要求在后商标申请注册前，该未注册商标已经在日本国内达到驰名的状态。

3．商４条１款15项混淆条款。

该项不要求在后的申请商标与在先的未注册商标达到商标近似或商品类似的程度，但是在综合考量商标近似程度、在先未注册商标的驰名程度、商品或服务的关联性、商标实际使用情况等因素后，认为会产生混淆之虞的将不予核准。这种混淆不仅包括误解商品或者服务提供主体的混淆，还包括误导其商品或者服务提供主体是母子公司等紧密的营业关系的广义的混淆。[9] 同时，该项要求在先未注册商标在日本国内达到驰名程度的情况下，可以对其在日本国外驰名的事实予以考量。

4．商４条１款19项驰名商标条款。

该项规定新增于1996年，其中对于驰名商标地域保护的突破主要体现在对于外国驰名商标的保护。即不要求该驰名商标必须在多个国家达到驰名的程度，也不要求必须在日本达到驰名的程度。但是要求在后商标申请人具有“不正当目的”。《商标审查基准（2017）》列举的情形包括：向外国权利人索取高额转让金、强迫外国权利人签订代理协议等。[10] 

由此可见，上述条款之间的适用关系基本如下：[11] 

在“携程 Ctrip”案中，携程公司在异议申请回合中所主张的各引证商标的驰名程度并未满足在争议时点为日本相关公众所熟知的条件。加之相关商标的近似程度亦未达到足以引起混淆，因此其主张并未被特许厅所认可。基于相同原因，关于争议商标的抢注行为违反公序良俗的主张也未得到认可。而在无效申请回合中，携程公司将权利基础由日本转回中国国内，重点主张“携程 Ctrip”在中国的知名度，并举证证明对方“搭便车”的恶意，最终通过第4条1款19项驰名商标条款获得特许厅的支持。[12] 由此可以看出，日本特许厅所代表的日本商标审查制度对于驰名商标保护的地域性要求有着特有的判断。“换言之，无论该商标是在日本国国内还是国外驰名, 都可以获得同等保护。这与绝大多数国家只保护本国驰名的商标, 形成了鲜明的对比。”[13] 

中日对比

关于上述驰名商标条款中对于外国驰名商标的特别保护，日本国内多认为这是一种突破商标权地域性原则的政策性规定。日本的商标制度与我国类似，均坚持将“属地主义（地域性）”和“注册主义”作为商标权保护的基础。但是“为仅在国外驰名不在日本国内驰名的商标提供保护，可能导致‘属地主义’（地域性）与‘商标法立法目的’（保护商标指示来源的功能）的关系失衡。对于这一点，内阁法制局（起草部门）没有进行特别的解释，但是被认为是特许厅的政策性举措……可能有助于推动一些恶意抢注现象严重的国家采取同样的措施”。[14] 这一点，从特许厅发布的《关于产业财产权法（工业产权法）的说明（1994年-2006年）》中也可以看出，“日本国内出现的未经授权抢注外国驰名商标的事件导致日本与其他国家之间的国际摩擦频繁，伴随着对外贸易的不断深入，保护外国驰名商标的重要性不断提升。否则将损害日本的整体形象”。[15] 在这一理念的指引下，日本的行政和司法机关已分别在多个裁决和判决中对于外国驰名商标的效力予以了确认。近年来的部分典型案件如下： [16] 

相较于日本，我国《商标法》在驰名商标保护领域严格遵循地域性原则。《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》以及《国家工商行政管理总局驰名商标认定和保护规定》中均明确要求驰名商标在中国境内为相关公众“广为知晓”或“熟知”。在具体的商标行政案件和民事侵权案件中，无论是《商标法》第13条第2款规定的未注册驰名商标，还是第32条规定的“他人在先使用并有一定影响的商标”，均要求该在先未注册商标的权益形成于我国法域内。对于在先商标（标识）在域外的使用情况，虽然在司法实践中存在“对于国外的知名度和使用情况可以作为证据与国内的使用和知名度证据一并综合考虑”[17] 和“不排除适当考虑国外已知名的因素，将国外因素作为一种辅助性考量因素”[18] 等程度上略有差异的作法，但在本质上均严格坚持了商标保护的地域性原则，与日本《商标法》对于外国驰名商标提供的特别保护存在着较大的差异。

小结

“无论是采取使用在先还是注册在先的原则来确定商标的归属，商标的保护都受制于一个更大的原则，即地域性原则”。[19] 在经济全球化和多边贸易体制不断发展的今天，各国的商标法律制度均在地域性原则的基础之上，通过国际和地区间的公约协定，结合本国的基本国情、法律体系和司法政策，进行着不同程度的个性化设定。针对日本《商标法》中对于外国驰名商标的特别保护政策，一方面需要我们进一步认识到中日两国驰名商标保护制度在地域性要求上的差异，一方面也提示我国企业在“走出去”的过程中需要更好地了解请求保护国的法律制度以维护自身的合法权益。

注释：

 [1]  日本《商标法》将“广为人知”的商标称为“著名商标”，在我国另有“周知商标”、“知名商标”等译法，且不同法条中“广为人知”商标的知名度要求存在差异。为突出本文的写作重点，本文将日本《商标法》中“广为人知”的商标统一称为“驰名商标”。

 [2]  日本特许厅，审判番号：异议 2015-900265。http://shohyo.shinketsu.jp/decision/tm/view/ViewDecision.do?number=1313275

 [3]  日本特许厅，审判番号：异议 2017-890091。

http://shohyo.shinketsu.jp/decision/tm/view/ViewDecision.do?number=1332349

 [4]  两案中的诉争商标与各引证商标基本对应一致。

 [5]  鉴于该条款还规制包括“淡化”、“丑化”驰名商标的行为，与我国的驰名商标条款的功能有类似之处，为便于理解上下文，此条款表述为“驰名商标条款”。

 [6]  日本特许厅：《商标审查基准（2017）》，第112页。

 [7]  日本特许厅：《商标审查基准（2017）》，第70页。

 [8]  日本特许厅：《商标审查基准（2017）》，第76页。

 [9]  参见东京高等法院平成10（行ヒ）第85号判决书。

 [10]  顾昕：《国家知识产权局知识产权发展研究中心顾昕博士谈日本商标法对商标恶意注册行为的规制》，载《IP颖响力》 微信公众号，2017年9月28日。

 [11]  日本特许厅：《商标审查基准（2017）》，第103页。

 [12]  虽然基于日本商标审查异议程序和无效程序设置的特点，由于异议程序启动主体和举证环节的特殊要求，异议的成功率通常低于无效的成功率，但鉴于“携程 Ctrip”两案中的当事人和在案证据等基本一致，因此案件结果受不同程序差异的影响较小。

 [13]  李明德：《中日驰名商标保护比较研究》，载《环球法律评论》，2007年第5期，第85页。

 [14]  小川宗一：《商標法4 条1 項19 号及び4 条1項7 号の射程－悪意の商標出願への対応》，载《日本大学知財ジャーナル》，2017 年第26 页。

 [15]  日本特许厅：《产业财产权法（工业产权法）的说明（1994年-2006年）》，第141页。

 [16]  日本特许厅：《裁决判决要旨集》，第23页。

 [17]  周云川：《商标授权确权诉讼规则与判例》，法律出版社，2014年4月第1版，第394页。

 [18]  参见中华人民共和国最高人民法院（2006）民三提字第3号民事判决书。（转引自）孔祥俊：《论我国商标司法的八个关系——纪念<商标法>颁布30周年》，载《知识产权》，2012年第7期，第36页。

 [19]  黄晖：《商标法（第二版）》，法律出版社，第237页。