浅谈优先权的实质条件

专利复审委员会光电技术申诉一处   陈力

引 言

优先权原则源自1883年签订的保护工业产权巴黎公约【1】。所谓“优先权”是指申请人在一个缔约国首次提出申请后，可以在一定期限内就同一主题向其他缔约国申请保护，其在后申请中能够享有优先权的内容被视为是在首次申请的申请日提出的。换句话说，申请人提出的在后申请与其他人在其首次申请的申请日之后、在后申请的申请日之前就同一主题所提出的申请相比，享有优先的地位，这就是“优先权”一词的由来。

经过一百多年的发展，优先权制度已经被世界各国广泛接受。我国现行专利法第二十九条就外国优先权和本国优先权分别给出了如下规定：申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内，或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有优先权。申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。

由此可见，在判断优先权是否成立的时候，在后申请与在先申请是否为“相同主题”是其判断的实质条件。【2】然而，对于“相同主题”的判断，《专利审查指南》（以下简称《指南》）仅在第二部分第三章第4.1.2节中记载了“专利法第二十九条所述的相同主题的发明或者实用新型，是指技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果相同的发明或者实用新型。但应注意这里所谓的相同，并不意味在文字记载或者叙述方式上完全一致。”该部分第八章第4.6.2节对于“相同主题”的判断进行了进一步说明，“判断在后申请中各项权利要求所述的技术方案是否清楚地记载在上述在先申请的文件（说明书和权利要求书，不包括摘要）中。为此，审查员应当把在先申请作为一个整体进行分析研究，只要在先申请文件清楚地记载了在后申请权利要求所述的技术方案，就应当认定该在先申请与在后申请涉及相同的主题。　所谓清楚地记载，并不要求在叙述方式上完全一致，只要阐明了申请的权利要求所述的技术方案即可。但是，如果在先申请对上述技术方案中某一或者某些技术特征只作了笼统或者含糊的阐述，甚至仅仅只有暗示，而要求优先权的申请增加了对这一或者这些技术特征的详细叙述，以致于所属技术领域的技术人员认为该技术方案不能从在先申请中直接和毫无疑义地得出，则该在先申请不能作为在后申请要求优先权的基础。”可见，上述规定仍然比较抽象，并不能也不可能穷举“相同主题”实际判断中存在的所有问题。在解决具体问题时，尤其是在后申请与在先申请表述不一致时，判断两者是否属于“相同主题”的发明创造往往比较困难。下面，笔者将结合实际审查中遇到的案例，阐述自己对该问题的一些思考。

一、案情介绍

在后申请的权利要求为：一种磨豆咖啡壶的变流装置，包括上盖、大身、水箱、磨豆冲泡腔、出水口、进水口、变流装置，其特征在于，所述变流装置设置在大身上的出水口与上盖下表面上的进水口之间，出水口与进水口可分离式贯通连接，出水口与进水口相对运动套接开启变流装置，变流装置将出水口内部的高温水贯通传递到进水口，并由进水口流经到磨豆冲泡腔内部的冲泡喷嘴流出。

上述权利要求的内容并未完全一致地记载于其要求优先权基础的在先申请中。但在先申请的说明书中有如下相关记载：本实用新型的目的旨在提供一种结构简单合理、成本低廉、功能齐全、密封效果好和操作方便安全的磨豆咖啡流水装置，以克服现有技术中不足之处。按此目的设计的磨豆咖啡壶的流水装置包括：大身、水箱、上盖、加热器、磨豆冲泡腔、电机、进水口、出水口，所述上盖设置在大身上部，磨豆冲泡腔设置在大身与上盖之间；进水口套接或对接于出水口；所述上盖与大身之间设置锁扣装置将磨豆冲泡腔夹持在上盖与大身之间；所述上盖下表面上设置有推杆或推管，上盖关闭时推杆或推管驱动大身上热水挡板或翻板开启热水通道，大身出水口与上盖进水口贯通，出水口内部的高温水贯通传递到进水口，并由进水口流经到磨豆冲泡腔内部的冲泡喷嘴流出；所述上盖开启时，推杆或推管与挡板或翻板分离，挡板或翻板将大身热水通道出水口遮挡或关闭以改变热水的流向。

根据在先申请文件中的上述记载并结合说明书附图，可以得出，就改变热水流向这一技术问题，在先申请文件中存在如下方案：一种磨豆咖啡壶的流水装置，包括上盖、大身、水箱、磨豆冲泡腔、出水口、进水口、上盖下表面上设置推杆或推管，大身上设置有挡板或翻板，上述推杆或推管与挡板或翻板配合的结构设置在出水口与进水口之间，出水口与进水口分离式贯通连接，出水口与进水口相对运动套接或分离，在上盖关闭时，推杆或推管驱动大身上热水挡板或翻板开启，热水通道出口与上盖进水口贯通，出水口内部的高温水贯通传递到进水口，并由进水口流经到磨豆冲泡腔内部的冲泡喷嘴流出；所述上盖开启时，推杆或推管与挡板或翻板分离，挡板或翻板将大身热水通道出水口遮挡或关闭以改变热水的流向。

将在先申请与在后申请的技术方案相比较，可以发现，在后申请的技术方案实质上就是将在先申请技术方案中的“推杆或推管与挡板或者翻板配合的结构”替换成了概括、上位的功能性限定“变流装置”。

二、问题与思考

按照《指南》第二部分第三章第4.1.2节关于相同主题的发明创造的定义，上述在先申请和在后申请的技术领域、所解决的技术问题和预期的技术效果相同，只是在先申请的技术方案包含在了在后申请的技术方案中。按照新颖性的判断原则，两者属于技术方案实质相同。按照《指南》第二部分第八章第4.6.2节的解释，在后申请“变流装置”中的“推杆或推管与挡板或者翻板配合的结构”的这部分方案也可以理解为记载在了在先申请中，而《指南》该部分给出的例子正好与本案情况相反，即该例子中在先申请是含糊笼统的概括而在后申请是具体详细地描述，故并不能直接套用《指南》中的例子来解决本案的问题。

1.对于判断“在先申请是具体的下位概念，在后申请是概括的上位的功能性概念时，两者是否属于相同主题”，我们分为以下两种情况来讨论：

（1）在先申请文件仅记载了一个具体的实施例，在后申请要求保护概括的上位的功能性限定的技术方案

首先，《指南》第二部分第三章第4.1.2节中关于相同主题的定义，要求技术领域、所要解决的技术问题、技术方案和预期的技术效果“相同”；在《指南》中，关于新颖性的判断也涉及相同的判断，因此，其判断标准有一定的参考意义。而新颖性判断中，同样的发明或实用新型是指技术领域、所要解决的技术问题、技术方案和预期的技术效果“实质上相同”。由此，在新颖性的具体判断中，上下位概念、惯用手段直接置换、数值范围的叠加等都在“实质上相同”的判断标准内。可见，优先权“相同主题”判断中对于“相同”的要求要高于新颖性判断中“实质上相同”的要求。所述“相同”仅是不要求文字记载或叙述方式上完全一致。

其次，《指南》第二部分第八章第4.6.2中要求判断在后申请中各项权利要求所述的技术方案应“清楚地”记载在在先申请的文件中。在其随后给出的例子中，也要求所属技术领域的技术人员判断在后申请的技术方案能不能从在先申请中直接和毫无疑义地得出。仔细揣摩《指南》撰写的行文，笔者认为，其所给出的“相同主题”的判断方法是将在后申请的权利要求的技术方案按照修改超范围的标准与在先申请文件（即说明书和权利要求书，不包括说明书摘要）的内容进行比较。而这种判断方法也正符合目前国际上比较通用的拟制理论的判断思路【3】。即在优先权期限内提出的相同主题的专利申请被看作是在首次申请的申请日所提出的，相当于将享受优先权的内容在时间上虚拟前提至在先申请的申请日。由此可见，该理论的提出是基于优先权制度设立的目的以及先申请制原则。也就是说，在后申请想要享受在先申请的优先权，所谓的“相同主题”是指在后申请所要保护的技术方案必须是申请人在在先申请的申请日（即在后申请所想要享有的优先权日）提交该在先申请时已经记载在在先申请的申请文件中的，任何超出在先申请文件记载范围的内容都不属于在在先申请提出申请时做出的，这些内容是不应该享有在先申请的申请日的，否则就是对公众的不公平。

在明确了以修改超范围的判断方法来判断“相同主题”后，再回头看前面的案例，在后申请使用的概括、上位的功能性限定“变流装置”，其覆盖的范围是能够实现这种功能的所有方式，而在先申请文件中仅仅记载了“推杆或推管与挡板或翻板的配合结构”这种具体的方式。因此，在后申请包含了在先申请中没有清楚记载的除“推杆或推管与挡板或翻板的配合结构”以外的其它变流装置的结构，而这些变流装置是无法由在先申请中的“推杆或推管与挡板或翻板的配合结构”直接和毫无疑义地得到的。因此，该案中在后申请与在先申请不属于相同主题的发明创造，在后申请不能享受在先申请的优先权。

（2）在先申请说明书中记载了多个具体实施例，但在先申请文件中均没有对上述实施例进行概括、上位的功能性限定的表述，而在后申请要求保护该功能性限定的技术方案

如果在先申请说明书中记载了多个可以实现改变热水流向的装置的实施例，但在先申请的说明书和权利要求书中均没有“变流装置”这类概括、上位的功能性表述，在后申请要求保护“变流装置”时，如何判断在后申请与在先申请是否属于相同主题？

关于该问题，目前有两种观点。第一种观点认为，按照前面（1）所述，以修改超范围的标准来判断的话，在后申请的“变流装置”无法从在先申请记载的多个实施例中直接地、毫无疑义地得到。“变流装置”这类概括、上位的功能性限定必然包含了在先申请中不可能穷举的其它实现方式。因此，按照上述修改超范围的判断方法来判断的话，不应认为在后申请与在先申请属于相同的主题。这种判断方法的好处是简单、直接且可操作性强。第二种观点认为，对于申请人而言，其在在先申请的申请日所做出的贡献为说明书中列举的那多个实施例，到在后申请时，这个贡献并没有改变。一种情况是，如果在在先申请时，申请人用了一个概括、上位的功能性限定的表述在其权利要求书中要求保护这样一个大的范围，专利审查部门通常会认可其得到说明书支持，允许权利要求这样保护；另一种情况是，申请人在在先申请日没有这样限定也没有要求这样的保护范围，而在在后申请时想要补充要求，按照前述的修改超范围的判断方法，专利审查部门是不允许的。这样的结论无论是按照拟制理论还是按照先申请制原则来说都略显得不合理，对申请人也是不公平的，进而认为在在先申请制原则和拟制理论不变的情况下，问题一定是出在了具体的判断方法上。当在后申请的权利要求是一个概括、上位的功能性限定，而在先申请的说明书中记载了诸多的具体实施例时，这种情形跟实质审查中判断权利要求的上位的功能性限定是否得到说明书支持的情形很类似。那么，如果按照支持的判断方法来判断在后申请的权利要求书和在先申请的全文是否属于相同主题，结果会如何？具体来说，就是看在后申请的权利要求要求保护的技术方案能不能得到在先申请全文的支持，如果可以，则两者属于相同的主题，如果不可以，则两者不属于相同的主题。对于前面（2）中假设的例子而言，通常会认为在后申请的权利要求能够得到在先申请说明书的支持，则在后申请可以享受在先申请的优先权。对于申请人而言，其权利得到了应有的合理保护，这样的结论也符合拟制理论和先申请制原则，前述判断结论不一致的问题也迎刃而解。而对于本文开篇讨论的实例，其在先申请文件中仅记载了一种具体的实施方式，且这种方式是在先申请的发明点，是配合在先申请文件中的咖啡壶的一种特定的方式，在这种情况下，在后申请要求获得一个概括、上位的大的保护范围，在实际审查中，专利审查部门通常也是不认可这样的大范围得到在先申请文件的支持。进而，该实例中的在后申请不应享有在先申请的优先权。然而，采用支持的标准来判断在先、在后申请是否属于相同主题的判断方法看似完美，但是在实际操作中对于撰写申请的人员以及进行判断的审查员而言，要求都非常的高。且这种理论上的善意判断方法很可能会放纵申请人在在后的申请中恶意地扩大保护范围。而且，对于支持的判断，通常是在本文没有变化的情况下来进行的，一旦文本出现了变化，首先采用的应该是修改是否超范围的判断方法，该判断要比对支持的判断要求更高。因此，出于规范专利文件撰写质量，提高专利保护意识的考虑。在目前我国的专利审查过程中，还是推荐采用修改超范围的判断方法来对在先、在后申请是否属于相同主题进行判断。最后，对本文中上述实例的判断结果正好与欧洲专利局第4版Case Law中对优先权具体情况的规定中T1052/93号决定 “在后申请使用功能性特征引起了扩展因而不能享有优先权”的判定不谋而合。【4】从而进一步印证了笔者对该问题解读的合理性。

2.几个判断的基本原则

上述仅仅是优先权“相同主题”实质判定的一个实例。实际工作中，在后申请在在先申请记载的基础上进行技术特征的删减、增加、改变、二次概括、从大的数值范围中选择小的数值范围等各种情形层出不穷，也为优先权实质判断工作带来了困扰。笔者认为，在明确了以修改超范围的判断方法和先申请制为原则的拟制理论的含义后，坚持以下几个基本原则，在实际审查工作中具有较强操作性。

首先，在核实优先权是否成立时，应当明确享有优先权的最小单位是在后申请权利要求中记载的技术方案，而不是其中的某个具体技术特征，这就要求将技术方案整体进行比对。

其次，明确比较对象是在后申请权利要求书的技术方案，和在先申请的文件（即在先申请的说明书和权利要求书，不包括说明书摘要），在后申请说明书中记载的内容不影响优先权的判断。

最后，比对的方式是将在后申请中各项权利要求的技术方案与作为优先权基础的在先申请文件（即其说明书和权利要求书）进行比较。只有当在后申请要求保护的技术方案不超出在先申请文件的记载范围时，才能认为两者属于“相同主题”，在后申请才可以享有在先申请的优先权。

结　语

法律法规永远是抽象的，而具体的情况是复杂多变的，如何根据法律法规的原则宗旨，解决具体的问题，从而实现立法的目的是我们每一个执法者应该终身探讨和学习的大问题。上述这个案例及其分析是我个人在现阶段实际操作中，根据现有的法条以及规定，参考国外相关处理方式，做出的一点思考和建议，欢迎大家共同探讨。

参考文献

1.国家知识产权局学术委员会课题报告《关于优先权的研究》（专利审查协作中心 2006.9-2007.9）.

2.白晓慧.论我国专利优先权制度.法制与社会，2012（08）：32-33.

3.吴離離.对专利优先权制度的正确认识与合理运用.中国专利与商标，2011（3）：48-45.

4.艾变开 等.关于两种优先权判断理论的比较研究.中国发明与专利，2012（1）：106-110.