李小龙遗产方申请李小龙原名商标被认恶意

管理已故影视演员李小龙（Bruce Lee）权利的实体“李小龙公司”（Bruce Lee Enterprises, LLC），日前在与英国一家戏剧公司展开的商标战中败下阵来。上周三（8月8日），英国知识产权局（UKIPO）宣布了其决定，同意了英国Barisons戏剧制作有限公司（Barisons Theatre Productions Limited）的商标异议请求。

然而，英国知识产权局此次认定，李小龙公司在第41类的戏剧服务上申请李小龙原名“李振藩”的英文商标“Jun Fan”属于恶意申请，似乎有些出人意料。

背景：合作不成，上演商标版“延禧攻略”

李小龙公司2016年8月15日在第9类等若干商品或服务类别上申请注册商标“Jun Fan”（“振藩”），其中就包括第41类的“剧院表演”等服务。“李振藩”正是李小龙的原名。

那么，为何李小龙公司突然想起注册“Jun Fan”商标呢？原来，戏剧制作公司Barisons曾计划在英国启动“振藩：李小龙音乐剧”（Jun Fan: the Bruce Lee Musical），并在此前与李小龙公司就此计划进行过沟通。但双方并未达成合作。

Barisons于是便就李小龙公司的“Jun Fan”商标向英国知识产权局提出异议申请。Barisons声称，李小龙公司提交商标申请，是一种阻止策略，并且丝毫没有使用该商标的意图，因此他们才对该申请提出异议，并认为该申请具有恶意且应依据英国《1994年商标法案》第3(6)条款被拒绝在第16类和第41类商品或服务上注册。

面对Barisons对抗李小龙公司申请商标的坚定决心，李小龙公司也毫不示弱。李小龙公司提交了一份否认对方观点的反驳，表示其提交申请是为了“保护由李小龙先生于20世纪60年代至70年代首创的知识产权”，其保护措施是“考虑到其先前和未来的业务拓展、目前和未来在英国及欧盟其他国家的在线销售，以及其防御工作"，扩大李小龙品牌在英国的影响力。

或许是为了给自己增加获胜的希望和信心，2017年2月3日，Barisons自行提交了一份注册“Jun Fan the Musical”（“振藩音乐剧”）商标的申请，也是在第41类戏剧制作和音乐剧等服务上。

对于这样的举动，李小龙公司自然是兵来将挡水来土掩，对该商标申请提出异议。异议基于三点理由：

首先，李小龙公司认为自身拥有相同服务上的在先申请。

其次，李小龙公司表示，由于暗示李小龙公司和Barisons之间存在“密切关系”，Barisons的申请可能构成虚假陈述。

最后，由于李小龙公司拥有李小龙的所有知识产权，并且曾写信给Barisons明确表示反对该制作，因此该公司认为Barisons的申请是恶意的。

李小龙公司因而认为应依据《1994年商标法案》第5(2)(b)、5(4)(a)和/或3(6)条款拒绝注册Barisons所申请的这一商标。

决定：恶意申请，李小龙公司“振藩”商标申请遭拒

此次英国知识产权局对双方之间的异议进行了合并审理，并于8月8日作出决定。

一、关于李小龙公司申请注册的“Jun Fan”商标

焦点一：“Jun Fan”在英国是否拥有声誉？

负责审理该案的英国知识产权局官员Allan James表示，李小龙公司未能证明，“Jun Fan”（“振藩”）这一名字在其意欲申请商标的相关时间点在英国拥有其所要保护的声誉。

Allan James of the IPO said that BLE had failed to show that the name Jun Fan has a reputation in the UK at the relevant date of the applied-for trademark.

他认为，没有证据表明相关日期之前李小龙公司在英国开展过任何业务，也无法说明李小龙作为表演者的声誉在其去世45年后对于英国消费者而言仍然存在，振藩作为李小龙的原名在英国并不知名。

对于李小龙公司方面提供的关于在社交媒体上提及”Jun Fan Jeet Kune Do"（“振藩截拳道”）或在YouTube上发布视频的证据，James认为其数量并不多，且似乎是指李小龙创立的功夫形式而非其本人，“不是每个知道‘振藩截拳道'的人都知道振藩是李小龙的出生名，即便对于知道的人而言，在’振藩截拳道‘一词中使用这些词也仍是对功夫形式的提及而非其本人。

焦点二：“振藩”是李小龙出生名的事实是否申请商标的“合理商业理由”？

James认为，李小龙以其艺名而在商业上知名，所以“振藩”是李小龙出生名的事实并未为李小龙公司在英国在被异议商品或服务上申请注册该商标提供“合理商业理由”。但James指出，Barisons还须证明该申请是出于“不被允许的目的”才能得出恶意注册的结论。

而Barisons表示，这一“不被允许的目的”，就是李小龙公司仅仅是想用该商标来阻止Barisons提出的音乐剧制作，李小龙公司知晓音乐剧将被称为“振藩：李小龙音乐剧”。

James认同Barisons的观点。他认为没有证据证明在任何其他国家或地区内，李小龙公司的在先商标申请涵盖第41类服务中的戏剧表演服务，并称李小龙公司也并无提供此类服务的意图，而李小龙公司在英国申请注册的类别涵盖了第41类中的戏剧表演，因此“李小龙公司的商标单纯是一种用于阻止Barisons所提出音乐剧的阻碍方法，在缺乏使用商标意图的情况下，李小龙公司的行为不满足商业行为的标准，构成恶意行为”。

对于第41类中的体育和文化活动，以及第16类的艺术印刷品、海报等商品或服务，James认为李小龙公司此次申请注册商标与之前在1997年至1999年在中国大陆、香港、美国申请商标相隔太久，却与跟Barisons接触的时间十分接近，所以认为也可能是李小龙公司阻止策略的一部分。

综上，James依据《1994年商标法案》第3(6)条款，认定李小龙公司在第41类的戏剧表演服务上构成恶意申请，因此拒绝了李小龙公司在该服务上的申请，也拒绝了李小龙公司在第16类若干商品上的申请。不过他仍允许李小龙公司在所申请的其余类别上以及第41类的教育等服务上注册该商标。

二、关于Barisons申请注册的“Jun Fan the Musical”商标

焦点一：是否与在先“Jun Fan”构成近似？

李小龙公司对Barisons所申请注册的“Jun Fan the Musical”商标提出异议的理由之一，便是自身拥有相同服务（第41类的戏剧表演）上的在先申请（依据第5(2)(b)条款）。然而由于James已经拒绝了李小龙公司在先的“Jun Fan”在第41类的戏剧表演上的注册，因此问题就变成了，Barisons在原创歌曲、原创剧本类（James认为可理解为歌曲创作服务、剧本写作服务）上的“Jun Fan the Musical”申请，是否与除戏剧表演外商品或服务上的“Jun Fan”近似且注册在相同或近似的商品或服务上，而存在混淆可能性。

首先，关于商品或服务类别是否相似，James认为，武术训练服务在本质、使用目的和使用方法上与戏剧表演服务不同，分析欧盟法院的判例，也不能得出两种服务互补的结论。

“我没有忽视李小龙既创办武术训练学校（在美国）也是一个艺人的事实。然而这与其说是规则，似乎不如说是一个例外。没有证据表明武术训练服务提供者通常还提供任何类型的娱乐服务，遑论音乐剧。”因此，James认定李小龙公司的服务与现场戏剧表演并不相似，更不用说Barisons的其他服务。

其次，关于一般消费者，James认为，双方服务的一般消费者很可能是一般公众的成员，戏剧和/或音乐剧娱乐服务的受众，在选择服务提供者时，可能会付出一般程度的注意。

再次，关于在先商标的显著特征，James认为，“Jun Fan”一词对于英国公众而言是不熟悉的，即便是知道振藩截拳道的人，也不太可能认为该词在武术训练服务上十分显著。对于此前未曾见过“Jun Fan”一词的人，“该标记可能就像无意义单词的不寻常组合”。同时也没有证据证明该商标在Barisons的商标申请前通过使用增强了自身显著性。

第四，关于标志的近似性，James表示，两件商标“显然高度近似”。

第五，全球范围内的混淆可能性。James认为，尽管两件商标之间高度近似，但在Barisons的商标申请时不具有混淆可能性，第41类（除戏剧服务外）“Jun Fan”在先商标与Barisons的申请并不近似，或并不近似得足以使得一般消费者认为其为相同服务或经济上相互关联的公司，“Jun Fan”并不具有最高水平的显著性；即使某些服务似乎有些相似，但并不足以使得一般消费者认为争议商标是由相同或关联的公司所使用。

焦点二：是否构成向公众虚假陈述？

李小龙公司依据第5(4)(a)条款声称，在其申请所涵盖的服务上使用Barisons的商标将是向公众进行虚假陈述，因为这样做暗示（a）服务是由对手提供或经其同意提供，或（b）以李小龙作品为特色，或（c）李小龙公司在服务的制作中起主要作用，或（d）与李小龙公司存在“密切关系”，而这些并不存在。

James分析称，使用“Jun Fan the Musical”并不意味着所提供的服务是李小龙的作品；1973年去世的李小龙本人不可能认可Barisons的服务，随后管理其权利的李小龙公司等未在英国开展业务，没有理由认为英国公众应当期望该标志使用者得到李小龙公司的认可；没有证据表明“Jun Fan”在英国公众中是识别李小龙的显著性词语。因此，他认定，无论李小龙的武术表演产生的声誉在相关日期是否仍然存在于英国，使用“Jun Fan the Musical”都不会构成向公众的虚假陈述。

由于第3(6)条款（恶意申请）的事由不能独立于第5(4)(a)条款事由而成立，而“Jun Fan the Musical”不会构成向公众的虚假陈述，第5(4)(a)条款事由未获得支持，因此第3(6)条款事由不再需要考虑。

结   论

综合以上分析，James部分支持了Barisons对3180360号“Jun Fan”申请的异议，该申请将在第16类的艺术印刷品、海报等服务以及第41类的戏剧表演服务上被拒绝注册，其余类别保留注册；但驳回了李小龙公司对Barisons申请的异议，Barisons的申请将可以获准注册。

李小龙公司的异议宣告失利，并须支付给Barisons 550英镑（约合人民币4825元）。李小龙公司仍可以提起上诉。