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巴黎公约or PCT, how to choose?

发布时间:2018-08-13 来源:智信禾知识产权 作者:佩琪
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前不久中美贸易战如火如荼,成为普通老百姓茶余饭后谈资的同时也使得知识产权更多地受到普罗大众的侧目,越来越多的人关注了知识产权,越来越多的中国申请人让自己的专利走出去。

中国申请人到国外申请专利主要有两条途径:PCT国际申请途径和巴黎公约专利申请途径。

巴黎公约途径是指申请人依据外国专利法,按照巴黎公约作出的专门规定,在首次提出本国国家专利申请后12个月(发明和实用新型)或者6个月(外观设计)内向外国专利主管机关就相同主题提出申请,并要求享有优先权的途径。

PCT是英文Patent Cooperation Treaty的缩写,即专利合作条约,它是巴黎公约下一个方便专利申请人获得国际申请的国际性条约,实质是对巴黎公约的一个补充,是对巴黎公约成员国开放的一个特殊协议。目的就是为了简化以前确立的在几个国家申请专利保护的方法,使其更为有效和经济。

巴黎公约和PCT的主要区别在于:

第一,二者的受理的申请类型不同。巴黎公约途径可以受理发明、实用新型和外观设计三种类型的发明创造,而PCT途径只能受理发明和实用新型。所以申请人如果需要在外国申请外观设计的专利保护,就只能选择巴黎公约这一种途径。

第二,进入国家审查阶段所花费的时间、费用以及确定进入国家的时限不同。对于同一个在先申请,如果通过巴黎公约途径进入其他国家,进入国家的期限为该在先申请的申请日起12个月内,这期间需要确定进入哪些国家,进入几个国家就交几个国家的申请费,相对来说做决定的时间和准备费用的时间都比较短。如果通过PCT途径进入国家,在进入国家之前,有一个国际阶段,交一个国际阶段的申请费,可以争取一个从在先申请的申请日起30个月的进国家期限,其进入国家阶段的过程与巴黎公约途径的国家阶段相同,但是进入期限被延长了18个月,申请人需要多付出的是国际阶段的申请费。PCT途径,因为多了18个月的考虑期,申请人对于最终进入的国家可以充分考虑,也有更充足的时间准备相应的费用。

第三,审查方式不同。通过巴黎公约途径申请外国专利,审查方式走国家正常程序,时间相对较短;选择PCT途径进国家,在进入国家阶段之前有一个国际阶段,受理局提供国际检索报告和书面意见参考,因为多了一个国际阶段,所以通过PCT途径进入国家阶段的申请,申请时间相对于巴黎公约途径直接进入国家的情况,多了一个国际阶段的时间。

第四、审查效力问题。通过巴黎公约途径申请外国专利,其本身就是国家申请;选择PCT途径进国家,在国际阶段后,只有进入国家阶段,才能变成国家申请。即PCT申请如果最后不进入国家阶段,其实际上是没有国家效力的,即申请人只能通过PCT申请专利,不能直接通过PCT得到专利。要想获得某个国家的专利,专利申请人还必须履行进入该国家的手续,由该国的专利局对该专利申请进行审查,符合该国专利法规定的,授予专利权。

第五、通过率的问题。巴黎公约和PCT均是申请途径,同一个专利申请,不论选择何种方式进行专利出口申请,均不会对该专利申请的技术本身产生影响,而且不论何种途径进行申请,最终均需要落地到国家阶段,由具体国家或者地区的专利局的审查部门对专利申请进行审查。所以一般意义上来说,两种途径对通过率本身影响不大。 

以下通过表格把上面提到的情况做了个简单的梳理。

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综上所述,当申请人希望进行出口专利申请时,具体选择何种申请方式,可以结合希望该发明创造进入的国家数量、预算、该技术的国际市场预估等方面综合进行考虑。

需要说明的是,在出口申请文本准备方面,在不违背优先权的基础上,可以根据需要,例如为了适应各国专利制度,对PCT申请的申请文件进行必要的适应性修改,或者进行一些必要的实质性修改。

修改时可以主要考虑:优先权申请中的保护客体是否全面,例如是否包含了计算机可读存储介质等;发明所应用的硬件或者软件执行环境是否有介绍;上位的技术特征是否有丰富的下位概念或者应用场景来支撑;发明的区别技术特征说明的是否足够充分,区别技术特征相关联的特征点是否有详细的说明。

另外,在说明书的行文中,要审视一下优先权文件中是否存在上下文中遗漏主语或者宾语的现象。进行出口申请的专利,基本上在进国家阶段都会涉及到翻译的问题,以英文为例,由于英文的文法、结构性比中文要强,很多时候,中文看着通顺的句子,在后期中翻英时,会发现在中文看起来没有问题的字句,写成英文时似乎有漏洞或不够完美,例如后续翻译过程中会出现找不到动作执行主体或者动作的操作对象的情况。

专利出口申请是个专业性很强的工作,所涉及的内容和需要注意的问题比较多,笔者在这里对比较突出的几点进行了一些梳理,希望能够给大家一些提示。

 

我们相信,以专利出口申请为基础,中国企业一定能够在国际市场走的更为坚定,“中国制造 Made in China”转向 “中国创造Created in China”不会很远。

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