等同侵权需要当事人主张吗？

作者：徐卓斌  上海市高级人民法院

发明及实用新型专利侵权诉讼中，如何适用等同理论确定专利权保护范围向属难题，其疑难不仅在于等同理论的适用标准不易把握，关于适用等同理论是否需要权利人主张、法院可否主动适用等同理论确定专利权保护范围，亦争论不休。有观点认为（似乎也是目前实践中的通行做法），适用等同理论需权利人明确主张，法院不应主动适用等同理论确定专利权保护范围。该观点的立论前提是，等同理论突破了专利权利要求限定的保护范围，属法律给予的额外和例外的保护，因此需要当事人在诉讼过程中明确主张，不主张则视为放弃；法院如主动适用等同理论，相当于代替权利人主张权利，有违民事诉讼中的当事人处分原则。从等同理论的目的和性质看，上述观点值得商榷，具体分析如下：

一、等同是事实问题

专利侵权属民事侵权范畴，其侵权构成与一般民事侵权并无二致，所考虑者无非加害行为、损害结果、因果关系、主观过错四要件。由于专利权保护的客体为无形之技术方案，导致是否存在加害行为成为专利侵权诉讼中的主要争议点，即运用全部技术特征规则判断被告产品使用的技术方案是否完全覆盖了原告专利技术方案，如全部覆盖则意味着被告实质上使用了原告专利技术方案，或者说被控侵权产品或方法落入了原告专利权保护范围，至此被告之加害行为得以确认。专利权保护范围依据专利权利要求确定，权利要求如同文字构成的围墙，说明书和附图可用于解释权利要求，但以文字、图表等描述技术方案常有未逮之处，如严格依据权利要求字面确定保护范围，当被告实质上使用专利技术方案而形式上存在区别时，可能使其逃脱侵权指控。这种情况下，严格、机械地依据权利要求文字确定专利权保护范围对权利人而言并不公平，有必要运用等同理论使权利要求这一“文字围墙”保持一定弹性，以应对实践中被告的实质侵权之举。适用等同理论是依法适度扩展权利要求保护范围，质言之，虽然等同理论在制度设计上属于例外，但在法律适用时乃应有之义而难言属例外保护，其作用是判断被告的行为是否落入专利权保护范围即该行为是否属于加害行为，所解决的仍是事实认定问题，也只有该事实问题解决后，才有继续认定其他侵权构成要件是否具备之必要。适用等同理论当然有其法律标准，但判断等同理论下被控侵权产品或方法是否落入专利权保护问题，是一个事实问题而非法律问题。对于事实问题，从法院审理案件应当全面查清案件事实的角度看，在诉讼中只能通过两造证据攻防予以认定，不存在权利人是否主张的问题。

二、法院应主动释明

既然被控侵权产品或方法是否在等同理论下落入专利权的保护范围是一个事实问题，则法院应当主动查明而无需等待当事人主张。实践中，原告往往主张被控侵权产品或方法落入专利权保护范围进而被告构成侵权，而不具体指明技术特征究竟是相同还是等同，或者只指控相同而不提及等同，此时不能认为原告未主张等同并进而认为其已放弃基于等同理论可主张的权利，或可认为其已就相同及等同侵权概括地提出了主张，法官应主动向其释明法律并询问其是否放弃相应权利。原告在法官释明并征询意见后，应当作出明确的意思表示，如表示不放弃相应权利的，则应陈述相应技术特征如何构成等同，即依法阐明两技术特征之间在手段、功能和效果方面的实质相同之处，被告亦须做出相应抗辩。如缺失此过程，则技术特征是否等同的事实未予查明。对于技术特征相同双方达成一致意见的，可直接作为事实予以认定。如相同侵权主张在一审中未得到支持，原告进而在二审中提出等同侵权的主张，基于基本事实未查清以及不能剥夺当事人上诉权的考虑，二审法院最佳处理方案是发回重审。

三、权利人可明示放弃

专利侵权诉讼中原告的权利基础有赖于权利要求保护范围的确定，所谓的相同侵权，其权利基础在于权利要求的字面范围，所谓的等同侵权，其权利基础在于适用等同理论依法扩张权利要求字面界定的保护范围，认定被告产品或方法落入原告专利权保护范围即认定被告实施了加害行为。权利人有权对其权利进行处分，其实施了何种处分行为，应依据其真实意思表示确定。基于等同理论扩张的保护范围，权利人当然可以通过明确作出意思表示而放弃，比如庭审中针对法官的询问明确答复不主张等同侵权。当事人对于等同问题的沉默，不应认定为权利人对其基于等同理论的权利的默示放弃。案件审理中，被告也可以主动提出相应技术特征之间不构成等同。当前司法实践中，对于技术特征之间是否等同当事人往往不进行证据攻防，似乎使等同问题变成了纯粹的法律问题，但是否等同本质上是事实问题，权利人就此负有举证责任，被告亦可举证反驳。对于原告仅主张等同而不具体说明两技术特征之间如何在手段、功能、效果方面实质相同的，应认为其未尽初步举证义务而承担举证不能的法律后果。

小结

等同理论是界定专利产权的法律技术，目的是公正且准确地界定专利技术方案的保护范围，据此可判定被告是否侵入了专利权保护范围即是否实施了加害行为，因此技术特征之间是否等同性质上仍属事实认定问题，即使原告未明确主张所谓的等同侵权，法院也应主动释明并展开事实调查，只有原告明示放弃的才能认定其对基于等同理论所享有的权利进行了处分。对于原告仅主张等同而不作具体陈述及举证的，可依证据规则驳回其主张。