2017年江苏法院知识产权司法保护十大案例（专利）

1.涉及职务发明认定的专利权权属纠纷案

案号：南京中院（2015）宁知民初字第130号

江苏高院（2016）苏民终988号

原告：南京伟思医疗科技股份有限公司

被告：南京麦澜德医疗科技有限公司

第三人：史某某、杨某某、周某、杨某

【裁判要旨】

专利证书所记载的发明人仅是名义上的发明人，专利证书并不具有证明实际发明人的当然效力。当异议人对记载在专利证书上的发明人身份提出异议，并提交了相应的合理怀疑证据时，被告仍需就专利权证书上记载的发明人为实际发明人提交相关证据予以证明。

在判定某一发明创造是否为职务发明时，应充分运用现有法律关于民事证据的相关规定来认定相关事实，即依照法定程序，全面、客观地审核证据，从各证据与案件事实的关联程度、各证据之间的联系等方面进行综合审查判断。在具体判断过程中，应遵循法官职业道德，运用逻辑推理和日常生活经验，对证据有无证明力和证明力大小独立进行判断，并公开判断的理由和结果。

【基本案情】

南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称伟思公司）系一家专业从事医疗器械等产品的研发、生产、代理销售的企业。史某某、杨某某、周某均为伟思公司的前员工，分别为伟思公司研发部、产品部、质量部负责人。自2010年起，伟思公司先后申请了十多项专利，这些专利发明人中包括史某某、杨某某以及周某。2013年1月16日，南京麦澜德医疗科技有限公司（以下简称麦澜德公司）登记成立，经营范围与伟思公司基本相同，杨某为公司股东之一，其他股东均是史某某、杨某某以及周某的亲友。麦澜德公司成立后，史某某、杨某某先后从伟思公司离职，并入职麦澜德公司工作至今，分别担任副总经理、总经理。2014年8月，伟思公司发现周某以其配偶名义入股麦澜德公司并将伟思公司技术泄露给麦澜德公司后，遂将周某开除。

2012年11月5日，杨某申请了名称为“一种阴道电极”专利号为201210435831.2的发明专利，即涉案专利。2013年9月13日，涉案专利申请人变更为麦澜德公司，2014年4月16日，该专利获得授权并公告，专利权利证书上记载发明人为杨某，权利人为麦澜德公司。伟思公司认为，杨某本身没有医疗器械行业从业以及相关研究的经历，涉案专利的实际发明人应为史某某、杨某某、周某。该三人在伟思公司任职期间，受伟思公司的工作任务指派，长期利用公司的资金、场地、设备、原材料及不对外公开的技术资料进行与涉案专利有关的科研开发，因此涉案专利对应的技术成果属于以上三人在伟思公司工作期间的本职工作，也是伟思公司分配给其研究项目下的工作内容，涉案专利属于职务发明，其专利权归伟思公司所有。麦澜德公司辩称诉争专利系由杨某完成，麦澜德公司从杨某处受让了该专利，史某某、杨某某、周某并非诉争专利的实际发明人，更与史某某、杨某某、周某在伟思公司处的职务无关，权属应归麦澜德公司所有。

【法院认为】

南京中院一审认为：

1.杨某不具备研发涉案专利的工作经验和研发涉案专利的专业知识和研发能力，结合涉案专利申请、转让的事实，杨某不是该专利的发明人。

2.伟思公司早已形成了涉案专利的研发方向和研发思路，也已经形成了包含涉案专利技术最主要部分的技术方案，史某某、杨某某、周某具有研发涉案专利的工作经验和专业能力，长期从事与涉案专利相关的技术工作，对涉案专利的创造性作出了实质性贡献，故涉案专利的实际发明人系史某某、杨某某和周某，属于他们的职务发明，专利权应归伟思公司所有。

3.2012年，史某某、杨某某尚未离职就策划成立与伟思公司有市场竞争关系的公司，且将涉案专利产品作为拟成立公司的主要技术和产品，现二人分别在麦澜德公司处担任副总经理和总经理职位。周某被伟思公司解除了劳动合同关系后在麦澜德公司担任售后经理一职。可见，史某某、杨某某、周某等离职和跳槽行为早有预谋。杨某某、史某某、周某三人为规避法律，故以杨某的名义进行了专利申请，后再由杨某将该专利转让给麦澜德公司，利用公司法律人格独立的特点，为己谋利。

综上，南京中院一审判决涉案专利属于职务发明，专利权应归伟思公司所有。麦澜德公司、史某某、杨某某、周某、杨某不服一审判决，向江苏高院提起上诉。

江苏高院二审认为：

一、现有证据不足以证明杨某是涉案专利的发明人。

我国专利申请过程中，并不对申请文件中所记载的发明人作实质性审查，专利证书上所记载的发明人仅是名义上的发明人，专利证书并不具有证明实际发明人的当然效力。因此，当伟思公司对记载在专利证书上杨某的发明人身份提出异议，并提交了相应的合理怀疑证据时，杨某仍需就其为实际发明人提交相关证据予以证明。但杨某就涉案专利的发明过程、专利申请、专利申请权转让的过程等所作陈述，或无确切证据予以证实，或无法得到事实的印证，甚至部分陈述之间相互矛盾，其对涉案专利所属领域的知识缺乏基本的了解，故难以采信其系涉案专利发明人的主张。本案一审中，杨某在庭审中口述了涉案专利的发明动机和发明过程，但当一审法院根据其陈述要求其提交保存在电脑中的相关资料时，其却以搬家过程中电脑丢失为由未予提交；杨某在系列案件庭审中先称其可以熟练操作ProE软件，且是通过该软件进行涉案专利的绘制，但当一审法院要求其当庭演示使用该专业软件时，其体现的对该软件的操作技能无法达到绘制涉案专利附图的能力；杨某对涉案专利所属领域的国内外厂家生产的与专利同类产品基本无法辨识区分；杨某对涉案专利所涉及的导电硅胶的电阻大小、电极的检测方法、生物相容性要求和国家标准、专利产品的尺寸参数、市场同类产品的价格等问题均无法做出回答；杨某庭审中陈述其将涉案专利的申请权转让给了麦澜德公司，且麦澜德公司没有对涉案专利技术进行改进，但涉案专利申请权转让《协议书》上的签字亦非杨某本人所签，且在之后的庭审中其又称麦澜德公司对涉案专利方案进行了改进；在作出涉案专利的发明之前，杨某没有涉案专利技术领域相关的学习、从业经历，杨某虽在上诉理由中对以上种种矛盾和不合常理之处进行了解释，但仅系简单的辩解，并未提交实质性证据予以佐证，故对其该上诉理由不予采信。

二、涉案专利属于杨某某、史某某、周某等的职务发明，专利权应属伟思公司。

首先，杨某某、史某某、周某应认定为涉案专利的实际发明人。一方面，正如一审判决所指出，根据史某某、杨某某、周某等人在伟思公司工作经历，三人均完全具备研发涉案专利的专业知识和研发能力，掌握了涉案专利核心技术，亦有利用伟思公司技术成果为己谋利的动机和故意，而以杨某为发明人名义申请涉案专利系规避法律，理由不再重复。另一方面，杨某并非涉案专利实际发明人，而涉案发明又不会无故产生，再考虑到涉案专利的专利代理机构及代理人与伟思公司同时间段内申请的多项专利为同一机构、同一代理人，伟思公司的上述专利的发明人中，均有史某某、杨某某和周某，而且史某某也在本案中自认，在涉案专利申请权从杨某转让至麦澜德公司之后，答复知识产权局审查意见通知书的相关事宜，均是由其负责跟进并完成。因此，从涉案专利以及相关专利的申请信息亦可看出，涉案专利的完成与史某某、杨某某和周某等人具有密切关联。综上，结合杨某某、史某某、周某三人的职业经历及技术背景，相互之间以及与伟思公司、麦澜德公司之间的利益关系，涉案专利的申请信息和技术内容，史某某、杨某某、周某关于其并非涉案专利实际发明人的自我否认难以采信。

其次，涉案专利属于杨某某、史某某、周某执行伟思公司任务所完成的发明创造，为职务发明，专利权权属应归伟思公司。伟思公司在本案中提交了大量的证据，证明涉案专利与杨某某、史某某、周某等人在伟思公司所从事的工作有关，具体理由与一审判决基本相同，不再赘述。需特别指出的是，麦澜德公司等上诉主张涉案专利与伟思公司的阴道电极套专利是不相同的，因此涉案专利与伟思公司没有关系。对此二审法院认为，在职务发明的认定中，并非只有当原告单位能够举出包含了与诉争专利技术完全一致信息的相关证据时，才能将诉争专利认定为属于原单位职工的职务发明。本案中，虽然伟思公司的实用新型专利采集肌电的导电部分是不锈钢片，而涉案专利为可注塑的导电材料（导电硅胶），但从伟思公司提交的证据可以看出，伟思公司在涉案专利申请前已经认识到了采用不锈钢片材料的不足，进行了用导电硅胶作为替代材料的研究工作，并提出了阴道电极套的技术方案，该技术方案的思路就是以导电硅胶电极取代传统的金属片电极，从而达到一次性使用的目的，这与涉案专利技术方案极其相关，一审法院据此认定涉案专利属于职务发明具备事实和法律依据。二审法院遂驳回上诉，维持原判。

麦澜德公司不服二审判决，向最高人民法院申请再审。最高人民法院审理后认为：审判人员应当依照法定程序，全面、客观地审核证据，依据法律的规定，遵循法官职业道德，运用逻辑推理和日常生活经验，对证据有无证明力和证明力大小独立进行判断，并公开判断的理由和结果。审判人员对案件的全部证据，应当从各证据与案件事实的关联程度、各证据之间的联系等方面进行综合判断审查。本案中，杨某在一审诉讼程序中诉争专利的发明过程、专利申请情况、专利申请权的转让过程等作出的陈述，或无证据予以证实，或无法得到事实的印证，并且杨某的前后陈述还存在严重矛盾。此外，杨某没有诉争专利技术领域的相关学习、从业经历。因此，本案现有证据不能证明杨某是诉争专利的发明人。综合全案证据可知，伟思公司在2011年就开始针对涉案专利所要解决的技术问题进行了立项研发，史某某、杨某某、周某参与了研发过程。再结合麦澜德公司成立时间、背景、股东构成可以认定，涉案专利的实际发明人为史某某、杨某某、周某，其以杨某的名义申请诉争专利是为了规避法律，将诉争专利利益输送给与伟思公司构成同业竞争的麦澜德公司。诉争专利系史某某、杨某某、周某为执行伟思公司的任务而完成的职务发明创造，专利权应归属于伟思公司。综上，驳回再审申请。

【典型意义】

本案系涉及职务发明认定的专利权权属纠纷。此类纠纷的常见情形一般是单位与员工之间就员工所完成的发明创造的权利归属产生争议，即单位员工将在职期间或离职后一年内完成的发明创造以其个人名义申请专利并获得授权，员工为专利权人，而单位主张上述专利系员工的职务发明，权属应当归单位所有。此种情形下，双方对于员工为诉争专利的发明人身份不存在争议。而本案特殊性在于：诉争专利证书上记载的发明人并非原单位员工，而是与原单位没有关系的第三人，并且该第三人在提出涉案专利申请后，旋即将专利申请权转让给了第三人公司，也即本案被告。因第三人公司和名义发明人均与原告没有直接法律关系，故难以直接适用相关法律规定确定专利权归属，而需要结合专利法关于确认发明人身份和职务发明的相关规定予以判定。此外，由于专利法关于确认发明人身份和职务发明的规定又较为笼统，这就需要审判人员发挥审判经验，充分运用民事证据规则，综合全案证据认定相关法律事实，以作出公平公正的裁判。

在本案审理中，法院正是从证据规则和事实细节入手，首先排除了专利证书上所记载的、与原单位没有雇佣或委托关系的第三人为实际发明人的可能性；其次，对诉争专利的技术内容与离职员工在原单位的工作内容进行了技术比对，最终认定诉争专利系离职员工在原单位任职期间为执行原单位的任务而完成的职务发明创造。非常值得关注的是，法院在判定涉案专利权归属的同时，也依据查明的事实，对被告和第三人为规避法律、输送利益而故意以他人名义申请涉案专利的不正当行为进行了明确评判。本案意义不仅在于对今后可能出现的同类型案件具有重要的参考作用，还在于裁判尺度和结果充分体现了司法加强保护企业创新、引导创新主体诚信创业、公平竞争的态度，具有积极的社会效应。

2.涉功能性特征认定的侵害发明专利权纠纷案

案号：苏州中院（2014）苏中知民初字第00311号

江苏高院（2016）苏民终291号

原告：SMC株式会社

被告：苏州山耐斯气动有限公司、神驰气动有限公司

【裁判要旨】

原告对于权利要求中的某一技术特征并非“功能性特征”负有举证责任。并非所有以功能或者效果表述的技术特征都为最高法院司法解释所规定的“功能性特征”。对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，如果本领域普通技术人员仅阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的，则不应将该技术特征认定为“功能性特征”。如果教科书、工具书等资料中已经记载了能够实现相同功能或者效果的具体实施方式，则此种情形即能够证明“本领域普通技术人员仅阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式”。对此以功能和效果表述的技术特征的技术内容，应限于那些已为本领域普通技术人员所知晓的实施方式，不应当作无限扩张，理解为所有能够实现相同功能或者效果的实施方式，否则将会使得专利保护范围与技术贡献失衡，挤压创新空间。

【基本案情】

SMC株式会社系名称为“电磁阀”、专利号为ZL02130310.X号发明专利（以下简称涉案专利）的专利权人。其于2013年发现苏州山耐斯气动有限公司（以下简称山耐斯公司）销售神驰气动有限公司（以下简称神驰公司）制造和销售的多款型号电磁阀产品（以下简称被诉侵权产品）侵害了其涉案专利的专利权，遂向苏州中院提起诉讼，请求法院判令山耐斯公司和神驰公司停止制造和销售被诉侵权产品，神驰公司赔偿其各项经济损失及合理费用共计100万元。

涉案专利的权利要求1为：“一种电磁阀，包括阀和螺线管，该阀具有通过接近或远离阀壳体内的阀座而切换流路的阀芯，该螺线管在接近或远离上述阀座的方向驱动上述阀芯，而且该螺线管具备构成通电系的通电端子，其特征在于：上述阀壳体由具有电气绝缘特性的合成树脂构成，在把上述螺线管的通电端子插入到在上述阀壳体上的与螺线管的结合面上开设的端子插入孔内的状态下，固定上述螺线管和阀，在上述阀壳体上设置：用于插入从该阀壳体的外侧一直延伸到上述端子插入孔内的通电端子且与该通电端子电气连接的接触端子的开口”。涉案专利说明书第5页记载：“如图1～图3及图7所示，上述螺线管2构成为，嵌入式地固定铁心32于缠绕线圈31的线圈骨架30的一端，同时滑动自由地嵌入受该固定铁心32吸附的可动铁心33，通过围绕线圈31周围构成螺线管2外周的磁性罩34及位于该磁性罩34和可动铁心33之间的磁极35形成线圈31周围的磁性回路”。

在SMC株式会社提起本案诉讼之前，其曾以乐清市迈得发自动化设备有限公司（以下简称迈得发公司）生产、销售的部分SY系列电磁阀产品侵犯了涉案专利为由，向上海市第二中级人民法院提起侵害发明专利权纠纷之诉【（2013）沪二中民五（知）初字第51号】。在该案中，该院委托技术鉴定并由工信部鉴定所作出第136-1号报告（以下简称第136-1号鉴定报告）。该报告认为，被诉SY系列电磁阀产品的技术特征B3为“螺线管由一端开口的磁性罩、内装线圈、线圈骨架、移动铁芯、磁极板等部件组成，在接通或关闭电源时，线圈驱动铁芯进而驱动推杆、阀芯，在接近或远离阀座方向上做轴向位移”，而涉案专利权利要求1对应技术特征A3为“该螺线管在接近或远离上述阀座的方向驱动上述阀芯”。由于A3未逐个列出螺线管各部件及其与阀芯之间的互动关系，仅列出螺线管的功能效果为在接近或远离上述阀座的方向驱动阀芯，因此A3为功能性技术特征，需要通过说明书及其附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。而根据说明书第5页第2自然段及附图1至图3及图7，A3螺线管的技术特征应限定为包括固定铁心、线圈、线圈骨架、可动铁心、磁极以及磁性罩。两者相比，B3中的螺线管缺少A3中的螺线管所具有的固定铁心，而以磁性罩的端壁部兼做固定铁心，故B3与A3该对应技术特征不同。

另，SMC株式会社还拥有名称为“电磁阀用筒形线圈”、专利号为ZL02130309.6的发明专利权，该专利系与涉案专利同日申请，并于2006年12月6日授权公告。该专利说明书第1页背景技术中记载的线圈构成包括有固定铁心，第2页发明内容记载为：“本发明的课题在于提供下述电磁阀用筒形线圈，通过使其它构件兼做固定铁心，可减少部件数目、简化装配工序，同时能够以更低的成本来制造”。

本案中，涉案专利权利要求1的前序部分技术特征“该螺线管在接近或远离上述阀座的方向驱动上述阀芯”（以下简称A3特征）的具体实施方式是否属于功能性特征，以及该技术特征的内容应如何确定是双方争议的焦点和法院审理的重点问题。SMC株式会社认为，A3特征并非功能性特征，其技术内容不能限于说明书中的具体实施例及其等同方式，退一步而言，即便被认定为功能性特征，被控产品的相应技术特征也与专利说明书实施例的相应技术特征构成等同特征；而神驰公司则抗辩认为，A3特征属于功能性特征，故该特征的技术内容应当由说明书第5页所记载的实现该功能（在接近或远离上述阀座的方向驱动上述阀芯）的具体实施例确定。由于被控侵权产品实现上述功能的实施方式与涉案专利说明书中所记载的具体方式既不相同也不等同，故被诉侵权产品未落入涉案专利权保护范围。

【法院认为】

苏州中院一审认为：

根据神驰公司在诉讼中确认以及第136-1号鉴定报告结论，被控产品与涉案专利权利要求1的技术特征相对比，缺少固定铁心，其余技术特征均相同。涉案专利权利要求1中“该螺线管在接近或远离上述阀座的方向驱动上述阀芯”的技术特征，系以能够实现的功能来进行表述的技术特征，其未对螺线管内各部件及其与阀芯之间的互动关系进行明确，属于功能性技术特征，对此应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式来确定该技术特征的内容。涉案专利说明书在其实施例及附图中阐述的螺线管包括固定铁心、线圈、线圈骨架、可动铁心、磁极以及磁性罩，而被控产品的螺线管则由磁性罩、内装线圈、线圈骨架、移动铁心、磁极板等部件组成，并不包括固定铁心，而是以磁性罩的端壁部兼做固定铁心。两者对比，不属于该领域普通技术人员无需创造性劳动就能联想到的替换方式，应属于不同的技术手段。

关于SMC株式会社又主张第ZL02130309.6号专利公开了以磁性罩的端壁部兼做固定铁心的技术特征，且与涉案专利使用固定铁心的技术特征均在被控侵权行为发生之前，属于“本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能联想到的”，故应构成等同的问题，一审法院认为，前述表述，系指就本领域普通技术人员而言，在被诉侵权行为发生日前，在该专利所属技术领域内，依当时的技术水平及技术认知能力而言的技术手段的惯常替换，SMC株式会社持有的现行有效的第ZL02130309.6号名称为“电磁阀用筒形线圈”的发明专利中，其披露的区别于使用固定铁心的背景技术，以磁性罩的端壁部兼做固定铁心系该专利的发明内容，恰恰进一步印证如前所述的两者不等同的结论，故SMC株式会社该主张无法律依据不能成立。综上，被控产品“以磁性罩的端壁部兼做固定铁心”该技术手段与涉案专利说明书中包括“固定铁心”的具体实施方式不同，其与涉案专利权利要求1记载的该对应技术特征既不相同也不等同，未落入涉案专利权的保护范围。据此，苏州中院一审判决：驳回SMC株式会社的诉讼请求。

SMC株式会社不服一审判决，向江苏高院提起上诉，认为：1.一审错误认定涉案专利“该螺线管在接近或远离上述阀座的方向驱动上述阀芯”为功能性技术特征，并由此错误地将涉案专利的保护范围缩小为涉案专利说明书实施例所描述的结构。2.一审未考虑等同侵权判定时应以被诉侵权行为发生时的技术水平为判断标准，从而做出了“以磁性罩端壁部兼做固定铁心”与“独立固定铁心”不构成等同的错误认定。根据ZL02130309.6号专利的说明书，该专利发明点就是用磁性罩端壁部代替固定铁心，因此自ZL02130309.6号专利的授权公告日（2006年12月6日）起，磁性罩端壁部代替固定铁心的技术方案就为本领域技术人员所普遍知晓，成为本领域一般的技术知识。本案被诉侵权行为发生在2013年，在此时用磁性罩端壁部代替固定铁心的技术方案相对于独立固定铁心，不存在创造性劳动。因此在被诉侵权行为发生时，两者的技术手段基本相同，功能和效果均相同，且属于本领域技术人员无需经过创造性劳动就能联想到的替换，故应至少构成等同技术特征。

二审期间，SMC株式会社提交了2011版《中国电力百科全书（第二版）》，用于证明螺线管结构是公知常识，涉案专利的“该螺线管在接近或远离上述阀座的方向驱动上述阀芯”技术特征不应被认定为功能性特征。该书第100页记载：“电磁阀由电磁部分、中间部件、阀座及手动操作器四部分组成，电磁部分由电磁线圈与磁芯构成，电磁线圈可接受运行人员或自动装置发出的指令励磁或失磁，磁芯受电磁线圈驱动；中间部件由磁芯带动，分直动式与先导式两种”。

江苏高院二审认为：

首先，根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（以下简称《专利法司法解释（二）》）的相关规定，并非只要是以功能或者效果进行限定的技术特征就必然是功能性技术特征，如果本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的，可以不认定为功能性技术特征。

其次，涉案专利的“该螺线管在接近或远离上述阀座的方向驱动上述阀芯”这一技术特征描述了阀芯、阀座以及螺线管之间的相互作用关系，限定了阀芯是在螺线管的作用下，接近或远离阀座，实现电磁阀的启闭。而根据SMC株式会社二审提交的新证据《中国电力百科全书（第二版）》所公开的电磁阀技术信息可知，“电磁线圈”相当于涉案专利的螺线管，“中间部件”相当于涉案专利的阀芯，“电磁线圈可接受运行人员或自动装置发出的指令励磁或失磁，磁芯受电磁线圈驱动；中间部件由磁芯带动，分直动式与先导式两种”相当于涉案专利“该螺线管在接近或远离上述阀座的方向驱动上述阀芯”。由于《中国电力百科全书（第二版）》为公开发行的书籍，且发行时间早于涉案专利的申请日，因此，其上记载的内容在本案的专利权利要求解释过程中应作为本领域普通技术人员所掌握的知识。由此，涉案专利权利要求所限定的阀芯、阀座以及螺线管之间的相互作用关系已经属于本领域普通技术人员的公知常识，本领普通技术人员在阅读涉案专利权利要求书时，能够清楚地理解“该螺线管在接近或远离上述阀座的方向驱动上述阀芯”是如何实现的，无需再从专利说明书的具体实施例中了解相关技术信息从而获知其具体实施方式。故第136-1号鉴定报告的鉴定意见不应采信，涉案专利的“该螺线管在接近或远离上述阀座的方向驱动上述阀芯”不应认定为功能性特征，更不应将该技术特征的结构限定为专利说明书的具体实施方式及其等同实施方式。

第三，被控产品的阀芯亦是在螺线管的驱动下接近和远离阀座，因此与涉案专利的“该螺线管在接近或远离上述阀座的方向驱动上述阀芯”这一特征相同。由于被控产品的其余技术特征与涉案专利对应技术特征均相同，因此根据全面覆盖原则，被控产品落入涉案专利权的保护范围。被控产品虽与专利说明书中所公开的具体实施例相比，缺少固定铁心，但如前所述，涉案专利的“该螺线管在接近或远离上述阀座的方向驱动上述阀芯”这一技术特征不能限定为说明书的具体实施方式，因此神驰公司关于被控产品因缺少固定铁心而不落入专利权保护范围的抗辩理由不予支持。

二审法院亦特别指出，在（2013）沪二中民五（知）初字第51号案以及本案一审中，当事人并未提交证明“该螺线管”及其实现“驱动上述阀芯”功能的内部结构是所属技术领域的普通技术人员普遍知晓的，并推翻第136-1号鉴定报告鉴定意见的相关证据，作出该案判决的法院是基于查明的技术事实将涉案专利“该螺线管在接近或远离上述阀座的方向驱动上述阀芯”认定为功能性特征。而在本案二审中，根据新证据，可以证明本领域普通技术人员在阅读涉案专利权利要求书时，能够清楚地理解“该螺线管在接近或远离上述阀座的方向驱动上述阀芯”这一技术特征，故二审法院在新查明的事实基础上，适用《专利法司法解释（二）》相关规定，认定该技术特征为非功能性特征。

综上，二审法院撤销一审判决，改判神驰公司、山耐斯公司立即停止侵害SMC株式会社涉案专利权的行为，神驰公司赔偿SMC株式会社经济损失及合理开支合计人民币15万元。

【典型意义】

功能性特征一直是专利理论研究和司法实践中的热点和难点。本案是首例适用《专利法司法解释（二）》第八条但书条款的案例，案情以及裁判过程集中反映了当前关于功能性特征司法认定以及侵权比对中所存在的一些共性问题。二审法院进行了积极、大胆的探索，在查明新事实的基础上，认定权利要求中的争议技术特征并非功能性特征，不应以说明书中的具体实施方式限定其技术内容。同时，需要注意的是，专利保护的是技术方案而非功能或者效果，故在一般情况下，专利权利要求一般应由结构、组分、步骤、条件或其之间关系等具有实质技术内容的技术特征组成。但事实上，绝大多数的发明创造都是在前人的基础上作出的改进，即便是原创性发明，其完整技术方案中也必然会含有与现有技术共有的技术特征，对这些出现在现有技术中并且已为本领域普通技术人员所熟知其实施方式的技术特征，没有必要再在权利要求中一一详细表述，可以对此进行合理适当的概括，最有效的方式就是采用功能或者效果性质表述来概括这些技术特征。故以功能和效果表述的技术特征的技术内容，应限于那些已为本领域普通技术人员所知晓的实施方式，不应当作无限扩张，理解为所有能够实现相同功能或者效果的实施方式，否则将会使得专利保护范围与技术贡献失衡，挤压创新空间。

本案二审在重新确定权利要求中的争议技术特征的技术内容后，将其与被诉侵权产品进行技术比对，最终认定被诉侵权产品落入涉案专利权的保护范围构成专利侵权。判决后被告自觉履行了二审判决确定的赔偿义务。本案二审法院就司法解释所确立的功能性特征排除标准所作的进一步细化及具体操作方法，既接受了司法实践的检验，又拓宽了专利侵权案件的裁判思维和方法。本案取得了良好的法律效果和社会效果。

7. 涉及“特种兵生榨椰子汁”知名商品特有的包装、装潢纠纷案

案号：南京铁路运输法院（2015）宁铁知民初字第00725号

南京中院（2016）苏01民终2553号

江苏高院（2017）苏民再215号

原告：湛江市苏萨食品有限公司

被告： 江苏恒大食品有限公司、盐城市彭城堂酒业有限公司、南京市江宁区格伦食品销售中心

【裁判要旨】

知名商品特有包装、装潢与外观设计专利权发生冲突时，对知名商品包装、装潢特有性的认定，应当从相同或近似设计使用的先后顺序、使用的正当性及外观设计专利权是否对知名商品包装、装潢的特有性构成实质性影响进行判断。当知名商品包装、装潢的设计以及使用该包装、装潢的商品投入市场推广销售的时间均早于外观设计专利申请日，且无证据证明外观设计专利产品已实际投入市场销售，从而影响知名商品包装、装潢的新颖性和独创性时，应当认定该知名商品的包装、装潢能够起到区别商品来源的作用，具备“特有性”。

【基本案情】

湛江市苏萨食品有限公司（以下简称苏萨公司）成立于2008年1月，经营范围主要为食品销售。2009年5月，其委托专业的设计公司采用独特的迷彩图案设计出包括“特种兵生榨椰子汁”在内的三款饮料的包装箱和标签，图案中都融入了苏萨公司“特种兵”商标的文字及图形元素。2010年11月、2012年2月，又对上述标签及纸箱设计平面图略作修改，修改主要是将装饰“特种兵”商标标识的图案，由桃形变更为五角星形，再变更为盾形（详见附图一）。2010年3月至2014年，苏萨公司与有关包装公司连续每年订立内容基本相同的商标印刷合同及纸箱购销合同，将上述设计完成的标签及纸箱投入生产，并将使用该种包装、装潢的“特种兵生榨椰子汁”商品投入市场销售。2013年开始，苏萨公司投入大量时间、精力、物力对“特种兵生榨椰子汁”商品（详见附图二）进行广泛宣传，获得明显的市场竞争优势，具有较高的知名度和美誉度。

2015年，苏萨公司发现江苏恒大食品有限公司（以下简称恒大公司）委托盐城市彭城堂酒业有限公司（以下简称彭城堂公司）生产的“生榨椰子汁”（详见附图三）在市场上大量销售，该产品包装采用了与苏萨公司上述产品包装极为相似的包装、装潢，遂在南京市江宁区格伦食品销售中心（以下简称格伦销售中心）以公证购买的方式获得被控侵权商品，起诉至法院，请求判令恒大公司等立即停止侵权行为，赔偿经济损失。

2012年12月18日，案外人焦金明向国家知识产权局申请名为“饮料瓶（兵一兵生榨椰子汁1.25升）”的外观设计专利（以下简称“兵一兵”饮料瓶外观设计专利，详见附图四），于2013年6月5日获得授权

【法院认为】

南京铁路运输法院一审认为：

苏萨公司主张权利的“特种兵生榨椰子汁”产品的包装、装潢属于知名商品特有的包装、装潢，被控侵权商品使用了与苏萨公司的“特种兵生榨椰子汁”产品相近似的包装、装潢，构成侵权，恒大公司、彭城堂公司应当承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。南京铁路运输法院一审判决：

一、格伦销售中心立即停止销售包装、装潢与苏萨公司的“特种兵生榨椰子汁”商品包装、装潢近似的涉案侵权商品；

二、恒大公司、彭城堂公司立即停止在涉案侵权商品上使用与苏萨公司的“特种兵生榨椰子汁”商品近似的包装、装潢；

三、恒大公司、彭城堂公司共同赔偿苏萨公司经济损失20万元。

恒大公司、彭城堂公司不服一审判决，向南京中院提起上诉。

南京中院二审认为：

案外人焦金明所有的“兵一兵”饮料瓶外观设计专利与苏萨公司“特种兵生榨椰子汁”的包装、装潢相比较，整体构成近似。可见苏萨公司在本案中主张的知名产品特有包装、装潢与案外人的有效专利权相冲突。苏萨公司涉案产品的知名度，缘自其长期对该产品的生产销售和宣传推广，其于一审提交的有关知名度等一系列证据，证明其对涉案商品的宣传推广和销售行为均发生在“兵一兵”饮料瓶外观设计专利申请日之后，而该专利产品亦为椰子汁。苏萨公司于二审提交的QQ空间照片，因受QQ空间受众范围的影响，亦不足以证明在“兵一兵”饮料瓶外观设计专利申请日前，已对涉案商品进行宣传推广。根据现有证据可以认定，苏萨公司涉案商品获得知名度之前，其包装、装潢已被用于椰子汁的包装、装潢，故特有性不足，苏萨公司“特种兵生榨椰子汁”包装、装潢不属于反不正当竞争法规定的特有包装、装潢，对其要求依据反不正当竞争法对该包装予以保护，追究恒大公司、彭城堂公司、格伦销售中心的民事责任，不予支持。

南京中院二审改判：撤销一审判决，驳回苏萨公司一审诉讼请求。

苏萨公司不服终审判决，向江苏高院申请再审。

江苏高院再审认为：

知名商品包装、装潢的特有性是指该商品包装、装潢不为相关商品所通用，能够起到区别商品来源的作用。如果商品的包装、装潢具有新颖性和独创性，将该种包装、装潢用于商业活动，则该包装、装潢通常会起到区别商品来源的作用，因而具备特有性。本案中，苏萨公司主张的“特种兵生榨椰子汁”商品包装、装潢具有新颖性和独创性，经苏萨公司投入商业使用，使该包装、装潢具有一定知名度，能够起到区别商品来源的作用，具备特有性。

首先，苏萨公司提供了大量证据，可以证明其于2009年12月即委托他人设计涉案“特种兵生榨椰子汁”商品的标签和纸箱，2010年，苏萨公司将其设计完成的标签及纸箱作为包装、装潢使用在其生产的“特种兵生榨椰子汁”商品上并投入市场销售。其次，案外人焦金明的“兵一兵”饮料瓶外观设计专利的申请日期为2012年12月18日，但苏萨公司采用蓝白相间迷彩图案作为“特种兵生榨椰子汁”商品包装、装潢的设计图稿第一版已于2009年12月完成，使用该图案的商品在2010年也已投放市场推广销售，之后两个版本的设计仅是装饰“特种兵”商标的图案略有改动，作为蓝白相间迷彩背景的整体图案未有实质性改动，这两个版本设计图稿的完成时间也均早于上述外观设计专利申请日。外观设计专利权的取得并不经过实质性审查，故“兵一兵”外观设计专利权的合法性及有效性值得存疑。本案目前并无证据证明该外观设计专利产品在专利申请日之后已经实际投入市场销售，也无其他证据表明市场上有他人早于苏萨公司在生榨椰子汁商品上采用类似的包装、装潢，故根据现有证据，应当认定苏萨公司首先将蓝白相间迷彩图案使用于“生榨椰子汁”商品的包装、装潢设计，具有独创性。苏萨公司将该包装、装潢用于其生产的商品上，并在2013年以后进行了大量的广告宣传推广和销售，从而使该商品逐渐产生知名度，为相关消费者所知悉。在此情形之下，该商品的包装、装潢起到了区别商品来源的作用，构成知名商品的特有包装、装潢。

恒大公司、彭城堂公司与苏萨公司属于同业竞争者，理应知晓苏萨公司在先使用并具有一定知名度的“特种兵生榨椰子汁”商品所采用的包装、装潢，却在相同商品上使用视觉上基本无差别的商品包装、装潢，足以使相关公众对商品的来源产生误认，构成不正当竞争，应当承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。

江苏高院再审判决：撤销二审判决，维持一审判决。

【典型意义】

本案涉及普通公众广为熟知的一种饮料“特种兵生榨椰子汁”的知名商品特有包装、装潢被仿冒侵权的认定。知名商品包装、装潢的特有性是指该商品包装、装潢不为相关商品所通用，特别强调能够起到区别商品来源的作用。如果商品的包装、装潢具有新颖性和独创性，将该种包装、装潢用于商业活动，则该包装、装潢通常会起到区别商品来源的作用，因而具备特有性。如果商品的包装、装潢不具有新颖性或独创性，但经过商业使用，该商品的包装、装潢具有了一定的知名度，成为相关公众区分商品来源的标识，则同样可以认定具备特有性。

在认定涉案“特种兵生榨椰子汁”的包装、装潢是否特有的过程中，被告抗辩其使用案外人拥有的一个图案与涉案“特种兵生榨椰子汁”商品使用的包装、装潢整体近似的外观设计专利。经过一审、二审判决后，本案通过再审判决认定涉案知名商品包装、装潢的设计以及使用该设计作为包装、装潢的商品投入市场推广销售的时间均早于外观设计专利申请日，也无证据证明外观设计专利权在专利申请日之后、在涉案“特种兵生榨椰子汁”商品产生知名度的期间内，该外观设计专利产品已经实际投入市场销售，从而影响“特种兵生榨椰子汁”商品包装、装潢的新颖性和独创性。因此，该知名商品的包装、装潢能够起到区别商品来源的作用，构成知名商品的特有包装、装潢，最终维持了一审法院认定被告构成侵权，责令其停止使用涉案包装装潢以及赔偿损失20万元的判决，从而有效保护了权利人的相关权益。本案判决的意义还在于教育广大消费者在购买此种商品时，注意辨别，谨防假冒；同时告诫商品经营者要诚信经营，尊重他人知识产权，不得未经许可仿冒他人具有较高知名度的商业标识。“拿来主义”绝对不可取。

附：被控侵权商品的正视图（图1）、左侧视图（图2）、右侧视图（图3）、苏萨公司商品的正视图（图4）、左侧视图（图5）、右侧视图（图6）

苏萨公司标签设计图2009年（图7）、2010年（图8）、2012年（图9）

ZL201230638392.6饮料瓶(兵一兵生榨椰子汁1.25升)外观设计照片

9. 专利无效宣告决定对行政处理决定影响的专利侵权行政纠纷案

案号：无锡中院（2016）苏02行初113号

江苏高院（2017）苏行终610号

原告：江阴澄华投资发展有限公司

被告：无锡市知识产权局

第三人：无锡市红光标牌有限公司

【裁判要旨】

专利行政执法机关基于有效专利权作出行政处理决定，在之后的行政诉讼过程中，该专利被宣告无效，且专利权人已就无效决定提起行政诉讼的，审理法院经综合考量专利权人及行政相对人的利益平衡，可以参照专利侵权民事诉讼“先行裁驳、另行起诉”的精神，先行撤销行政处理决定。如果涉案专利权最终被确认有效，专利权人仍可以依法主张权利，寻求相应的行政救济或司法救济。

【基本案情】

2014年9月4日，无锡市红光标牌有限公司（以下简称红光公司）向国家知识产权局提出了一项名为“滚筒洗衣机平衡块模具”实用新型专利权申请，于2015年1月7日获得授权，专利号为ZL201420510142.8。2016年4月，红光公司向无锡市知识产权局（以下简称无锡知产局）提交专利侵权纠纷处理请求，认为江阴澄华投资发展有限公司（以下简称澄华公司）未经同意，擅自制造侵犯涉案专利的模具用于制造产品，并进行规模生产，生产了大量平衡块产品，给其造成经济损失500万元，请求：1.责令澄华公司立即停止侵权行为，停止使用侵权产品；2.责令澄华公司销毁所有侵权产品；3.对因侵权而给红光公司造成的经济损失给予赔偿调处，请求赔偿金额为500万元。无锡知产局受理后，向澄华公司送达了答辩通知书、请求书副本、合议组组成人员通知书等相关法律文书，对澄华公司进行了调查取证，并于2016年6月16日进行口头审查，双方均委托相关人员参加了口头审查。口头审理后，红光公司撤回了第2、3项请求。2016年7月29日，无锡知产局作出锡知（2016）纠字12号专利侵权纠纷处理决定，认定被控侵权模具落入涉案专利的保护范围，澄华公司使用被控侵权模具的行为侵犯了红光公司的涉案专利权，据此决定责令澄华公司立即停止侵权行为，停止使用侵权产品。澄华公司不服诉至一审法院，请求撤销涉案行政处理决定。一审诉讼中，澄华公司向国家知识产权局专利复审委（以下简称专利复审委）提出涉案专利无效宣告请求。2016年12月27日，专利复审委作出第30975号无效宣告请求审查决定书，宣告涉案专利全部无效。

【法院认为】

无锡中院一审认为：

无锡知产局在作出涉案行政处理决定时虽有一定的事实和法律依据，但鉴于涉案专利权已被宣告无效，该情形对于涉案行政处理决定具有追溯力，故澄华公司请求撤销涉案行政处理决定的请求成立，予以支持。遂判决：撤销无锡知产局作出的锡知（2016）纠字12号专利侵权纠纷处理决定。无锡知产局不服一审判决，向江苏高院提起上诉。

江苏高院二审认为：

专利权本质上是一种私权，与当事人的利益密切相关。当出现涉及专利权争议时，专利权人依法可选择行政救济或司法救济。行政救济与司法救济虽然在救济机关、程序、手段等方面有所不同，但行政执法与司法裁判两者所体现的价值取向是相同的，即都是在保护专利权的同时，兼顾专利权人与社会公众的利益平衡。本案中，无锡知产局进行行政处理的过程中，涉案专利权处于有效状态。无锡知产局基于当时合法有效的涉案专利权作出的涉案行政处理决定，事实清楚，适用法律正确，程序合法，并无不当。

但本案的特殊性在于，在一审诉讼过程中，专利复审委于2016年12月27日作出第30975号无效宣告请求审查决定书，宣告涉案专利全部无效。虽然红光公司对于该无效宣告决定已经提起行政诉讼，行政诉讼的结果有可能维持该无效宣告决定，当然也可能撤销该无效宣告决定，责令专利复审委重新作出，但涉案专利目前处于不稳定状态是客观事实。因此，在涉案专利处于不稳定的状态下，如果维持涉案行政处理决定有效，即责令澄华公司停止侵权行为等，对行政相对人澄华公司的利益影响重大，一旦涉案专利最终被确认无效，可能造成难以弥补的损失。如果选择中止诉讼，鉴于专利确权程序行政诉讼周期漫长，随之带来较长的等待时间仍有可能不当加重涉案行政处理决定对澄华公司的影响。

综合考虑专利权人及行政相对人的利益平衡，本案参照专利侵权民事诉讼中“先行裁驳、另行起诉”的精神，撤销涉案行政处理决定更为妥当与适宜。专利侵权民事诉讼之所以作出“先行裁驳、另行起诉”的规定，是由于我国专利法规定了“民行二元分立”的诉讼架构，即权利人主张被告侵犯其专利权，被告往往向专利复审委另行提起宣告专利权无效的请求，而审理专利侵权纠纷的法院无权审查专利权的效力，通常中止诉讼，等待专利复审委的审查结果；对于专利复审委的审查结果，当事人又可以进行行政诉讼，这就导致专利侵权民事纠纷案件循环诉讼情况突出，审理周期较长。为了平衡双方当事人的利益关系，提高专利侵权诉讼的审理效率，尽可能缓解专利诉讼审理周期较长对当事人的不利影响，专利侵权民事诉讼设立了“先行裁驳、另行起诉”制度，即在专利复审委作出宣告专利权无效的决定之后，审理专利侵权纠纷的法院可以从程序上裁定驳回起诉，无需等待行政诉讼的最终结果，并通过“另行起诉”给权利人以司法救济途径。本案中，涉案专利权已处于不稳定的状态，在此情形下为避免行政诉讼的过分拖延和平衡各方当事人的利益，应参照民事诉讼中“先行裁驳、另行起诉”的精神，撤销涉案行政处理决定。如果经过司法审查程序涉案专利权最终被确认有效，红光公司仍可以依法主张权利，寻求相应的救济包括行政救济、司法救济，或与澄华公司协商解决争议。

行政机关在进行行政处理或行政处罚的过程中，应当保持行政执法的谦抑与平衡，遵循过罚相当原则，避免不当损害行政相对人的合法权益。本案在涉案行政处理决定作出之后，涉案专利被专利复审委宣告无效，该无效宣告决定目前尚处于行政诉讼阶段，如何解决该无效宣告决定对涉案行政处理决定的影响，即本案究竟是选择维持还是撤销涉案行政处理决定，抑或中止诉讼，应当考虑行政执法和行政诉讼的基本原则和基本价值取向。同时需要指出的是，一审判决撤销涉案行政处理决定，体现了兼顾专利权人与行政相对人利益平衡的考量，但鉴于专利复审委的无效宣告决定正处于司法审查之中，尚未最终发生法律效力，而《中华人民共和国专利法》第四十七条适用于已经生效的无效宣告决定，故一审判决适用该条文，属于适用法律错误，予以纠正。

最终，二审经审查认定，一审判决部分适用法律错误，但裁判结果并无不当，应予维持，遂依法作出驳回上诉的判决。

【典型意义】

行政机关在进行行政处理或行政处罚的过程中，应当保持行政执法的谦抑与平衡，遵循过罚相当原则，避免不当损害行政相对人的合法权益。本案的特殊性在于，无锡知产局对被控专利侵权行为进行行政处理时，涉案专利权处于有效状态，而在一审行政诉讼中，涉案专利被专利复审委宣告全部无效，红光公司已经对该无效宣告决定提起行政诉讼。在此情形下，如何解决该无效宣告决定对涉案行政处理决定的影响，成为本案审理的关键。对此，存在三种处理方式：一是维持涉案行政处理决定有效；二是中止诉讼，等待无效宣告决定行政诉讼的最终结果；三是参照专利侵权民事诉讼中“先行裁驳、另行起诉”的精神，撤销涉案行政处理决定。在涉案专利处于不稳定的状态下，如果选择第一种处理方式即维持涉案行政处理决定有效，对行政相对人澄华公司的利益影响重大，一旦涉案专利最终被确认无效，可能造成其难以弥补的损失。如果选择第二种处理方式即中止诉讼，鉴于专利确权程序行政诉讼周期漫长，随之带来较长的等待时间，仍有可能不当加重涉案行政处理决定对澄华公司的影响。经过综合考量专利权人及行政相对人的利益平衡，该案最终选择了第三种处理方式即参照专利侵权民事诉讼中“先行裁驳、另行起诉”的精神，撤销涉案行政处理决定。该案系江苏法院在“三合一”框架下审理的又一新类型知识产权行政诉讼案件，该案对于进一步明确行政执法的原则和标准，促进知识产权行政执法水平的提升，具有重要意义。