中企当未雨绸缪应对专利讼争

美国专利诉讼的救济措施与中国类似。国际保护知识产权协会中国分会副会长、国际知识产权律师联合会中国分会副会长龙传红在“走出去”与知识产权海外维权实务交流培训会上分析说，首先是临时禁令。“比如我国的平衡车在某展会上被美国法院颁布了临时禁令，被认为是侵权产品，因而不得不撤展。”其次是永久禁令，即经过法院审判后被判定侵权，禁止在美国生产、销售、许诺销售、进口和使用相关产品。龙传红说：“美国专利侵权的金钱赔偿是非常普遍的，而且赔偿金额非常高，几千万甚至上亿美元并不罕见，比中国的赔偿多几十、上百倍。美国的专利诉讼还有一个特点，即惩罚性赔偿。如果专利权人能够证明被告是故意侵犯其专利权，法院就可以在根据‘填平原则’计算的赔偿金额的基础上，给予三倍的惩罚性赔偿。”

如何应对甚至避免美国的专利诉讼？龙传红解释说，一是慎重对待收到的警告信。许多情况下，外国人在起诉中国企业专利侵权之前，会给该企业发送警告信，提示企业有可能侵犯了自己的专利权，需与之协商、谈判。“来自美国的警告信是非常值得警惕的，因为其赔偿额非常高，救济措施也比中国的相应措施更严厉。”二是法律意见书。“中国企业要避免在美国被判故意侵权，通常需要做一个法律意见书。”龙传红指出，产品在出口到美国之前，需要找美国的律师对这一产品是否侵犯别人的专利权进行专利检索，并进行法律分析，得出产品不会侵犯美国有效专利权的结论。有了这样的准备工作，进入美国市场并被判故意侵权的风险就大为降低了。

中国企业要如何应对美国的知识产权诉讼，可以从华为和思科的案件得到一些启示。在2003年，美国思科在得克萨斯东区法院起诉华为和华为的美国子公司侵犯知识产权，包括专利权、版权、商标权、不正当竞争等。华为很重视这个案子，首先，聘请了美国律师积极应诉；其次，停止了一部分产品在美国的销售；再次，与3COM公司成立合资公司，并请公司CEO为其作证，且提出了反诉，反诉的理由是思科涉嫌垄断。“经过一段时间的审理，东区法院判华为至少在版权方面有问题，随后双方进行和解谈判，达成和解协议。经过此案件，华为公司的知识产权意识和知识产权管理水平大幅提升。最近，华为公司在美国主动出击，起诉韩国三星公司侵犯其专利权。中企在海外市场在不断提升运用专利权维护自身利益的水平。“当然，美国还有一个更有特色的程序，就是‘337’调查。”龙传红说，“这是美国国际贸易委员会对不公平进口行为的一种调查，涉及知识产权。它是1930年关税法第337节的简称。‘337’和专利诉讼不同，前者是行政程序，行政程序的特点是‘快’，救济手段也不一样，即没有赔偿。”

“337”调查后，如果认定侵权成立，美国国际贸易委员会没有权力要求企业赔偿金钱，但它可以发布排除令和禁止令，即禁止某一个类型的产品进口到美国，或者在美国销售。

在“337”程序中，什么公司能成为被告？龙传红解释说，第一是将涉案产品进口到美国的进口商；第二是在美国销售产品的销售商和零售商；第三是涉案产品的制造商。对中国制造企业来说，不管其产品是直接出口还是通过中间商出口到美国，都可能成为“337”调查的对象。
龙传红指出，“337”调查涉案的中企越来越多，原因有以下几点：

一是中国制造出口到美国的产品越来越多，尤其是有一定技术含量的产品，如机电类的产品很容易成为“337”的调查对象。如果出口的是衣服、鞋帽、毛绒玩具等，这种相对技术含量低的产品不太容易涉及到“337”。

二是中国企业知识产权保护意识还比较淡。“坦率地讲，确有一些产品侵犯了美国的专利权，但企业自身并没有意识到这个问题，也没有引起足够的重视。”

三是美国专利权人的诉讼策略及高额的应诉费用让一些中国企业产生了畏难情绪。

因此，在应对337调查方面，企业也要有风险意识。龙传红分析，首先就是FTO（FreedomtoOperate）法律意见，即“自由使用的专利检索分析”。企业仍然要委托美国当地的律师事务所，对产品是否侵犯他人的专利权做检索和分析，并出据相关法律意见书。

其次是要有向国外申请专利的意识。如果在国外没有自己的专利，只能被动挨打。当前，我国企业在国外提交专利申请的数量不断增加，技术含量也越来越高，像华为这样的公司在美国申请的专利一方面是数量多，其次技术含量也越来越高。中国企业应该向国外申请专利，建立自己的专利组合，这样，在被诉讼的时候才会有还手的武器。

最后，如果我们的产品在国外被诉了，不管是专利侵权的民事诉讼还是通过“337”这种行政程序被诉，一定要积极应诉，在欧美发达国家不应诉基本上就意味着败诉。“花几百万律师费应诉确实要慎重，但放弃了，企业被诉的产品就永远不能出口到美国了。”龙传红强调。