欧盟商标条例改革之侵权抗辩：混合的大杂烩

来源：worldipreview
作者：bombaert
编译：马竞可 李淑惠

欧盟商标条例中大部分修改的内容已在2016年3月23日生效，其变化不仅包括实体上的（增加了无效商标的绝对事由和抗辩理由），还包括文体上的（例如将原先的“欧共同体商标”统一改称为“欧盟商标”）。目前改革初期的尘埃暂时落定，本文将侧重于修法前后商标侵权抗辩理由的变化，供受诉累风险的当事人了解立法情况。

“我的名字，你别玩坏了”

欧盟商标条例引进了不少新的侵权抗辩理由，其中最引人注意的是“个人名称”抗辩的限制。根据旧条例，行为人使用的企业名称涉嫌侵犯他人商标权的，可以以所涉商标是自己的名称（无论是公司名称还是商业名称）为由进行抗辩。这种情形曾让很多商标权利人感到困惑，目前在英国仍然存在。但在条例修订后，该抗辩的使用被限定为自然人对其姓名的使用，排除了以商业名称及公司名称适用该抗辩的可能。

这大概是侵权角度下新条例最大的改变。一直以来，很多企业成功借助“个人名称”的抗辩大量使用“他人”的商标，但这些案例在新条例下或将结果迥异。其中最出名的案件莫过于“Assosv. ASOS”案。在该案中，原告Assos服饰公司系“ASSOS”商标的权利人，被告ASOS是英国知名的网络服装销售商。原告Assos服饰公司诉称：被告ASOS在网站中使用“ASOS”商标的行为容易造成消费者混淆并损害其“ASSOS”商标的显著性，构成商标侵权。被告ASOS则以“ASOS”是其“个人名称”为由进行抗辩，主张“ASOS”是其店名：即As seen on screen（实物如你屏幕所见）的首字母缩写，不构成侵权。法院最终支持了被告的抗辩理由，其在判决书中标明：个人使用自己的名字或者地址作为商标使用不侵犯已注册的在先商标权，只要证明“该名字在相关行业或商业领域存在真实使用”即可。

(来源：https://www.rpc.co.uk/perspectives/ip/as-seen-at-the-court-of-appeal；https://www.harbottle.com/news/assos-v-asos/）

上图是网店ASOS的logo，下图是骑行服装装备Assos的标识

虽然修法带来的影响巨大，但不意味着诸如ASOS的企业们会全军覆没。若个人将某个特定标识用在贸易中且使用了很长时间，则他仍有可能靠“同时期真实使用”来抗辩侵犯在先注册商标的控告。这就是为什么啤酒巨头百威（Budweiser）商标的所有人美国安海斯-布希（Anheuser-Busch）未能阻止捷克啤酒商“捷克百威”（Budvar）在啤酒瓶上使用百威商标（Budweiser）的理由。

捷克百威（左）vs. 美国安海斯－布希百威（右）

影响力指数：★★★☆☆

引用商标或描述性使用 

企业常常在描述事实时使用商家标识或者提及商品、服务的所有人。例如，在关于“在汽车模型上使用“欧宝”（Opel）商标”的诉讼中，曾有制造商以描述性使用为由进行抗辩。另外，一些为汽车等商品提供维修或配件服务的企业，经常使用原商品的商标来宣传他们的服务或商品。

“描述性使用”的抗辩在新商标条例中被扩大，从而在第三方使用商标指代正品或服务时提供了抗辩理由。通常，这类抗辩是由提供维修或配件服务的企业使用的，但是没有理由使该抗辩理由的适用范围仅止于此。例如，在广告宣传中，（第三方为避免被控侵权）有时会将商标模糊掉或者将车辆的徽章去掉。这种预防性措施也许是合理的（尽管应该注意广告使用的具体欧洲地区），但是如果广告商在广告中突出展示品牌产品，现有的欧盟商标条例所提供的侵权抗辩相比旧条例或许会更容易适用。

如果广告商在广告中突出展示品牌产品，现有的欧盟商标条例所提供的侵权抗辩相比旧条例或许会更容易适用。

尽管现行的侵权抗辩理由扩大化，但对商标的使用仍需要“遵循诚实原则”。虽然目前还没有任何适用修改后抗辩理由的案例，但潜在的侵权者很难达到“诚实使用”的标准，正如近日欧盟法院根据旧条例对宝马一案所做的裁决一样。这可能就意味着这些变化的影响是相当有限的。

有人说这些变化可能意味着赋予了（他人）戏仿商标的权利。然而，迄今为止还没有任何关于商标戏仿侵权的案件中被告企图以“引用商用”进行抗辩。第一个吃螃蟹的人可能会冒很大风险。

影响力指数：★★☆☆☆

“要么使用，要么撤销” 

若起诉方没有使用涉案商标，侵权诉讼的被告曾一度可通过提起反诉的方式对起诉方的商标申请无效。而新条例赋予了被告无需另行提起反诉，即可要求原告举证证明自己已使用涉案商标的权利。考虑到诉讼成本等原因，被告可能会更喜欢将“没有使用”（non-use）作为一项抗辩而非反诉进行对抗，但该影响目前来看并不是很大。

影响力指数：★☆☆☆☆

功能性商标 

旧的商标法条例对功能性商标的注册进行了限制，包括：仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状(条款7 商标注册绝对无效理由1.（e）, REGULATION (EU) 2017/1001)，不得注册。实践上述条款的最著名的例子体现在雀巢公司经历的申请“四指”巧克力棒作为欧盟商标的艰难时刻。

奇巧巧克力棒，雀巢公司曾用其外形申请欧盟注册商标，但最终被欧盟法院否决

新条例扩张了上述功能性检验标准的适用范围，从形状扩张到“任何其他特征”。这点也许不会引起大家的注意，但是由此带来的改变可能是深远的。修改后的商标条例已经被解读成为非传统商标（non-traditional trademarks）大开绿灯的代表，例如气味商标和声音商标。

然而，当一个商标仅仅由功能性的特征组成，则不可能获得注册。一瓶香水的气味当然是功能性的，因此它如何逃过不被注册的命运？同样，颜色组合有时被使用在药品上以显示药品种类和计量，该颜色组合的功能目的也可能导致其不能被注册为商标。

而这些和侵权抗辩的联系在哪里？被告在面对侵权诉讼时经常提起反诉并使用“商标无效”的大招来质疑商标权利人的权利基础。对于形状商标，典型的做法就是搜取一些关于商标具有功能性的事实，然后以此提出商标注册有效性的异议。

而现在，这项功能性限制已经扩张到任何其他特征。这也许会导致更多的商标（特别是非传统商标）基于此而被提出异议，这实质上给被告提供了进一步抗辩的理由。

影响力指数：★★★☆☆

结论 

评价变化带来的结果的其中一个困难之处是，很多案件并没有从另外一种可能性进行诉讼，或者他们已经提前和解了。目前还没有案件利用新抗辩理由进行对抗成功或者失败的有效数据。

侵权起诉程序一般来说都要耗上至少一年的时间才能走到开庭阶段。因此，这也就不奇怪现在还没有任何报道声称：修法的变化导致发生在近18个月内的案例产生了不同的结果。

然而，上述改变对于权力持有人和潜在的侵权者来说都还是薛定谔的猫，喜忧参半。剥夺了企业以“个人名称”进行抗辩的权利可能对被告方造成影响，而商标功能性抗辩的扩张也许会让非传统商标权利人在实施权利前三思而后行。