雀巢奇巧巧克力立体形状商标被认定不具有显著性

来源 | 英格兰和威尔士上诉法院
编译 | Bruce

随着商标保护理论和实践的发展，形状商标、声音商标、颜色商标、气味商标等新型商标的注册问题已经受到广泛关注。瑞士食品生产商雀巢公司（Société des Produits Nestlé S.A.，以下简称“雀巢”）与英国糖果企业吉百利公司（Cadbury UK Ltd，以下简称“吉百利”）之间，关于雀巢四指奇巧（KitKat）巧克力条立体形状商标注册的“马拉松”式商标战，就是其中最为人津津乐道的话题之一。近日，该案有了最新进展：雀巢针对这一立体商标被拒绝申请的上诉，再次被法院驳回。

当地时间5月17日，英格兰和威尔士上诉法院对雀巢与英国糖果公司吉百利之间这起诉讼做出判决，认定争议商标没有获得显著特征，驳回了雀巢针对英国知识产权局拒绝注册争议商标决定的上诉。 

一路坎坷的奇巧立体商标

2010年7月8日，雀巢向英国知识产权局（UKIPO）提出注册下图所示立体商标的申请。该商标申请注册在第30类商品或服务中的“巧克力、巧克力糖果、巧克力制品、糖果、巧克力制剂、烘焙食品、糕点、饼干、具有巧克力涂层的饼干、巧克力威化饼、蛋糕、饼干、威化饼”上。2010年10月29日，英国知识产权局对该商标予以公告。

UK00002552692商标（来源：UKIPO）

随后，吉百利对争议商标提出异议，理由是该商标缺乏任何显著特征，并且仅仅是由商品基本性质所产生的形状，是用来帮助生产、便于掰开商品所必要的。雀巢则反驳称，雀巢已经通过使用使该商标获得显著性，该商标满足标识商品来源的必要功能，相关商品有多种形状，争议商标并非商品基本性质所产生的必然结果，同时，该商标并非所有必要特征都承担帮助生产、分割商品技术功能，也有很大部分体现非功能性、任意性元素。

2013年3月18日，英国知识产权局对该异议举行了听审，双方围绕争议焦点展开了激烈辩论。2013年6月20日，英国知识产权局听证官Allan James对吉百利对雀巢立体商标申请的异议做出决定，认为争议商标缺乏内在显著性，拒绝了该商标在除蛋糕和糕点以外的商品或服务类别上的申请。

雀巢对英国知识产权局的决定表示不服，遂上诉至英格兰和威尔士高等法院，法院于2013年12月开庭审理了此案。英格兰和威尔士高等法院Arnold J法官认为，听证官认定争议商标在蛋糕和糕点类商品或服务上具有内在显著性，是错误的；在获得显著性方面，为了对上诉做出判决，有必要向欧盟法院请求初步裁决。2016年1月20日，英格兰和威尔士高等法院宣布了该案的判决结果。Arnold J法官在判决意见中表示，听证官在获得显著性的法律问题的处理上正确无误，争议商标没有获得显著特征，而欧盟法院（CJEU）未对Arnold法官所咨询的问题给予充分的回答。因此，Arnold J法官驳回了雀巢针对英国知识产权局决定的上诉。

此后，雀巢再次上诉至英格兰和威尔士上诉法院，称“相当比例”的相关消费者，在面对该立体形状时，能够将其识别为奇巧巧克力；如果他们识别了该形状，那就意味着这一形状可以标识“特定来源的特定产品”。 

上诉法院：商标不具有显著性

英格兰和威尔士高等法院大法官庭庭长Geoffrey Vos法官，与David Kitchin法官、Christopher Floyd法官，共同形成了一致的判决意见。判决书的主要部分由Kitchin法官撰写，另两位法官也附上了自己的意见。

在这份篇幅长达32页的判决书中，Kitchin法官表示：“我们认为一件巧克力产品立体形状的商标不具有显著性。”

他解释道，消费者不太可能像对待一个新造词或者一个花哨的名字那样，将其视为商品或服务来源的标记。“现在假设，以该形状呈现的产品已经使用一个内在具有高度显著性的品牌进行大规模销售，然后这一形状也以这种方式变得知名。这并不一定意味着，公众已经将该形状认作商品或服务来源的标记，从而仅仅依靠辨认这一形状来识别该产品是否来自特定来源。他们可能只是将该形状视为此类商品的一个共同特征，也可能通过该形状联想起他们以前熟知的商品和品牌。但在商标案件中，这样的认识和联系并不能赋予其显著性，正如欧盟法院在其初步裁决中所确认的那样。”
雀巢会继续上诉？

雀巢如果不服此次英格兰和威尔士上诉法院的判决结果，可以上诉至英国最高法院。不过雀巢方面目前还没有对外表示是否会继续上诉。雀巢的一位发言人表示雀巢对此次判决感到失望，并称正在考虑下一步计划。

雀巢发言人称：“这一判决并不意味着我们的四指形状可以在英国或是其他地方自由使用。奇巧巧克力在世界各地广受欢迎，其四指形状也为消费者所熟知。”

吉百利目前是亿滋国际公司（Mondelez International, Inc.）旗下的品牌之一。亿滋的一位发言人表示：“我们对上诉法院今天的判决表示满意。正如我们之前所说的，我们认为奇巧巧克力条的形状在英国并不应该被作为商标来保护。”

事实上，雀巢与吉百利之间的商标恩怨并不是从雀巢奇巧巧克力立体商标案开始的。两家公司围绕吉百利颜色商标的一系列诉讼早已有之。

据称，吉百利早在1917年就开始使用紫色作为自己的识别色。2008年5月30日，吉百利被授予紫色（Pantone 2685C）商标。这一商标随后被雀巢提出了异议。雀巢认为，该商标不能以图形方式表示出来，因此不能注册商标；同时，吉百利所申请注册的商品或服务类别也过于宽泛。

Pantone官方网站给出的Pantone 2685 C颜色示例

虽然这场战役也是辛辛苦苦地打了五年，打到了英格兰和威尔士上诉法院，不过，最终雀巢没有能够成功阻止吉百利在巧克力等产品的包装上独家使用“吉百利紫”作为商标。法院经过审理，认为有足够证据表明公众将“吉百利紫”这种色彩与吉百利的巧克力产品联系在一起，吉百利有权在相关商品或服务上注册该颜色商标。 

结 语

不难看出，随着企业对自身知识产权和品牌保护的日益重视，形状、颜色、声音、气味等非传统商标的注册正在越来越流行，相关的商标纠纷或许也会相应呈现增长趋势。有评论认为，此次雀巢在奇巧巧克力立体商标案上的失利，可能潜在地提高了今后在英国注册形状类商标的门槛。而这些案例对于我国非传统商标的注册和保护，也将具有参考意义。